Categoria: I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti

Yuga Labs v. Ripps -Cahen: l’appello sulla pretesa violazione di marchio costituito da NFT conferma solo in parte la decisione di primo grado

L’appello del 9° circuito decide il caso in oggetto, n. 24-879, del 23 luglio 2025, c.d caso delle c.d. Bored Apes.

Avevo dato conto della decisione di 1° grado di aprile 2023. e viene ora rigettata la domanda di violazione di marchio.

La sentenza è interessante per gli aspetti tecnici e cioè i riferimenti agli NFT, dato che questi erano stato azionato come marchi (di fatto) copiati.

Segnalo qui tre punti:

1) gli NFT sono “beni” (goods) ai sensi della legge marchi (Lanham ACt) statunitense e dunque possono fruire della relativa tutela, p 21 ss;

2) non è vero che, cedendo gli  NFT (a 200 dollari cad.), erano stati ceduti pure i diritti di marchio (diverso discorso per il diritto di autore), pp 29-30;

3) molto interessante perchè chiarissima è la spiegazione del funzionamento degli NFT e del loro rapporto col bene “sottostante”, p. 6 ss..

Sentenza ben fatta e importante, da consultare per eventuali casi analoghi da noi.

Il marchio denominativo OPENAI è descrittivo e quindi non registrabile per servizi e prodotti informatici

E’  esatta la conferma di non registrabilità in UE del marchio in oggetto da parte di Trib UE 15.07.2026, T-555/25, Open AI inc v. EUIPO.

Basta che uno solo dei significati sia descrittivo, dice il Trib.

E comunque il segno è descrittivo, non producendo nessun significato ulteriore rispetto a quello prodotto dalla somma dei significati delle due componenti singolarmente considerate (Open ; AI).

<< 37 In the present case, having regard to the fact that the terms ‘open’ and ‘AI’ are easily and immediately recognisable, that the expression ‘open AI’ complies with the grammatical rules of English – the adjective preceding the noun – and that that expression does not contain any unusual element in its syntax, it must be held that that expression does not create, on the part of the relevant public, an impression which is sufficiently far removed from that produced by the mere juxtaposition of its constituent elements so that the expression in question is more than a sum of its parts. That public may understand the term ‘OPENAI’ as meaning either accessible or unrestricted artificial intelligence, based on open source principles, or even one that is transparent or explainable.

38      Furthermore, as the Board of Appeal correctly pointed out, the fact that the terms ‘open’ and ‘ai’ are joined without space cannot reinforce its fanciful nature. In that regard, it should be noted that the absence of a hyphen or space between the two words composing a sign does not amount to evidence of any creative aspect capable of rendering that sign non-descriptive (see, to that effect, judgment of 13 November 2008, Duro Sweden v OHIM (EASYCOVER), T‑346/07, not published, EU:T:2008:496, paragraph 52 and the case-law cited).

39      Moreover, it is of little consequence that the expression ‘open AI’ has no lexical meaning and does not constitute a recognised expression in English. The mark applied for is not required to appear in a dictionary or to be used in everyday language in order for it to be refused registration under Article 7(1)(c) of Regulation 2017/1001 (see, to that effect, judgments of 6 March 2015, Braun Melsungen v OHIM (SafeSet), T‑513/13, not published, EU:T:2015:140, paragraph 42, and of 13 July 2022, Brand Energy Holdings v EUIPO (RAPIDGUARD), T‑573/21, not published, EU:T:2022:450, paragraph 40).

40      It must be concluded that, taken as a whole, the sign applied for cannot create, on the part of the relevant public, an impression sufficiently far removed from that produced by the mere juxtaposition of the words of which it is composed to alter its meaning or scope>>

Il nome di un personaggio dei fumetti può essere un valido marchio, soprattutto se accompagnato dal segno ®

Così  Trib UE 13.05.2026, T-24/25, Les Éditions Albert René c. EUIPO – WORKS 11 MICHAŁ LUBIŃSKI, nella lite sul nome Obelix tra l’editore e un utilizzatore polacco non autorizzato per armi.

<<  54  In making those findings, however, the Board of Appeal failed to take into account the fact that it is apparent from the evidence submitted in the proceedings before EUIPO, including the images reproduced in the contested decision, that the applicant provided examples of various products on which the ‘®’ symbol, which means ‘registered trade mark’, is affixed to the right of the term ‘Obelix’ or ‘Obélix’. Similarly, on several items of evidence, where the term ‘Obelix’ or ‘Obélix’ is used with the term ‘Asterix’ or ‘Astérix’, the ‘®’ symbol is affixed separately next to each of them.

55      Accordingly, for the relevant public which will purchase those goods, the presence of the ‘®’ symbol will indicate that the term ‘Obelix’ is a registered trade mark and, therefore, that it serves as an indication of the commercial origin of the goods in question.

56      Likewise, the Board of Appeal was incorrect to exclude, in general, in paragraphs 60, 64 and 65 of the contested decision, the taking into consideration of most of the evidence for the sole reason that it concerned the use of the sign Obelix in combination with, and not separately from, the sign Asterix.

57      In that regard, it should be noted that there is no precept in the EU trade mark system that obliges the applicant to prove the use of its earlier mark on its own, independently of any other mark. The case could arise where two or more trade marks are used simultaneously without altering the distinctive character of the registered sign (see, to that effect, judgments of 8 December 2005, Castellblanch v OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, paragraphs 33 and 34, and of 14 December 2011, Völkl v OHIM – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, paragraph 100). Moreover, the possibility of proving that the earlier mark has a reputation cannot be ruled out on account of the mere fact that it appeared together with another term (see, by analogy, judgment of 29 November 2018, Louis Vuitton Malletier v EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T‑373/17, not published, EU:T:2018:850, paragraph 95). Accordingly, although the majority of the evidence relates to use of the term ‘Obelix’ in the expression ‘Asterix & Obelix’ or ‘Astérix & Obélix’, it cannot be ruled out that that evidence is capable of establishing that the term ‘Obelix’ was used as a trade mark and that the earlier mark might have acquired a reputation as a mark.

58      The term ‘Obelix’ can be perceived separately when it is used in combination with the term ‘Asterix’, in particular if, as is apparent from certain items of evidence, including those reproduced in the contested decision, the terms ‘Asterix’ and ‘Obelix’ or ‘Astérix’ and ‘Obélix’ are each accompanied by an ‘®’ symbol, demonstrating that they are distinct registered trade marks, each of which indicates, separately, the commercial origin of the goods and services at issue.>>

Come giustamente osserva Marcel Pemsel in IPKat , è sempre ostico proteggere come marchio i  personaggi di  opere dell’ingegno: è infatti tutt’altro che scontato che vengano percepiti come indicatori della fonte aziendale di provenienza.

L’inserimento di una data anteriore in marchio, tale da conferirgli un’aura di lunga tradizione e/o di elevato know how (in realtà inesistente), può essere inganno per i consumatori

Fattispecie interessante, anche se dall’esito scontato secondo il diritto dei marchi, quella decisa da Corte di Giustizia 26.03.2026, C-412/24, Fauré Le Page Maroquinier SAS, Fauré Le Page Paris SAS contro Goyard ST-Honoré SAS.

Fauré Le Page Paris aveva depositato due marchi francesi, recanti la dicitura «Fauré Le Page Paris 1717» per designare, in particolare, i prodotti «cuoio e sue imitazioni; bauli e valigie; borse da viaggio; borsette».

Un concorrente ne aveva però azionato la nullità per decettività (art. 3 § 1 lett. g) dir. 2008/95; ora art. 4.1.g),   dir. 2015/2436).

L’unico aspetto un poco interessante è l’osservazione  per cui, da un lato, la decettività deve per legge concernere il prodotto o il servizio, mentre, dall’altro,  la data (di “fondazione” potremmo dire) concerne l’azienda, se non addirittura l’imprenditore.

Ma ha buon gioco la CG nell’osservare che quest’ultimo aspetto poi si riverbera inevitabilmente sul prodotto.

24 Occorre ricordare che, affinché si possa accertare, secondo tale disposizione, che un marchio è stato registrato nell’inosservanza dell’impedimento alla registrazione attinente al rischio di inganno, deve essere dimostrato che il segno depositato ai fini della registrazione come marchio generava di per sé un rischio del genere, essendo irrilevante la successiva gestione di detto segno (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punti 55 e 56).

25 Inoltre, la nullità ai sensi di detta disposizione presuppone che sia accertata, sulla base delle circostanze del caso di specie, l’esistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del pubblico (v., in tal senso, sentenze del 30 marzo 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, punto 47, nonché dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 54).

26 Come indicato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 33 a 41 delle sue conclusioni, e come risulta sia dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95, che contiene un elenco esemplificativo di caratteristiche di prodotti o servizi, sia dall’obiettivo di tale disposizione, consistente nel contrastare gli inganni intrinseci al segno registrato come marchio o depositato a tal fine, l’accertamento che un marchio «[può] indurre in errore il pubblico», ai sensi di detta disposizione, deve fondarsi su un inganno in relazione a una caratteristica dei prodotti o dei servizi designati da tale marchio. Pertanto, l’impedimento alla registrazione e il motivo di nullità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 non possono essere applicati, in particolare, nei casi in cui il marchio controverso sia tale da indurre in errore il pubblico in relazione a una caratteristica del suo titolare, e non in relazione a una caratteristica dei prodotti o dei servizi che esso designa.

27 Nel caso di specie, sebbene, come si evince dal punto 13 della presente sentenza, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) abbia ritenuto che un segno che associa un anno ad una città possa evocare, nella mente del pubblico di riferimento, la data e il luogo di fondazione del titolare del marchio, questi due elementi non costituiscono, di per sé, caratteristiche dei prodotti commercializzati dalle società Fauré Le Page.

28 Ciò premesso, come risulta dal punto 20 della presente sentenza, tale giudice ha altresì ritenuto che tali prodotti rientrassero nel settore della pelletteria di lusso, che i marchi contestati fossero percepiti dal pubblico di riferimento come rivendicanti indebitamente, per il loro titolare, un’anzianità di diversi secoli in tale settore e che l’informazione errata così veicolata potesse influenzare la decisione di acquisto dei consumatori dei prodotti contrassegnati da uno di tali marchi, dal momento che i consumatori di articoli di pelletteria di lusso attribuiscono importanza alla storia e all’anzianità dell’impresa che li commercializza e ne deducono che tali articoli godono di una qualità e di un prestigio particolare.

29 Ebbene, come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, l’inclusione, in un marchio, di un numero percepito dal pubblico di riferimento come l’anno di fondazione dell’azienda può, eventualmente, evocare un savoir‑faire particolare, garanzia di qualità del prodotto designato da tale marchio e che contribuisce a conferirgli un’immagine di prestigio. Poiché la qualità del prodotto è una delle caratteristiche contemplate a titolo esemplificativo all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 e tale qualità può risultare, nel settore degli articoli di lusso, anche dallo stile e dall’immagine di prestigio del prodotto (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Copad, C‑59/08, EU:C:2009:260, punto 24), l’esistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del pubblico, ai sensi di tale disposizione, può essere constatata quando non sussistono il savoir‑faire di una siffatta estensione temporale e, pertanto, la garanzia di qualità e l’immagine di prestigio ad esso associati o che ne derivano.

30 Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se il numero menzionato nei marchi di cui si chiede l’annullamento sia percepito dal pubblico di riferimento come un anno di fondazione dell’azienda ed evochi un savoir‑faire particolare, come un savoir‑faire di lunga data, che conferisce una garanzia di qualità e un’immagine di prestigio al prodotto per il quale il marchio è registrato. In tale contesto, il giudice nazionale deve esaminare ciascuno dei marchi nel loro insieme prendendo in considerazione, in particolare, la presenza in essi, oltre al numero 1717, del termine «Paris» così come il messaggio che essi veicolano nella mente del pubblico di riferimento.

31 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che, qualora un marchio includa un numero che può essere percepito dal pubblico di riferimento come indicante l’anno di fondazione dell’azienda ed evochi, per il fatto che tale anno è risalente nel tempo, un savoir‑faire di lunga data che conferisce una garanzia di qualità e un’immagine di prestigio ai prodotti per i quali il marchio è registrato, quando invece un savoir‑faire di tale estensione temporale non esiste, se ne può dedurre che tale marchio può ingannare il pubblico, ai sensi di tale disposizione.

Il conflitto tra i marchi Lamborghini auto vs. Elettra Lamborghini: rapporto tra marchio rinomato e diritto al marchio per notorietà “civile” ex art. 8.3 cpi

Sull’oggetto pone qualche interessante insegnamento Cass. sez. I, 08/07/2025 n. 18.675, rel. Catallozzi, in un ricorso contro la decisione della Commissione ricorsi UIBM, su opposizione della Casa automobilitica alla registrazione del marchio denominativo “Elettra Lamborghini” .

Quest’ultima aveva deciso che in pratica il diritto al marchio in capo al titolare di segno di notorietà extracommerciale costituisce di per sè il “giusto motivo” di cui alla norma sulla rinomanza nel giudizio di novità (art. 12.1.e) cpi)

Sul parametro soggettivo del giudizio di abusività ex art. 12.e) cpi:

<<- la valutazione in ordine alla sussistenza di un serio rischio che l’uso del marchio posteriore tragga indebitamente dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore deve essere effettuata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, mentre quella in ordine alla sussistenza di un pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore deve, invece, essere effettuata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio anteriore è stato registrato, anch’esso normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (cfr., oltre a Corte Giust. CE 27 novembre 2008, C-252/07, Intel Corporation, Trib. UE 19 maggio 2021, Trib. UE 19 maggio 2021, T-510/19, Puma/ EUIPO – Gemma Group);>>;

Sul “giusto motivo” della stessa disposizione:

<<è stato puntualizzato che nel valutare l’esistenza di un giusto motivo occorre effettuare un bilanciamento tra gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare le funzioni proprie di quest’ultimo e gli interessi di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi;

– a tal fine, l’accertamento dell’esistenza di un “giusto motivo” richiede che il segno oggetto della richiesta di registrazione sia stato utilizzato anteriormente al deposito del marchio anteriore e che l’uso così fatto del segno avesse avuto luogo in buona fede;

– pertanto, l’uso del marchio richiesto deve soddisfare varie condizioni che permettono di confermare l’effettività di tale uso e la buona fede del titolare del marchio richiesto e, in particolare, occorre accertare che: il segno che corrisponde al marchio richiesto sia stato oggetto di un uso serio ed effettivo; l’uso di tale segno, in via di principio, sia iniziato prima del deposito del marchio anteriore notorio o, almeno, dell’acquisizione da parte di tale marchio della sua notorietà; il segno corrispondente al marchio richiesto sia stato utilizzato in tutto il territorio per il quale il marchio anteriore notorio era registrato; l’uso non sia stato, in via generale, oggetto di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore notorio (cfr. Trib. UE 1 marzo 2018, T-296/16, Shoe Branding Europe/ EUIPO – adidas; Trib. UE 5 luglio 2016, T-518/13, Future Enterprises / EUIPO – McDonald’s International Property);>>.

Sul rapporto tra diritto in capo all’utilizzatore civile successivo e diritto sul marchio anteriore:

<<- la sentenza impugnata ha omesso di verificare la sussistenza di tali condizioni, limitandosi a ritenere che la notorietà in campo artistico e musicale del nome costituente il segno di cui si chiedeva la registrazione assumesse rilevanza ex art. 8, terzo comma, c.p.i. e, conseguentemente, costituisse un giusto motivo idoneo a superare l’impedimento alla registrazione dedotto dalla ricorrente;

– tale argomentazione non appare concludente, in quanto, in primo luogo, muove da una individuazione del significato della nozione di giusto motivo rilevante ai fini in esame non corretta, poiché non coerente con quanto indicato dalla riferita giurisprudenza;

– in secondo luogo, omette di considerazione che l’art. 8, terzo comma, c.p.i., nel consentire la registrazione all’avente diritto o con il consenso di questi del nome di persona e dei segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, ha la finalità, oltre che di ammettere la registrabilità come marchi di impresa di tali segni (e alle condizioni ivi previste), di individuare i soggetti che possono chiedere la registrazione degli stessi, onde riservare a questi lo sfruttamento commerciale della notorietà acquisita;

– tale norma non si preoccupa, invece, di regolare i conflitti con i marchi già registrati, i quali rimangono disciplinati dalle regole ordinarie;>>

Quest’ultimo è il punto più importante: chi scende nell’arena competitiva ex art. 8.3 cpi, ne accetta le regole , tra cui quelle sulla novità.

Il marchio denominativo “GPT-3” per servizi software è nullo perchè descrittivo

La Cancellation Division EUIPO 17.10.2025 , Century Tal Holding (di Singapore) c. OpenAI Opco, ha deciso che il marchio in oggetto, registrato il 25.08.2021 (con priorità USA 04.08.2020), per classe 42 per servizi software, è nullo perchè descrittivo.

Il problema giuridico principale era il giudizio da rendere alla data del deposito prioritario (quello USA) : e ha deciso che all’epoca il termine era già descrittivo.

<<It is the opinion of the Cancellation Division, that Annex 8 (published in April 2020) together with the references to other articles published before the relevant date, confirms that already before the priority date of the contested EUTM, the acronym ‘GPT’ had been used denote a technology or AI system that involves ‘generative pre-trained transformers’ and had been immediately recognised, at least by the professional part of the relevant public, as an acronym identical to the full descriptive meaning ‘Generative Pretrained Transformer’. As correctly pointed out by the applicant, the addition ‘-3’ refers to the third (improved) generation/version of a GPT. As has already been confirmed, the relevant public is accustomed to such descriptive use when the numbers are used in connection with an acronym or an abbreviation (14/06/2023, R 259/2023-1 ‘HPD2’, §25). This meaning of the sign is obvious and can be understood directly from the contested mark without any elaborate interpretation or doubt. (…)

In light of the foregoing, it is concluded that the contested trade mark ‘GPT-3’ consists exclusively of an indication that may serve, in trade, to designate a characteristic of all the contested services in Class 42 and that this situation existed at the time of filing of the contested mark as well as at the priority date of the contested mark. Therefore, the mark has been registered contrary to the provision of Article 7(1)(c) EUTMR>>

Analoghi esiti nelle altre due  decisioni in pari data tra le stesse parti sui marchi “GPT-4” ( marchio n°  18 848 432) e “GPT-5” (marchio n° 18 906 770)

 

 

Breve (e banale) jingle ammesso alla registrazione come marchio sonoro dal Tribunale UE

Trib. UE 10.09.2025, T-288/24, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), riconosce distintività al seg. marchio sonoro per servizi di trasporto facchinaggio magazzinaggio etc., riformando il giudizio reso in sede amministrativa: 

http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000018849003

 << 23  Occorre rilevare, al riguardo, che è già stato considerato che un segno sonoro caratterizzato da un’eccessiva semplicità e che si limitava alla mera ripetizione di due note identiche – nella fattispecie un suono che sarebbe assimilabile a una suoneria telefonica – non era idoneo, in quanto tale, a trasmettere un messaggio di cui i consumatori potrebbero ricordarsi, di modo che questi ultimi non lo consideravano un marchio, a meno che non avesse acquisito carattere distintivo in seguito all’uso (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2016, Marchio sonoro, T‑408/15, EU:T:2016:468, punto 51 e giurisprudenza citata).

24      Tuttavia, come giustamente sostenuto dalla ricorrente, vari elementi consentono di ritenere che le caratteristiche del marchio richiesto in termini di durata e di pregnanza consentano di dimostrare l’esistenza piuttosto che l’assenza di un carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 12 a 18.

25      Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda gli usi del settore economico di cui trattasi nel caso di specie, è notorio che gli operatori presenti nel settore dei trasporti ricorrono sempre più a «jingle», vale a dire a brevi motivi sonori, al fine di modellare un’identità sonora riconoscibile dal pubblico, equivalente audio dell’identità visiva di un marchio, per i prodotti e i servizi ad esso associati. Siffatti marchi sonori consentono altresì di introdurre o accompagnare messaggi destinati al pubblico di riferimento, sia nelle sale degli aeroporti sia nelle banchine delle stazioni ferroviarie e stradali, a fini pubblicitari o in relazione a servizi correlati. Tali jingle, di cui la ricorrente ha fornito vari esempi (v. punto 5, settimo trattino, della decisione impugnata), consentono di attirare l’attenzione dei revisori in un ambiente che può talvolta essere rumoroso.

26      In secondo luogo, occorre rilevare che il marchio richiesto consiste in un suono di una melodia in cui si succedono quattro suoni percettibili diversi (v. punto 2 supra).

27      Il suono della melodia che compone il marchio richiesto non presenta un nesso diretto con i servizi designati da tale marchio e non risulta essere dettato da considerazioni tecniche o funzionali. Infatti, tale suono non consiste in un rumore che si produce abitualmente durante l’utilizzo di servizi di trasporto, come, ad esempio, un rumore di passaggio di metropolitana o di treno, o un rumore di decollo di aereo. Del pari, non è dimostrato che il suono della melodia che compone il marchio richiesto sia già noto al pubblico, il che consente di presumere che si tratti di un’opera originale.

28      In tale contesto, si può ritenere che il suono della melodia che compone il marchio richiesto abbia piuttosto lo scopo di fungere da jingle, vale a dire, come sottolinea giustamente la ricorrente, da sequenza sonora breve, incisiva e idonea come tale ad essere memorizzata. Del pari, si deve considerare che, nonostante la sua brevità, che è una caratteristica propria dei jingle e mira appunto a facilitarne la memorizzazione, il suono della melodia che compone il marchio richiesto intende attirare l’attenzione del pubblico sull’origine commerciale dei servizi oggetto di tale marchio, conformemente agli usi del settore dei trasporti.

29      Una siffatta valutazione è d’altronde confermata, come osserva la ricorrente, dalla prassi decisionale e dalle direttive relative all’esame dinanzi all’EUIPO in materia di marchi sonori.

30      Pertanto, il suono della melodia che compone il marchio richiesto ha una durata simile a quello che compone il marchio dell’Unione europea sonoro dell’impresa ferroviaria tedesca Deutsche Bahn AG, registrato con il numero 18800487 e che può essere ascoltato attraverso il seguente collegamento ipertestuale (<EUIPO – eSearch>), e tale melodia, come quella che compone il marchio dell’Unione europea sonoro della Deutsche Bahn, non ha nulla a che vedere con i servizi di trasporto considerati. Le stesse osservazioni possono essere fatte al momento del confronto del marchio richiesto con quello dell’impresa che gestisce l’aeroporto di Monaco di Baviera, Flughafen München GmbH, registrato con il numero 17396102 e che può essere ascoltato attraverso il seguente collegamento ipertestuale (<EUIPO – eSearch>).

31      Parimenti, due «[e]sempi di marchi accettati», esposti nella parte B, sezione 4, capo 3, punto 15, delle direttive relative all’esame dinanzi all’EUIPO, che, pur non avendo valore vincolante, possono tuttavia costituire una fonte di riferimento quanto alla prassi dell’EUIPO in materia di marchi [v. sentenza dell’8 giugno 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, punto 38 e giurisprudenza citata] sono pertinenti per valutare le caratteristiche del marchio richiesto. Infatti, tali esempi indicano che sono stati accettati due marchi sonori composti, rispettivamente, da una «[s]equenza di quattro tonalità diverse che cadono inizialmente sulla quarta tonalità prima di risalire e terminare sulla mediana» e da «due prime note più brevi “la”[,] meno potenti della nota successiva più lunga e più alta “do” (…)». Siffatte sequenze sonore possono essere avvicinate a quella che compone il marchio richiesto, che, secondo la commissione di ricorso, contiene quattro suoni percettibili.

32      Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche del marchio richiesto in termini di durata, di melodia utilizzata e di suoni percettibili nonché delle diverse indicazioni fornite in passato dall’EUIPO quanto al ruolo svolto da tali caratteristiche nella valutazione del carattere distintivo di un marchio sonoro di cui si chiede la registrazione, la commissione di ricorso è incorsa in un errore di valutazione nel concludere per l’assenza di carattere distintivo del marchio richiesto in quanto esso era «estremamente breve [(…) due secondi] e semplice [(…) quattro suoni percettibili]».

33      Una siffatta valutazione risulta erronea alla luce sia degli usi del settore interessato, per il quale è importante poter utilizzare il suono per consentire al pubblico destinatario di identificare i prodotti e i servizi di un’impresa e per definire in tal modo un’identità sonora riconoscibile, sia degli elementi che caratterizzano il marchio richiesto, il quale intende appunto agire presso detto pubblico come jingle breve e incisivo, idoneo ad essere memorizzato e ad indicare così l’origine commerciale dei servizi di cui trattasi, che saranno esclusivamente associati alla ricorrente. Sotto questo profilo, né la durata del marchio richiesto né la sua asserita «semplicità» o «banalità», la quale di per sé non impedisce che la melodia corrispondente possa essere riconosciuta, sono ostacoli sufficienti, in quanto tali, a giustificare l’assenza di qualsiasi carattere distintivo.

34      In terzo luogo, la commissione di ricorso incorre in un altro errore quando, per suffragare la sua valutazione secondo cui il marchio richiesto non aveva carattere distintivo, ha ritenuto che quest’ultimo avesse «semplicemente un ruolo funzionale».

35      Infatti, per quanto riguarda i servizi di trasporto o i servizi di trasporto passeggeri, la commissione di ricorso ha rilevato che «[era] usuale diffondere una breve sequenza di suoni prima degli annunci tramite altoparlante [di] informazioni sui mezzi di trasporto, al fine di attirare l’attenzione dei viaggiatori sull’annuncio che seg[uiva] il jingle» e che, poiché tali annunci erano generalmente diffusi in ambienti contenenti rumori diversi, «non [era] facile per l’ascoltatore distinguere l’annuncio dagli altri rumori di fondo» e associarlo con un’impresa specifica prima di esservi abituato.

36      Nel caso di specie, tuttavia, risulta, come osserva la ricorrente, che, anche supponendo che si debba considerare uno degli usi potenziali del marchio richiesto come fa la commissione di ricorso, vale a dire evocare il suo utilizzo in una stazione per annunciare il servizio di trasporto associato, tale uso, anche se ha un ruolo funzionale, non impedirebbe affatto al marchio richiesto di esercitare la sua funzione di indicazione dell’origine commerciale di detto servizio. Questo sarebbe persino il ruolo del marchio richiesto in tale contesto, dal momento che il suono della melodia che caratterizza tale marchio ha proprio lo scopo di consentire al pubblico interessato di distinguere tale servizio e l’impresa interessata dagli altri servizi che possono essergli proposti da altri operatori che intervengono nel settore dei trasporti.

37      In quarto luogo, per quanto riguarda gli altri servizi oggetto del marchio richiesto, che non riguardavano direttamente il trasporto, ma aspetti ad esso associabili, la commissione di ricorso ha ritenuto che neppure tale marchio fosse in grado di svolgere la sua funzione essenziale di indicazione della loro origine commerciale, in quanto «il pubblico di riferimento esposto a tale successione di suoni molto breve e semplice nell’ambito di tali servizi suppo[rrebbe] tutt’al più che il suono [fosse] connesso a taluni aspetti del servizio (ad esempio, l’inizio di un annuncio) o [che fosse] utilizzato per pubblicizzare tali servizi». Orbene, le considerazioni esposte ai precedenti punti da 27 a 36 sono valide, mutatis mutandis, per quanto riguarda la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso riguardo a tali altri servizi. In particolare, come sostiene giustamente la ricorrente, è difficile comprendere, da un lato, quali aspetti dei servizi oggetto del marchio richiesto possano essere collegati al suono della melodia che compone quest’ultimo e, dall’altro, in che modo il fatto che il segno sonoro richiesto possa essere utilizzato nell’ambito di una pubblicità per tali servizi deporrebbe a sfavore della sua registrazione come marchio.>>

La sentenza è di una certa importanza a fini pratici; mi pare tuttavia di assai dubbia esattezza, data la notevole semplicità del brano musicale, che con difficoltà verrà distinto da altri simili (con valore o meno di marchio) da parte del consumatore di riferimento

Il marchio PriSecco per coktail è evocativo della DOP Prosecco e quindi non è registrabile

Condivisibile la decisione di Trib. UE 24.09.2025, T-406/24, Manufaktur Jörg Geiger GmbH, v. EUIPO, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata ‘Prosecco’ (interv.). che conferma la decisione amministrativa del BoA:

<<In assessing the risk of evocation, account must be taken of all the relevant factors surrounding the use of the sign against which a protected designation of origin is invoked (see, by analogy, judgment of 4 October 2024, Consortium des Charcutiers Corses, C‑579/23 P, EU:C:2024:832, paragraph 80 and the case-law cited).

43 It follows from the foregoing that, in order to establish evocation within the meaning of Article 103(2)(b) of Regulation No 1308/2013, the Board of Appeal was entitled to find, in paragraph 73 of the contested decision, that the decisive criterion was whether, when the consumer was confronted with the contested mark PriSecco, the image triggered directly in his or her mind was that of the goods covered by the PDO Prosecco.

44 In that regard, the Board of Appeal observed that, visually, the word signs at issue both consisted of eight letters and that seven of those letters were identical, moreover in the same order. It found that those signs were fairly long and that, therefore, the only different letter, the third, would probably go unnoticed. It concluded that they were visually highly similar. Following similar reasoning to that carried out for the purposes of the visual comparison, it found that the signs at issue were phonetically highly similar. In addition, it found that, at least from the point of view of a non-negligible part of the relevant public in the European Union, there was no conceptual difference between the signs at issue. The Board of Appeal thus concluded that the signs at issue were overall similar to a high degree.

45 It should be noted that the contested sign PriSecco contains, in the same order, the same letters as the name protected by the PDO Prosecco, with the exception of the third letter, which is an ‘i’ instead of an ‘o’. It follows that the PDO Prosecco is almost completely embedded in the contested sign. That incorporation forms part of the high degree of visual and phonetic similarity between the signs at issue, correctly found by the Board of Appeal.

46 The Board of Appeal was also correct to reject the comparison of the signs at issue proposed by the applicant, according to which the component ‘secco’ could be perceived differently in the contested sign, on account of the capital letter ‘S’, and is purely descriptive as regards the Italian designation for drinks with a low sugar content, with the result that there is a clear difference between the prefixes ‘pri’ and ‘pro’. It should be noted that, according to settled case-law, a word mark is a mark consisting entirely of letters, of words or of associations of words, written in printed characters in normal font, without any specific graphic element. Consequently, the protection which results from registration of a word mark concerns the word mentioned in the application for registration and not the specific graphic or stylistic elements accompanying that mark (see, to that effect, judgment of 31 January 2018, Weber-Stephen Products v EUIPO (iGrill), T‑35/17, not published, EU:T:2018:46, paragraph 29 and the case-law cited). Therefore, the fact that the letter ‘s’ of the contested sign is written in upper case cannot be taken into consideration, which makes it unlikely that the element ‘secco’ will be perceived separately.

47 In addition, the Board of Appeal found that there was a notable proximity between the wines covered by the PDO Prosecco and the non-alcoholic cocktails covered by the contested mark, on account of their consumption and marketing patterns. As regards the way in which the goods at issue are consumed, it noted that those two categories of beverages were both commonly consumed in society, in particular as aperitifs or accompanying dishes served during meals. It pointed out that non-alcoholic beverages were increasingly consumed in an equivalent manner to alcoholic beverages. As regards the way in which the goods at issue were marketed and distributed, the Board of Appeal stated that they were displayed side by side in the food sections of supermarkets and in bars and cafés.

48 In that regard, even assuming that the goods at issue are not similar, as the applicant submits, it must be pointed out that it is possible to find an ‘evocation’ within the meaning of Article 103(2)(b) of Regulation No 1308/2013 even where there is no similarity between the goods concerned (judgment of 9 September 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑783/19, EU:C:2021:713, paragraph 61). In the circumstances of the present case, given the fact that the goods at issue are beverages, with the result that they may have a similar appearance, the partial incorporation of the PDO Prosecco in the contested mark and their high degree of visual and phonetic similarity are sufficient, in accordance with the case-law cited in paragraphs 38 to 42 above, to justify a finding of evocation>>.

V. nel ns cod propr. ind. l’art. 14 c.1 lett. c bis)

Il Tribunale di Milano sulle Ferrari: i) il marchio sui modellini non è confondibile con il marchio originale; ii) le Ferrari sono così belle che (due di esse) sono sì proteggibili col copyright come design, ma sono al tempo stesso nulle come marchio di forma, dando un “valore sostanziale” al prodotto

Trib. Milano 14.02.2024 1796/2024, RG 54659/2018, rel. Carnì  :

<<Nel caso in esame, il rischio di confusione è da escludersi, poiché l’apposizione ben visibile del  marchio CMC prima del nome del modello Ferrari riprodotto in scala (cfr. all. 46 e 48 fasc. attrice), accompagnata nelle brochure illustrative dal legal disclaimer di CMC in cui si precisa che l’uso del marchio del fabbricante è a mero scopo di riferimento e non allude in alcun modo all’esistenza di un collegamento di CMC con Ferrari (cfr. all. 20 fasc. attrice), è tale da escludere –
con riferimento al consumatore medio e, a maggior ragione, al pubblico di collezionisti a cui CMC si rivolge – qualsiasi dubbio circa la provenienza del modellino pubblicizzato e commercializzato da CMC con il proprio marchio di produttore di autovetture in miniatura. (…)

Tali considerazioni sono dunque indicative della sussistenza di una forma che dà valore sostanziale al prodotto e che, come tale, impedisce l’applicabilità della tutela come marchio di impresa ai sensi dell’art. 9 c.p.i.
Pertanto, fatto salvo il divieto contrattuale di utilizzo dei marchi Ferrari e di produzione e commercializzazione dei modellini oggetto del cessato contratto di licenza fra le parti, vanno respinte le domande di accertamento della contraffazione dei marchi denominativi e figurativi così come dei marchi di forma azionati dall’attrice . (…)

6.3.2. – Facendo applicazione dei principi appena illustrati, deve ritenersi che nel caso di specie sussistano i requisiti per il riconoscimento della tutela del diritto d’autore, come opere del disegno industriale, soltanto per due modelli di autovetture Ferrari, e segnatamente per la Ferrari 250 GTO e per la Ferrari Testarossa>>