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Il conflitto tra i marchi Lamborghini auto vs. Elettra Lamborghini: rapporto tra marchio rinomato e diritto al marchio per notorietà “civile” ex art. 8.3 cpi

Sull’oggetto pone qualche interessante insegnamento Cass. sez. I, 08/07/2025 n. 18.675, rel. Catallozzi, in un ricorso contro la decisione della Commissione ricorsi UIBM, su opposizione della Casa automobilitica alla registrazione del marchio denominativo “Elettra Lamborghini” .

Quest’ultima aveva deciso che in pratica il diritto al marchio in capo al titolare di segno di notorietà extracommerciale costituisce di per sè il “giusto motivo” di cui alla norma sulla rinomanza nel giudizio di novità (art. 12.1.e) cpi)

Sul parametro soggettivo del giudizio di abusività ex art. 12.e) cpi:

<<- la valutazione in ordine alla sussistenza di un serio rischio che l’uso del marchio posteriore tragga indebitamente dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore deve essere effettuata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, mentre quella in ordine alla sussistenza di un pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore deve, invece, essere effettuata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio anteriore è stato registrato, anch’esso normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (cfr., oltre a Corte Giust. CE 27 novembre 2008, C-252/07, Intel Corporation, Trib. UE 19 maggio 2021, Trib. UE 19 maggio 2021, T-510/19, Puma/ EUIPO – Gemma Group);>>;

Sul “giusto motivo” della stessa disposizione:

<<è stato puntualizzato che nel valutare l’esistenza di un giusto motivo occorre effettuare un bilanciamento tra gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare le funzioni proprie di quest’ultimo e gli interessi di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi;

– a tal fine, l’accertamento dell’esistenza di un “giusto motivo” richiede che il segno oggetto della richiesta di registrazione sia stato utilizzato anteriormente al deposito del marchio anteriore e che l’uso così fatto del segno avesse avuto luogo in buona fede;

– pertanto, l’uso del marchio richiesto deve soddisfare varie condizioni che permettono di confermare l’effettività di tale uso e la buona fede del titolare del marchio richiesto e, in particolare, occorre accertare che: il segno che corrisponde al marchio richiesto sia stato oggetto di un uso serio ed effettivo; l’uso di tale segno, in via di principio, sia iniziato prima del deposito del marchio anteriore notorio o, almeno, dell’acquisizione da parte di tale marchio della sua notorietà; il segno corrispondente al marchio richiesto sia stato utilizzato in tutto il territorio per il quale il marchio anteriore notorio era registrato; l’uso non sia stato, in via generale, oggetto di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore notorio (cfr. Trib. UE 1 marzo 2018, T-296/16, Shoe Branding Europe/ EUIPO – adidas; Trib. UE 5 luglio 2016, T-518/13, Future Enterprises / EUIPO – McDonald’s International Property);>>.

Sul rapporto tra diritto in capo all’utilizzatore civile successivo e diritto sul marchio anteriore:

<<- la sentenza impugnata ha omesso di verificare la sussistenza di tali condizioni, limitandosi a ritenere che la notorietà in campo artistico e musicale del nome costituente il segno di cui si chiedeva la registrazione assumesse rilevanza ex art. 8, terzo comma, c.p.i. e, conseguentemente, costituisse un giusto motivo idoneo a superare l’impedimento alla registrazione dedotto dalla ricorrente;

– tale argomentazione non appare concludente, in quanto, in primo luogo, muove da una individuazione del significato della nozione di giusto motivo rilevante ai fini in esame non corretta, poiché non coerente con quanto indicato dalla riferita giurisprudenza;

– in secondo luogo, omette di considerazione che l’art. 8, terzo comma, c.p.i., nel consentire la registrazione all’avente diritto o con il consenso di questi del nome di persona e dei segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, ha la finalità, oltre che di ammettere la registrabilità come marchi di impresa di tali segni (e alle condizioni ivi previste), di individuare i soggetti che possono chiedere la registrazione degli stessi, onde riservare a questi lo sfruttamento commerciale della notorietà acquisita;

– tale norma non si preoccupa, invece, di regolare i conflitti con i marchi già registrati, i quali rimangono disciplinati dalle regole ordinarie;>>

Quest’ultimo è il punto più importante: chi scende nell’arena competitiva ex art. 8.3 cpi, ne accetta le regole , tra cui quelle sulla novità.

Apple Music v. Apple Jazz: il primo marchio (del colosso Apple) cede al secondo (in titolarità al musicista jazz Bertini). Interessante lite sulla novità di marchio

l’appello federale usa 04.04.2023 Case: 21-2301, Bertini c. Apple, riforma la decisione dell USPTO sul marchio APPLE MUSIC (segnalazione di post Mastodon del prof. Lemley)

In lite era l’individuazione della data di priorità del marchio di Apple , dato che Bertini opponeva un proprio uso per concerti jazz dal 1985 del marchio APPLE JAZZ.

Caso molto interessante perchè Apple tentò di unire alla data del prorio inizio d’uso  (2015) l’uso fattone da colui che nel 2007  le aveva venduto -nella cessione della casa discografica dei Beatles- pure i marchi della stessa, tra cui “Apple”  per   “[g]ramophone records featuring music” and “audio compact discs featuring music” .  Di questo allegava un primo uso dal 1968!

Il primo grado dell’ufficio rigetta l’opposizione del Bertini ma l’accoglie  invece l’appello de  quo.

In diritto USA si chiama “taking” la possibilità di unire l’uso di marchi diversi  al fine dello stabilire la priorità,, p. 4 ss.  Tale concetto giuridico sta al centro della motivazione dela sentenza.

Naturalmente uno dei problemi principali è quiello di determnare l’ampiezza merceologica coperta dal marchio dei Beatles.

conclusione: <<To establish tacking, Apple must therefore show live
musical performances are substantially identical to
gramophone records. There is no need to vacate and remand
for the Board to make a finding on this issue in the
first instance. No reasonable person could conclude, based
on the record before us, that gramophone records and live
musical performances are substantially identical. Nothing
in the record supports a finding that consumers would
think Apple’s live musical performances are within the normal
product evolution of Apple Corps’ gramophone records.
Accordingly, Apple is not entitled to tack its use of
APPLE MUSIC for live musical performances onto Apple
Corps’ 1968 use of APPLE for gramophone records. Because
Apple began using the mark APPLE MUSIC in 2015,
Bertini has priority of use for APPLE JAZZ as to live musical
performances. We therefore reverse the Board’s dismissal
of Bertini’s opposition to Apple’s application to
register APPLE MUSIC>>

Come valutare le anteriorità in Internet nel giudizio di validità di un brevetto per modello di utilità

Interssanticonsideraizoni sull’oggetto in Trib. Bologna sez. spec. impr. sent. n° 1898/2019 del 3 settembre 2019, RG 15050/2016, rel. Salina .

<< Al fine di stabilire l’appartenenza allo stato della tecnica di informazioni
contenute in internet, il CTU ha correttamente fatto proprio l’approccio
adottato dall’Ufficio Europeo Brevetti, come codificato nelle “Guidelines for
Examination in the European Patent Office” al paragrafo G-IV, 7.5, intitolato
“Divulgazioni su internet” (Allegato 16).
Tale paragrafo così recita : “Le informazioni divulgate su internet o in banche
dati online sono considerate come pubblicamente disponibili a partire dalla
data in cui l’informazione è stata pubblicamente postata”.
Le “Guidelines” proseguono affermando, al paragrafo G-IV, 7.5.1: “Infine, è
teoricamente possibile manipolare la data e il contenuto di una divulgazione
internet (come lo è con i documenti tradizionali).
Tuttavia, in considerazione della grande dimensione e ridondanza del
contenuto disponibile su internet, si considera molto improbabile che una
divulgazione internet trovata da un esaminatore sia stata manipolata.
Di conseguenza, a meno che non vi siano specifiche indicazioni in senso
contrario, la data può essere accettata come corretta”.
Inoltre, al paragrafo G-IV, 7.5.2 delle Guidelines, viene chiarito che “In molti
casi, le divulgazioni su internet contengono un’esplicita data di pubblicazione
che è generalmente considerata affidabile.
Tali date sono accettate come buone, e l’onere della prova di dimostrare il
contrario ricade sul richiedente”.
Infine, nel terzo capoverso del paragrafo G-IV, 7.5.3, si legge che “Se un
titolare rifiuta la data di pubblicazione di una divulgazione tramite internet
senza alcun ragionamento o solamente con generiche affermazioni circa
l’affidabilità delle divulgazioni tramite internet, a questo argomento verrà dato
un peso minimo ed è quindi improbabile che ciò influenzi l’opinione
dell’esaminatore” >>

Nel caso specifico: << Nella fattispecie in esame, la convenuta Budri s.r.l. ha sollevato generici dubbi
circa l’effettiva accessibilità al pubblico di D1 e D2 prima della data di
deposito del modello di utilità di cui è causa, sulla base di ragionamenti che
potrebbero applicarsi a qualsiasi documento reso disponibile tramite internet.
Non è invece stata fornita alcuna prova specifica sul perché le particolari date
indicate sui documenti D1 e D2 non siano da considerarsi attendibili.
Si ritiene pertanto che parte convenuta non abbia ottemperato all’onere di
provare che la data indicata nei documenti D1 e D2 non è attendibile e che, di
conseguenza, sulla base della prassi codificata nelle Guidelines for
Examination in the European Patent Office, tali documenti siano da
considerarsi come facenti parte dello stato della tecnica opponibile al modello
di utilità di cui è causa.
Firmato Da: MAZ >>

E poco dopo:

<< Al fine di confutare le conclusioni rassegnate dal CTU, la convenuta Budri
s.r.l. ha fatto anche riferimento alla decisione T1553/06 della Camera dei
Ricorsi dell’Ufficio Europeo Brevetti.
Orbene, al paragrafo 6.7.3, tale decisione descrive un test per stabilire se un
documento internet forma parte dello stato della tecnica.
Secondo tale test, se prima della data di deposito o di priorità, un documento
salvato sulla rete internet ed accessibile attraverso uno specifico URL poteva
essere trovato con l’aiuto di un motore di ricerca pubblico utilizzando una o
più parole-chiave tutte relative all’essenza del contenuto di quel documento e
rimaneva accessibile a quell’URL per un periodo di tempo sufficientemente
lungo affinché un membro del pubblico, ossia qualcuno che non avesse alcun
obbligo di mantenere segreto il contenuto del documento, potesse avere
accesso diretto e non ambiguo al documento.
Ove soddisfatte le condizioni postulate dal test, il documento va considerato
come stato della tecnica reso disponibile al pubblico.
Con riferimento alla prima condizione del test, il CTU, in sede di bozza di
relazione peritale, aveva affermato che il documento D1 era stato individuato
dall’esaminatore dell’Ufficio Europeo Brevetti utilizzando parole-chiave su un
motore di ricerca ed è rimasto accessibile a quell’URL (a cui è ad oggi tuttora
accessibile) per un più di tre settimane prima della data di deposito della
domanda del modello “Budri”, sostenendo che, in conformità a quanto
enunciato al paragrafo 6.7.5(b) della citata decisione, un periodo di tre
settimane sia da ritenersi sufficientemente lungo affinché un membro del
pubblico potesse avere accesso diretto e non ambiguo a D1.
A seguito delle osservazioni tecniche svolte dalla convenuta, il CTU ha
riesaminato le conclusioni inizialmente formulate, rilevando il mancato
soddisfacimento della prima condizione prevista dal test di cui sopra con
riferimento ai documenti D1 e D2.
Infatti, tali documenti sono stati trovati dall’esaminatore dopo la data di
deposito del modello di utilità di cui è causa >>