Sull’oggetto pone qualche interessante insegnamento Cass. sez. I, 08/07/2025 n. 18.675, rel. Catallozzi, in un ricorso contro la decisione della Commissione ricorsi UIBM, su opposizione della Casa automobilitica alla registrazione del marchio denominativo “Elettra Lamborghini” .
Quest’ultima aveva deciso che in pratica il diritto al marchio in capo al titolare di segno di notorietà extracommerciale costituisce di per sè il “giusto motivo” di cui alla norma sulla rinomanza nel giudizio di novità (art. 12.1.e) cpi)
Sul parametro soggettivo del giudizio di abusività ex art. 12.e) cpi:
<<- la valutazione in ordine alla sussistenza di un serio rischio che l’uso del marchio posteriore tragga indebitamente dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore deve essere effettuata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, mentre quella in ordine alla sussistenza di un pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore deve, invece, essere effettuata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio anteriore è stato registrato, anch’esso normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (cfr., oltre a Corte Giust. CE 27 novembre 2008, C-252/07, Intel Corporation, Trib. UE 19 maggio 2021, Trib. UE 19 maggio 2021, T-510/19, Puma/ EUIPO – Gemma Group);>>;
Sul “giusto motivo” della stessa disposizione:
<<è stato puntualizzato che nel valutare l’esistenza di un giusto motivo occorre effettuare un bilanciamento tra gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare le funzioni proprie di quest’ultimo e gli interessi di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi;
– a tal fine, l’accertamento dell’esistenza di un “giusto motivo” richiede che il segno oggetto della richiesta di registrazione sia stato utilizzato anteriormente al deposito del marchio anteriore e che l’uso così fatto del segno avesse avuto luogo in buona fede;
– pertanto, l’uso del marchio richiesto deve soddisfare varie condizioni che permettono di confermare l’effettività di tale uso e la buona fede del titolare del marchio richiesto e, in particolare, occorre accertare che: il segno che corrisponde al marchio richiesto sia stato oggetto di un uso serio ed effettivo; l’uso di tale segno, in via di principio, sia iniziato prima del deposito del marchio anteriore notorio o, almeno, dell’acquisizione da parte di tale marchio della sua notorietà; il segno corrispondente al marchio richiesto sia stato utilizzato in tutto il territorio per il quale il marchio anteriore notorio era registrato; l’uso non sia stato, in via generale, oggetto di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore notorio (cfr. Trib. UE 1 marzo 2018, T-296/16, Shoe Branding Europe/ EUIPO – adidas; Trib. UE 5 luglio 2016, T-518/13, Future Enterprises / EUIPO – McDonald’s International Property);>>.
Sul rapporto tra diritto in capo all’utilizzatore civile successivo e diritto sul marchio anteriore:
<<- la sentenza impugnata ha omesso di verificare la sussistenza di tali condizioni, limitandosi a ritenere che la notorietà in campo artistico e musicale del nome costituente il segno di cui si chiedeva la registrazione assumesse rilevanza ex art. 8, terzo comma, c.p.i. e, conseguentemente, costituisse un giusto motivo idoneo a superare l’impedimento alla registrazione dedotto dalla ricorrente;
– tale argomentazione non appare concludente, in quanto, in primo luogo, muove da una individuazione del significato della nozione di giusto motivo rilevante ai fini in esame non corretta, poiché non coerente con quanto indicato dalla riferita giurisprudenza;
– in secondo luogo, omette di considerazione che l’art. 8, terzo comma, c.p.i., nel consentire la registrazione all’avente diritto o con il consenso di questi del nome di persona e dei segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, ha la finalità, oltre che di ammettere la registrabilità come marchi di impresa di tali segni (e alle condizioni ivi previste), di individuare i soggetti che possono chiedere la registrazione degli stessi, onde riservare a questi lo sfruttamento commerciale della notorietà acquisita;
– tale norma non si preoccupa, invece, di regolare i conflitti con i marchi già registrati, i quali rimangono disciplinati dalle regole ordinarie;>>
Quest’ultimo è il punto più importante: chi scende nell’arena competitiva ex art. 8.3 cpi, ne accetta le regole , tra cui quelle sulla novità.