(segue) Il conflitto con altri marchi registrati anteriori

Non c’è confondibilità (somiglianza tra segni) se il marchio denominativo altrui è assai tenuamente evocato, anzi lasciato solo intuire

Si considerino i segni a paragone:

SEcondo il board of appeal EUIPO 19.02.2024, case R 1147/2023-1, Hyundai v. Global Trade services, non c’è somiglianza tra segni e quindi il primo è registrabile.

<<Contrary to the opponent’s claims, the Board agrees with the contested decision that consumers will not be able to read any letters in the contested sign but will perceive only vertical bars of different heights, two of which have dots. The contested sign is missing the horizontal lines, which is an essential component of the normal graphic representation of the verbal element ‘hyundai’, without which the relevant public will have difficulty in recognising that verbal element. Consequently, the contested sign will not be immediately and without any mental effort recognised as the verbal element ‘hyundai’. It is much more probable that the contested sign will be recognised only as the combination of some basic figurative elements. Only after an in-depth analysis, which consumers do not tend to perform (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 52), might very stylised representations of the verbal element ‘hyundai’ be perceive>>

Marcel Pemsel in IPkat dà notizia della e link alla decisione.

Curiosamente una sua ricerca nella AI Gemini di Google gli dà questo esito: <<The image you sent me appears to be a trademark image filed with the United States Patent and Trademark Office (USPTO). It depicts a blue logo on a white background, but without any additional context, it is impossible to say for certain what the logo represents or what company or organization it belongs to. […] >>

A me invece, con uguale prompt, Gemini dà esito opposto, riferendosi proprio alla parola Hyundai:

Ma l’AI non è il consumatore medio, essendo la sua logica operativa assai diversa da quella umana (parrebbe).

Affinità merceologica (assente) tra abbigliamento e gioelleria + requisiti per la tutela extramerceologia della rinomanza: il Tribunale UE sul caso Rolex

Trib. UE 18.01.2023, T-726/21, Rolex SA cv. EUIPO-PWT A/S , sull’oggetto.

Di fronte a segni assai simili, la domanda di Rolex è stata ugualmente rigettata per assenza dell’affinità merceologica.

Questo quanto alla tutela ordinaria.

Quanto a quella straordinaria da rinomanza (tutto da vedere se sia esatto qualificarla <extra ordinem>), è anche essa pure rigettata : per carenza dei requisi posti dallrt. 12.1.e) cpi, anzi polsti dall’art. 8.5 reg. 207/2009.

In sostanza Rolex si è mantenuta nel vago anzichè addurre circostanze precise sul pregiudizio e/o sull’indebito vantaggio, previsti in dette disposizioni (basta quindi la prova di uno solo dei tre requisiti posti in alternativa -se si può dire così, dato che non sono due).

Punto importante. Stante la notorietà di Rolex, si potrebbe essere sorpresi, ma forse il T. ha visto giusto: non esiste in diritto il danno in re ipsa.

Gli operatori prendano nota.

Sulla notorietà e sulla tutela extramerceologica dei marchi

Il Tribunale UE 5 ottobre 2022, T-711/20, Puma SE c. EUIPO .- CMSCMS Costruzione macchine speciali SpA, sulla lite tra i seguenti marchi:

Ebbene, non è estto escludere la notorietà da un lato e lo sfruttamento/danneggiamento reputazionale dall’altro almeno rispetto all’anteriorità 2 (ex ARt. 8.5 reg. N. 207/2009 ).
I generi merceologici sono totalmente diversi.

Quindi il Trib. UE annulla la deicsione amministrativa.

Altro caso europeo di marchio nullo per assenza di novità

marchio sub iudice: COPAL TREE (denominativo) per alimenti e bevande

Anteriorità opposta (merceologicamente sovrapponibile):

Registrazine nenegata nei due gradi amministrativi.

Decide confermando Trib. UIE 28/09/2022, T-572/21, Copal Tree Brands, Inc. c. EUIPO+1 .

Elemento predmoinante (confermto dal T.):

” 25 In paragraph 41 of the contested decision, the Board of Appeal took the view that the earlier mark consisted of two co-dominant elements and that both the figurative element and the word ‘compal’ were distinctive and would attract the attention of the relevant public. It stated that the figurative element, because of its size and eye-catching graphic design, did not play a secondary or merely descriptive role within the mark. Nonetheless, in the Board of Appeal’s view, the word element of the earlier mark plays a ‘somewhat more important’ role within that mark, given that it is the only element of that mark that can be pronounced. As regards the mark applied for, the Board of Appeal took the view that it was also composed of two co-dominant elements, namely the words ‘copal’ and ‘tree’, but that it was to the first word, namely ‘copal’, that the relevant public would pay more attention.

26 In addition, the Board of Appeal was of the opinion, in paragraph 42 of the contested decision, that the signs at issue were both fully distinctive and that neither the figurative element of the earlier mark nor the word ‘tree’ of the mark applied for could be regarded as weakly distinctive elements merely referring to the possible ecological characteristics of the food products at issue”.

Somiglianza visiva di medio grado, § 41, e così quella fonetica, § 47 .

Molto simile invece è l’aspetto fonetico, § 56.

Stanti questi presupposti, difficile evitare il giuidizio di confondibilità, che infatti arriva:

<< 61 In that regard, first, as regards the similarity of the signs at issue, it should be noted that, as stated in paragraphs 41, 47 and 56 above, the Board of Appeal did not make an error of assessment in finding that those signs were visually and phonetically similar to an average degree and conceptually similar to a high degree. Accordingly, contrary to what the applicant claims, those similarities are not too weak.

62 Secondly, as regards the distinctive character of the earlier mark, the parties do not dispute that it must be regarded as normal, as the Board of Appeal found.

63 Thirdly, as noted in paragraphs 20 to 22 above, the goods and services at issue are in part identical and in part similar and the relevant public will have an average level of attention.

64 In the light of all those factors, the Board of Appeal did not make an error of assessment in concluding that there was a likelihood of confusion.

65 In the light of the foregoing, the single plea in law alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001 must be rejected and, consequently, the action must be dismissed in its entirety, without there being any need to rule on the admissibility of the head of claim seeking annulment of the Opposition Division’s decision of 2 June 2020.>>

Sulla confondibilità tra marchi figurativo-denominativi

marchio posteriore (quello sub iudice) NB: In the application for registration, the applicant claimed the following colours: orange, red, silver, black and grey, § 4.

anteriorità fatta valere dall’opponente ex Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009

Merceologicamente sono largamente sovrapponibili (o comunqUe vicini).

Al registrante va male in sede amministrativa.

Gli va male anche davanti al Trib. UE, sent. 28.09.2022, T-454/21, G-Core Innovations Sàrl c. EUIPO+1.

Elemento dominante è la lettera G << 40 It follows that the Board of Appeal did not err in finding, in paragraphs 35, 36 and 41 of the contested decision, that the dominant element of the mark applied for was the figurative element representing a letter ‘G’, that the word element ‘core’ had an average degree of distinctiveness for the non-English-speaking part of the relevant public and, lastly, that the element ‘labs’ was weakly distinctive both for the English-speaking and non-English-speaking parts of the relevant public.>>

Bassa somiglianza visiva, § 47.

Profilo fonetico: << 54 Therefore, in the light of the presence of the word element ‘core’ in both the signs at issue, its position in the pronunciation of the mark applied for and all the other phonetic elements of which it consists, which are liable to create impressions of phonetic differences between the marks at issue, the Board of Appeal was correct in finding that the signs at issue were similar to at least a lower than average degree.>>

Vicinanza concettuale (interessnte la distinzione a seconda della lingua): << 59 Therefore, having regard, first of all, to the lack of conceptual meaning produced by the figurative element and the element ‘G’ of the mark applied for, next, to the meaning conveyed by the element ‘core’ for the English-speaking public and its lack of meaning for the non-English-speaking public and, lastly, to the meaning, for the relevant English-speaking and non-English-speaking public, of the element ‘labs’ in the mark applied for, the Board of Appeal was correct in finding that the marks at issue were conceptually, first, dissimilar for the non-English-speaking part of the relevant public and, secondly, similar to an average degree for the English-speaking part of the relevant public.>>

Giudizio complessivo (non facilissimo, stanti i presupposti di ridotta vicinanza e elevata attenzione del consumatore, ma con soprapponilità merceologica). << 73 Therefore, having regard, in particular, to the identity and similarity of the goods and services at issue, the low degree of visual similarity, the lower than average degree of phonetic similarity, the average conceptual similarity for the English-speaking part of the relevant public and, lastly, the lack of conceptual similarity between the marks at issue for the non-English-speaking part of the relevant public, offset, inter alia, by the existence of an average degree of distinctiveness of the earlier mark in respect of that public, the Board of Appeal was right to find that there was a likelihood of confusion both for the English-speaking and non-English-speaking parts of the relevant public and that notwithstanding the degree of attention, varying from average to high, which that public may display in the choice of goods and services at issue.

74 In the light of all of the foregoing, the single plea in law of the action, alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, must be rejected.>>

Precisazioni sui marchi: convalidazine, distintività e rapporto tra disciplina ad hoc e concorrenza sleale

Uili precisaizoni da Trib. Bologna n. 1782/2021, Rg 12664/2017, Montedil srl c. Mon.Edil srl, rel. Romagnoli, su questioni frequenti in tema di marchi:

1) << L’istituto della convalidazione può valere, però, solo per il marchio successivo registrato (cfr. Cass. civ.
Sez. I, n. 26498 del 2013) o al massimo per la denominazione sociale e il nome a dominio (che sono
comunque segni distintivi in qualche modo “registrati”) quindi non per il marchio di fatto, quale è quello
(o meglio, quelli) della convenuta (MONT.EDIL IMPRESA EDILE, MONTEDIL COSTRUZIONI
EDILI e MONTEDIL SRL con la raffigurazione dell’escavatore, cfr. docc. 2, 2 ter, 2 bis, 3, 4, 5 e 14);
d’altronde, l’eventuale tolleranza dell’uso della ditta o dominazione sociale MONT.EDIL, non significa
tolleranza nell’uso dello stesso segno come marchio (cfr. Cass .civ. Sez. I, 20.4.2017 n. 9966): dunque in
nessun modo potrebbe esservi convalidazione del marchio >>, p. 5;

Del resto il tenore della disposizione (art. 28 cpi) è inequivoco.

2) << Va altresì disattesa ogni prospettazione di nullità dei marchi attorei per assenza di capacità distintiva ai
sensi dell’art. 13 CPI: il termine “edil” è senz’altro evocativo del servizio edile, ma è un tutt’uno non
distinguibile nel marchio MONTEDIL che con l’anteposizione del termine “mont” conferisce al segno
nella sua unitarietà una capacità distintiva avulsa dalla natura del servizio prestato; per altro verso, la
circostanza che il termine “montedil” sia utilizzato da diverse imprese nella propria denominazione
sociale non fa di esso un segno divenuto di uso comune nel commercio ai sensi della lett. a art. 13 cit.,
che invece fa riferimento alla parola del linguaggio comune che si pretenda di utilizzare come marchio >> e poi, superrata la questione della validità di quello aizonaot, affronta quella della legittimità di quello conveuto: << Se ciò è vero, appare chiaro che anche a considerare la natura “debole” del marchio “montedil”
l’introduzione di un punto fra “mont” ed “edil” non è variazione sufficiente ad escludere la confondibilità
fra i servizi richiamati dal segno; d’altronde, pur riconoscendosi che il marchio MONT.EDIL è stato
utilizzato assieme ad altri elementi (terminologici o figurativi) reputa il collegio che tali elementi
aggiuntivi non riescano a controbilanciare la somiglianza (quasi identità) fonetica e morofologicolessicale.
Va dunque riconosciuto che l’uso del segno “montedil” comunque scritto (con l’inserimento del punto
fra “mont” ed “edil” ovvero con l’aggiunta di ulteriori termini come “impresa edile” o “costruzioni edili”
o di elementi figurativi come l’escavatore stilizzato) da parte della convenuta è in violazione dei marchi
registrati attorei ex art. 20/1° co. lett. b) CPI, e conseguentemente ne va disposta l’inibitoria da ogni
utilizzo, anche quale denominazione sociale e nome a dominio.
Quanto specificamente al nome a dominio www.montedilparma.com il collegio apprezza che l’aggiunta
del termine “parma” neppure valga a differenziare adeguatamente il segno rispetto ai marchi dell’attrice,
perché l’indicazione territoriale associata alla denominazione sociale semmai induce il mercato a ritenere
che il segno sia riconducibile ad unità territoriale dell’impresa piuttosto che a diversa impresa avente la
stessa denominazione, sicchè non consiste in idoneo elemento qualificante a designare la convenuta e ad
escludere il rischio associativo fra imprese >>, p. 6

3) << Va disattesa la domanda concernente la concorrenza sleale confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.) sulla quale
domanda il collegio osserva quanto segue.
Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice
della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale (in tal senso è
chiaramente l’incipit dell’art. 2598 c.c.), va condiviso il principio per cui la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di
segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi
dell’art. 2598 c.c., cioè a dire che va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale
si sia limitato a dedurre la sua contraffazione (cfr. Cass. sez. I, 02/12/2016, n. 24658 in materia di
brevetto), se – in altre parole ancora – le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la
violazione del segno (o del brevetto).
In buona sostanza, dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno o del brevetto, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito >> p. 6/7

Il segno distintivo anteriore di portata locale, che può continuare ad essere usato dopo una altrui registrazione, non necessariamente deve dare il diritto di vietare l’uso altrui come marchio

La corte di giusizia si pronuncia sull’art. 6.2 dir. 2008/95 (da noi art. 12.1.a-b, cod. propr. ind.) per cui <<Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.>>.

Il dubbio riguacdava il concetto di <diritto anteriore>: in particolare , se questo dovesse essere tale da permettere al titolare di vietare l’uso di un marchio (confondibile e sul medesimo ambito territoriale, evidentemente).

La fattispecie concreta , però, pur interessante, non è però facile da comprendere, data l’anonimizzazione purtroppo sempre più spesso praticata dalla CG.

Per la CG con sentenza 02.06.2022, C-112/21, il diritto locale anteriore è opponibile anche senza che esso dia al titolare il diritto di bloccare il marchio altrui.

Infatti, non solo la disposizione è muta, ma si può anzi dire che se ciò avesse inteso, lo avrebbe detto espressamenet,: così infatti ha disposto nel precedente art. 4.4.b-c (sulla registrabilità anzichè sulla limitabilità come nell’art. 6 de quo)

Marchi denominativi e ruolo del cognome (di persona famosa): sul giudizio di confondibilità

Trib. UE 16.06.2021, T-368/20, Smiley Miley Inc. c. EUIPO, decide la questione della registrabilità del segno denominativo MILEY CIRUS dopo opposizione che allega la seguente anteriorità grafico/denominativa :

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Si trata di utile sentenz aper ripassare ifodnametnali del giudizio di confondibilità, compresa il ruolo del segno costituetne nome/cognome, § 29.ss.

La componente visuale e fonetica porta ad un giudizio di somiglianza media, § 45-46.

Quella concettuale, invece , viene esclusa: <<As regards, next, the earlier mark CYRUS, it must be held that, contrary to what EUIPO claims, the fact that the name Cyrus is not a common surname does not necessarily support the inference, in the present case, that the relevant public will perceive that surname alone as the short version of the full name Miley Cyrus, thus identifying the same person. As has been stated in paragraph 37 above, Miley Cyrus markets her activities and performs on stage using her first name and surname taken together. By contrast, it has been neither suggested nor demonstrated that she has been known as a singer or actress by her surname alone. It is thus apparent that the fact that Miley Cyrus is well known, as a singer and actress, results from her first name and surname taken together, and not from her surname alone. Accordingly, the mere fact that that name is not common does not support the inference that the relevant public will perceive the word ‘cyrus’, taken alone, as referring to the famous singer and actress Miley Cyrus, who, according to the evidence before the Court, has specifically never used the name Cyrus in isolation in the course of her career. It must therefore be held that the earlier mark has no particular semantic meaning for the relevant public.

It thus follows from the foregoing considerations that the applicant is correct in claiming that the marks at issue are conceptually different and that the Board of Appeal erred in finding that the conceptual comparison was neutral.>>, § 58-59.

Le componenti dette sono astrattamente compensabili, § 60, ed è cioè che avviene nel caso sub iudice <<The mark applied for, MILEY CYRUS, has a clear and specific semantic content for the relevant public given that it refers to a public figure of international reputation, known by most well-informed, reasonably observant and circumspect persons, as has been pointed out in paragraph 51 above, whereas the earlier mark has no particular semantic meaning. Furthermore, the reputation of the singer and actress Miley Cyrus is such that it is not plausible to consider that, in the absence of specific evidence to the contrary, the average consumer, confronted with the mark MILEY CYRUS designating the goods and services in question, will disregard the meaning of that sign as referring to the name of the famous singer and actress and perceive it principally as a mark, among other marks, of such goods and services (see, to that effect, judgment of 17 September 2020, EUIPO v Messi Cuccittini, C‑449/18 P and C‑474/18 P, not published, EU:C:2020:722, paragraph 36). It follows that the conceptual differences existing in the present case between the marks at issue are such as to counteract the visual and phonetic similarities set out in paragraphs 44 to 46 above>, §§ 61-63

Validità di marchio costituito da lettera “W” e sua confondibilità col successivo marchio in cui la lettera è inserita in marchio complesso

La Starwood Hotels & Resorts Wordlwide, grande catena titolare di strutture alberghiere in tutto il mondo, è titolare di svariati marchi rappresentanti la lettera dell’alfabeto <W>.

Si accorge che altra azienda usa marchio simile pur se complesso , facendola precedere dalla parola <La Bottega>, in caratere più piccolo e con sovrapposizione merceologica.

Il Trib. di Roma con sent. 203/2021 del 07.01.2021, RG 36301/2016 accerta la validità del marchio attoreo, confemando un orientamento ormai consolidato (c’erano state opinioni opposte in passato): la lettera singola è tutelabile , almeno astrattametne (cioè tipologicamente). E ciò anche senza particolari specifiche grafiche . Del resto la legge non è equivoca sul punto (art. 7/1 prima parte, cpi).

Anzi, è marchio forte, dice il Trib..

Nello stesso senso ricorda altri precedenti, anche propri (Trib. Roma sez. spec. sent. 9294/2012), cui si può aggiungere Trib. Roma IX sez. 19.01.2015, G.A.D.I., 2016-XLV, § 6354, p. 171, massime 2 e 4 (sempre concernente il medesimo attore e il medesimo marchio <W>).

Trascura però di osservare che ciò non sottrae il marchio al giudizio sulla sua distintività in concreto.

Anzi è dubbio se si possa parlare di accertamento di validità in proposito, visto che il convenuto non ne ha contestato la validità (probabilmente è però esatto , se lo si ritiene un presupposto logico dei capi di sentenza accertativi della nullità e contraffazione del marchio del convenuto, quindi anche esso coperto da giudicato).

L’attrice aveva chiesto la dichiarazione sia di nullità che di contraffazione, la prima con inibitoria ex art. 21.3 cpi. Quest’ultima è domanda non fondata , dato che la disposizione parla di nullità che comporti <<illiceità dell’uso>> e cioè ex art. 14/1.a-b (forse anche lettere c.bis segg., ma non la lettera c).

Un’inibitoria specifica poi non aggiunge nulla alla dichiarazione di nullità in termini di doverosità, dato che il divieto è già posto dal cit. art .21/3 cpi: però serve per agganciarla ad un’astreinte.

Nega il danno da lucro cessante (l’attrice aveva chiesto royalties al 10% come prezzo del consenso) dato che anche la condanna ex art. 125/2 cpu presuppone che un qualche danno sia provato. Liquida invece <<in via equitativa un risarcimento del danno emergente correlata all’incidenza negativa della contraffazione sulla unicità e sulla capacità distintiva del marchio ‘W’ contraffatto dalle convenute, che si quantifica in euro 10.000,00 alla data della decisione>> (motivazione un pò vaga).

Da notare che viene negato il rapporto di concorrnzialità (v. § 15). Se ne deduce che la violazione di un marchio altrui è possibile anche da parte di chi tecnicamente (e al momento) non ne è concorrente: cosa non strana, dato che solo il non uso per cinque anni penalizza chi non utilizzi il marchio per i prodotti per cui lo ha registrato.

Sentenza-scuola sul modo di condurre il giudizio intorno al rischio di confondibilità tra marchi

La recente sentenza del Tribunale UE 2 dicembre 2020, caso T-687/19, InMusic Brands C. Euipo-Equipson, può essere considerata un promemoria di come vada condotto il giudizio di confondibilità in materia di marchi registrati

Il marchio posteriore (quello contestato) era denominativo (<MarQ>, § 2) mentre quello anteriore (l’opponente) era “complesso”, in quanto costituito da una componente denominativa quasi identica (solo la Q era sostituita dalla K) preceduta da una componente figurativa, contenente una M stilizzata in bianco su fondo rosso

Il marchio posteriore è stato registrato per classi 9 e 11, mentre il marchio anteriore per classe 9. Sostanzialmente si trattava di materiali elettrici o da concerto (speaker amplificatori eccetera)

La normativa di riferimento è costituita dal regolamento 207 del 2009 , articoli 8.1.b relativamente all’articolo 53. 1. a.

L’opponente contesta la novità del secondo marchio, stante la propria registrazione anteriore

Non ci sono insegnamenti eclatanti. Si ricordano regole consuete come quelle per cui:

– è sufficiente che i motivi di rifiuto ci siano solo per una parte dell’Unione, § 22;

– deve guardarsi al consumatore medio dei beni sub-judice ragionevolmente informato e attento, § 24;

– il marchio complesso non viene esaminato nelle sue componenti singolarmente prese (una alla volta) , ma come una totalità, § 54 – 55;

– la somiglianza tra i segni deve essere esaminata sotto i tre soliti profili visuale-fonetico-concettuale, § 54;

– la maggior/minor somiglianza tra segni si compensa con la maggior/minor affinita merceologica , § 90.

Interessano semmai alcune peculiarità del caso specifico.

Per i prodotti sub iudice il consumatore di riferimento è sia il pubblico generale sia i professionisti del settore della preparazione dei concerti, § 29-33. Nei paragrafi successivi poi si tiene conto anche della frequenza di acquisto e dell’importanza del fattore costo. Per l’ufficio amministrativo, sebbene <‘lighting mixers’ were not purchased on a daily basis, they were not, however, necessarily particularly expensive. It concluded that the level of attention of the relevant public in respect of all the goods in question varied from average to high depending on the price and technical sophistication of the goods concerned>, § 34.

Ne segue che bisogna capire come giudicare quanto il consumatore appartiene a categorie diverse, come nel caso de quo. Il Tribunale è assai chiaro : circa il giudizio confusorio, <<where the relevant public consists of consumers who are part of the general public and of professionals, the section of the public with the lowest level of attention must be taken into consideration >>, § 39.

Altra peculiarità è che i <sound and Lighting mixers> costituiscono due prodotti separati, non potendo essere ritenuto un unico prodotto, paragrafo 48.

In presenza di un marchio composto di elementi figurativi e verbali, sono i primi maggiormente distintivi dei secondi poichè è più semplice ricordare e citare un marchio col nome che descriverne gli elementi figurativi , § 63.

Le differenze tra i due Marchi (vedili meglio nelle riproduzioni presenti in sentenza) non eliminano la somiglianza visiva, § 72.

Quanto alla somiglianza fonetica, anche questa è accertata come esistente paragrafo 82

La somiglianza concettuale, infine, secondo il Tribunale manca, dal momento che il marchio anteriore Marc con la Q non ha un significato specifico e per questo motivo non può essere stabilito un giudizio di somiglianza o di similianza concettuale.

Quanto al giudizio sul rischio di confusione, i tre profili della somiglianza tra segni non sempre vanno necesariamente “pesati” allo stesso modo, potendo variare in base alle qualità intrinseche dei segni o alle condizioni di vendita. paragrafo 97 . In particolare, <if the goods covered by the marks in question are usually sold in self-service stores where consumers choose the product themselves and must therefore rely primarily on the image of the trade mark applied to the product, the visual similarity between the signs will as a general rule be more important. If, on the other hand, the product covered is primarily sold orally, greater weight will usually be attributed to any phonetic similarity between the signs (judgment of 6 October 2004, New Look v OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE and NLCollection), T‑117/03 to T‑119/03 and T‑171/03, EU:T:2004:293, paragraph 49).>.

Questo è forse il passaggio più interessante.

Nel caso specifico, viene respinta l’istanza del titolare contestato, secondo cui la vicinanza fonetica ha poca importanza: <sebbene in beni siano <<‘sold as seen’ in self-service stores or through catalogues, they are also likely to be recommended or purchased orally. Consumers could seek assistance from a salesperson or be led to choose goods from the categories in question because they have heard them being spoken about, in which case they might retain the phonetic impression of the mark in question as well as the visual aspect. Therefore, in the assessment of the likelihood of confusion, the phonetic identity between those signs is, in this case, at least as important as their visual similarity)>>, § 98..

Il giudizio di confondibilità dato dall’ufficio amministrativo, quindi, va confermato, § 99