L’inserimento di una data anteriore in marchio, tale da conferirgli un’aura di lunga tradizione e/o di elevato know how (in realtà inesistente), può essere inganno per i consumatori

Fattispecie interessante, anche se dall’esito scontato secondo il diritto dei marchi, quella decisa da Corte di Giustizia 26.03.2026, C-412/24, Fauré Le Page Maroquinier SAS, Fauré Le Page Paris SAS contro Goyard ST-Honoré SAS.

Fauré Le Page Paris aveva depositato due marchi francesi, recanti la dicitura «Fauré Le Page Paris 1717» per designare, in particolare, i prodotti «cuoio e sue imitazioni; bauli e valigie; borse da viaggio; borsette».

Un concorrente ne aveva però azionato la nullità per decettività (art. 3 § 1 lett. g) dir. 2008/95; ora art. 4.1.g),   dir. 2015/2436).

L’unico aspetto un poco interessante è l’osservazione  per cui, da un lato, la decettività deve per legge concernere il prodotto o il servizio, mentre, dall’altro,  la data (di “fondazione” potremmo dire) concerne l’azienda, se non addirittura l’imprenditore.

Ma ha buon gioco la CG nell’osservare che quest’ultimo aspetto poi si riverbera inevitabilmente sul prodotto.

24 Occorre ricordare che, affinché si possa accertare, secondo tale disposizione, che un marchio è stato registrato nell’inosservanza dell’impedimento alla registrazione attinente al rischio di inganno, deve essere dimostrato che il segno depositato ai fini della registrazione come marchio generava di per sé un rischio del genere, essendo irrilevante la successiva gestione di detto segno (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punti 55 e 56).

25 Inoltre, la nullità ai sensi di detta disposizione presuppone che sia accertata, sulla base delle circostanze del caso di specie, l’esistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del pubblico (v., in tal senso, sentenze del 30 marzo 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, punto 47, nonché dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 54).

26 Come indicato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 33 a 41 delle sue conclusioni, e come risulta sia dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95, che contiene un elenco esemplificativo di caratteristiche di prodotti o servizi, sia dall’obiettivo di tale disposizione, consistente nel contrastare gli inganni intrinseci al segno registrato come marchio o depositato a tal fine, l’accertamento che un marchio «[può] indurre in errore il pubblico», ai sensi di detta disposizione, deve fondarsi su un inganno in relazione a una caratteristica dei prodotti o dei servizi designati da tale marchio. Pertanto, l’impedimento alla registrazione e il motivo di nullità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 non possono essere applicati, in particolare, nei casi in cui il marchio controverso sia tale da indurre in errore il pubblico in relazione a una caratteristica del suo titolare, e non in relazione a una caratteristica dei prodotti o dei servizi che esso designa.

27 Nel caso di specie, sebbene, come si evince dal punto 13 della presente sentenza, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) abbia ritenuto che un segno che associa un anno ad una città possa evocare, nella mente del pubblico di riferimento, la data e il luogo di fondazione del titolare del marchio, questi due elementi non costituiscono, di per sé, caratteristiche dei prodotti commercializzati dalle società Fauré Le Page.

28 Ciò premesso, come risulta dal punto 20 della presente sentenza, tale giudice ha altresì ritenuto che tali prodotti rientrassero nel settore della pelletteria di lusso, che i marchi contestati fossero percepiti dal pubblico di riferimento come rivendicanti indebitamente, per il loro titolare, un’anzianità di diversi secoli in tale settore e che l’informazione errata così veicolata potesse influenzare la decisione di acquisto dei consumatori dei prodotti contrassegnati da uno di tali marchi, dal momento che i consumatori di articoli di pelletteria di lusso attribuiscono importanza alla storia e all’anzianità dell’impresa che li commercializza e ne deducono che tali articoli godono di una qualità e di un prestigio particolare.

29 Ebbene, come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, l’inclusione, in un marchio, di un numero percepito dal pubblico di riferimento come l’anno di fondazione dell’azienda può, eventualmente, evocare un savoir‑faire particolare, garanzia di qualità del prodotto designato da tale marchio e che contribuisce a conferirgli un’immagine di prestigio. Poiché la qualità del prodotto è una delle caratteristiche contemplate a titolo esemplificativo all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 e tale qualità può risultare, nel settore degli articoli di lusso, anche dallo stile e dall’immagine di prestigio del prodotto (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Copad, C‑59/08, EU:C:2009:260, punto 24), l’esistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del pubblico, ai sensi di tale disposizione, può essere constatata quando non sussistono il savoir‑faire di una siffatta estensione temporale e, pertanto, la garanzia di qualità e l’immagine di prestigio ad esso associati o che ne derivano.

30 Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se il numero menzionato nei marchi di cui si chiede l’annullamento sia percepito dal pubblico di riferimento come un anno di fondazione dell’azienda ed evochi un savoir‑faire particolare, come un savoir‑faire di lunga data, che conferisce una garanzia di qualità e un’immagine di prestigio al prodotto per il quale il marchio è registrato. In tale contesto, il giudice nazionale deve esaminare ciascuno dei marchi nel loro insieme prendendo in considerazione, in particolare, la presenza in essi, oltre al numero 1717, del termine «Paris» così come il messaggio che essi veicolano nella mente del pubblico di riferimento.

31 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che, qualora un marchio includa un numero che può essere percepito dal pubblico di riferimento come indicante l’anno di fondazione dell’azienda ed evochi, per il fatto che tale anno è risalente nel tempo, un savoir‑faire di lunga data che conferisce una garanzia di qualità e un’immagine di prestigio ai prodotti per i quali il marchio è registrato, quando invece un savoir‑faire di tale estensione temporale non esiste, se ne può dedurre che tale marchio può ingannare il pubblico, ai sensi di tale disposizione.

Altra decisione nell’annosissima lite sul marchio Budweiser

La massima di Cass. sez. I, sent. 09/07/2024 n. 18.683, rel. Ioffrida:

<<È invalida la registrazione di un segno come marchio, se può indurre nel pubblico l’erronea convinzione che il prodotto provenga da un’area territoriale nota per le eccellenti qualità di quel prodotto, giacché in tale ipotesi si verifica un effetto distorsivo del mercato, ingenerato dall’inganno subito dai consumatori – portati a credere che il prodotto che viene loro proposto provenga da una certa area geografica e goda dei pregi per cui essa è nota – e ciò a prescindere dall’appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione dell’area geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per contraffazione conseguente alla dedotta invalidità della registrazione di un segno come marchio, proposta da un noto birrificio nei confronti di imprese concorrenti che avevano utilizzato il segno su prodotti provenienti da area geografica diversa da quella boema, in cui l’attore produceva il proprio prodotto)>>.

Sentenza importante in tema di decettività e preuso del marchio, che andrà studiata attentamente.

(massima di Giustizia Civile Massimario 2024 , letta in DeJure Giuffrè)

Un interessante caso di marchio decettivo

Trib. UE 29.11.2023, T-107/23, Myforest Foods c. EUIPO, conferma la ingnnevolezza del marchio denominativo MYBACON per sostituti della carne (cl. 29: ‘Fungi-based meat substitutes; meat substitutes; prepared meals consisting primarily of meat substitutes including fungi-based meat substitutes’)

Ce ne notizia Marcel Pemsel in IPKat.

Giustamente il T. ritiene irrilevante l’argomento per cui il pubblico, che sceglie questi cibi, è attento oltre la media e non si fa ingannare.

Infatti sono acquisti fatti di solito  in fretta e senza leggere i dettagli in etichetta; e comunque possono essere fatti anche da chi di solito non acquista cibi del genere, rientrando allora nel publico rilevante

Pemsel ricorda il nesso con la disciplina delle pratiche commerciali scorrette per ingannevolezza (da noi: art. 21 ss cod. cons.): concetto che non si discosta da quello della disciplina dei marchi de qua (art. 14.1.b cod. cons.).

Marcel coglie una differenza però , relativa ai materiali su cui ancorare il giudizio (le informazioni in etichetta non contano per i marchi, contano per la disciplina consumeristica).     Forse esatto, alla luce dell’ampiezza del concetto di “pratica commerciale” (da noi: art. 18.1.d) del cod. cons.). Solo che anche un  marchio in sè non ingannevole può diventare tale con l’uso (art. 21.2 c.p.i.): quindi la differenza potrebbe svanire.