Eleonora Rosati in IPKat ci notizia di (e ci linka ad) una assai interessante decisione del 4 Board of appeal EUIPO sull’effetto tecnico ostativo alla registrazione dei marchi di forma (6 dicembre 2024, proc. R 12/2024-4, Tetra Laval v. Lami Packaging), tema sempre un poco complesso.
La norma è l’art. 7.1.e.ii) del reg. 2017/1001.
Il marchio sub iudice è costituito dalla seguente forma del noto contenitore Tetrapack:
Ebbene il Board dice che l’effetto tecnico, oltre a dover concernere tutte le caratteristiche, deve poi essere percepibile dall’utente. Mi pare il punto più interessante.
E’ vero che il parametro sogettivo è dato da quest’ultimo (l’utente medio), secondo la filosofia concorrenziuale alla base della privativa di marchio, Ma perchè mai la privativa va conessa (cioè l’ostacolo noramtivo citato non opera) quando la scelta della forma è dettata solo da ragioni tecniche, anche se a fini di più efficiente produzione e trasporto, ciò di cui l’utente di riferimento non è in grado di avvedersi? Eppure così decide il Board.
<<59 In conclusione, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), RMC si applica quando la forma in questione ha un effetto diretto sull’utilità che il prodotto in questione è destinato ad avere dal punto di vista del pubblico di riferimento. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), RMC non trova applicazione nel caso di specie perché il risultato tecnico ottenuto dalle prime tre caratteristiche individuate al punto 30 che precede si riferisce semplicemente al processo di fabbricazione del prodotto stesso, senza incidere sulla funzione svolta da tale prodotto. 60 Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), RMC deve essere escluso in casi come quello di specie, in cui la forma in questione non è la causa di un risultato tecnico che influisce sul modo in cui il prodotto è utilizzato, bensì la conseguenza dell’ingegneria industriale sulla sua progettazione eproduzione. 61 Pertanto, il fatto che il marchio contestato consenta un efficace rapporto volumetrico rispetto alla superficie conservando nel contempo la staffabilità, l’immagazzinamento e la manipolazione del prodotto non riguarda un risultato tecnico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMC. Infatti, la capacità di una forma di contenere più liquidi o prodotti alimentari o di essere facilmente imballata e captata non è un risultato tecnico raggiunto dal prodotto nel normale corso del suo uso. La forma in questione non svolge una funzione intrinseca, né in relazione ad altri prodotti” >>(qui l’originale in inglese stante l’incerta traduzione -forse automatica.- italiana).
Rigettata pure la contestazione di malafede basata sul fatto che il richiedente sarebbe stato consapevole della non registrabilità.
Victoria Thüsing su IPKat ci notizia di 5th board of appel EUIPO 04 gennaio 2024, proc. R 1934/2023-5, Winch Industry GmbH, su marchio tridimendionale relativo a tende da installare sul tetto di auitovetture e costituito dalla rappresetnazione delle tende stesso:
marchio 3D chiesto in registrazione
La differenza rispetto alle tende consuiete era indicata analitricamente dall’istanze.
Giustamente il primo grado e l’appello de quo rigettano la dom,anda. Tale possibile differenza è insigmnificante (se esistente) per cui l’effetto monopoistico prodotto dalla descrittività non verrebbe evitato.
Cass. sez. 1 del 28 novembre 2023 n. 33.100, rel,. Ioffrida, affronta tre importanti questioni, in una delle più interessanti vertenze IP degli ultimi anni:
Questo il marchio Piaggio, costituito dal frontale dello scooter:
“TRIDIMENSIONALE IL MARCHIO CONSISTE NELLA RAPPRESENTAZIONE TRIDIMENSIONALE DI UNO SCOOTER. LA RAPPRESENTAZIONE È FORNITA IN 5 VISTE ORTOGONALI E 1 PROSPETTICA, COME DA ALLEGATO” (dal fascicolo)
1) se vi sia o meno valore sostanziale nella forma, tale da render invalido il marchio ex art. 9.1.c) cpi,
2) il rapporto tra tale giudizio e l’eventuale artisticità dell’oggetto ex art. 2 n. 10 l. aut.
3) l’individuazione del segno su cui rendere il giudizio di contraffazine, tenuto conto che il frotnale è leggermente variato più volte nel corso degli anni.
Sub 1) la SC (§ 3.6) accoglie la tesi dei produttore cinese : il valore sostanziale non significa “decisivo” o “prevalente”: basta che contribuisca in qualche modo alla scelta di acqisto.
Ci pare tesi errata: il termine “sostanziale” significa assai di più di quanto afferma la SC.
Irrilevante la giurisprudenza europea che non può violare la cristallina portata semantica del lemma.
sub 2): stante la sostanziale sovrapponibilià tra valore sostnziale (art. 9.c cpi) e valore artistico (art. 2.10 l. aut.) , <<ne consegue che, il riconoscimento di un valore artistico alla forma di un prodotto quale opera di design, ai fini della tutela secondo la l.d.a., – per essere la (Omissis) addirittura divenuta, per effetto di numerosi riconoscimenti da parte dell’ambiente artistico, non meramente industriale (quali anche le innumerevoli presenze in “film, pubblicità, fotografie, che hanno come protagonista un mito”, pag. 29 della sentenza impugnata), “un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano”, comporta, di regola, che la stessa forma dia al prodotto quel “valore sostanziale” che osta alla registrazione della forma come marchio>> (§ 3.9).
Il giudizio è affrettato visto che son diversi i consumatori/utenti nei due casi.
Inoltre non viene considerato il fattore tempo: prima che il segno di forma sia “iconico”, il marchio può essere stato depositato validamente.
sub 3) è il punto più complesso sia in teoria che in fatto. La SC ravvisa unicità del segno su cui operare il giudizio contraffattorio (conterebbe una sua concezine astratta, astorica), pur in presenza di (modesto) variare nel corso degli anni (§ 4,3). E’ questine difficile, implicante anche un approccio di teoria estetica e sulla quale non mi pronuncio. CErto non accoglierla porrebbe problemi pratici assai significativi, allalue dell’evoluzione graduale ma costante del frontale nel corso del tempo.
Pertanto rinvia ad altra sezione della CdA di Torino
E’ grave, infine, circa la tecnica redazionale, che i nostri giudici si ostinino nel non inserire la riproduzione completas (qui non c’è nemmeno una minimale) dei segni o dei prodotti incausa : vanifica la ratio della pubbliczione della sentenza ,. consistente nel permettere il controllo pubblico e democratico della stessa.
Trib. UE 6 dicembre 2023 , T-297/22, BB Services v. EUIPO-Lego, afferma la validità comer marchio di forma del segno tridimensionsale sopra rappresentato.
Era stata azionata la violazione dell’art. 7.1.e) sub i) (forma del prodotto) e sub ii) (forma necessaria per ottenere un risultato tecnico) Reg. 2017/1001.
La chiave di volta sta nel fatto che , secondo la interpretazione del Trib., per aversi tale nullità bisogna che tutti gli elementi della forma siano volti a riprodurre il prodotto o ad ottenere un risultato tecnico. Quindi, se anche un solo elemento è sganciato da questa necessità, la fattiaspecie astratta non si applica e il marchio è valido
Sub i) :
<< 72 Infatti, le caratteristiche essenziali che derivano dal tenone sulla testa, dalle mani a gancio e dai fori sotto i piedi e sul retro delle gambe della figurina controversa possono essere dedotte dal marchio contestato, tenuto conto della sua rappresentazione grafica, ma anche da altri elementi d’informazione, in particolare dalla conoscenza che ha il pubblico del sistema di costruzione modulare dell’interveniente, come si evince dai documenti versati nel fascicolo dalla ricorrente (v. punti 27, 53 e 54 supra), nei limiti in cui questi sono ricollegabili ai motivi e agli argomenti da essa esposti dinanzi al Tribunale (v. punto 21 supra), e che è altresì un fatto notorio (v. punto 55 supra).
73 Si deve pertanto ritenere che il tenone sulla testa, i ganci sulle mani e i fori sul retro delle gambe e sotto i piedi della figurina di cui trattasi costituiscano caratteristiche essenziali del marchio contestato, tenuto conto della sua natura di «figurina da costruzione incastrabile». Tali elementi risultano importanti per la compatibilità di tale figurina e per la sua idoneità ad essere assemblata con altri prodotti.
77 Si deve concludere che, se è vero che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che le caratteristiche considerate al punto 51 della decisione impugnata fossero caratteristiche essenziali del marchio contestato, essa ha invece commesso un errore di valutazione omettendo di considerare essenziali le caratteristiche supplementari asserite dalla ricorrente, ossia il tenone sulla testa, i ganci alle mani e i fori sul retro delle gambe e sotto i piedi>>.
Sub ii) :
<<156 Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non può applicarsi qualora vi sia almeno una caratteristica essenziale della forma che non è necessaria per ottenere un risultato tecnico, di modo che il marchio contestato non è costituito «esclusivamente» dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico (v. punti 121 e 122 supra).
157 Nel caso di specie, la forma controversa è quindi suscettibile di tutela come marchio dell’Unione europea se almeno una delle sue caratteristiche essenziali non deriva direttamente dal risultato tecnico della natura incastrabile o della modularità del prodotto considerato in quanto figurina da costruzione incastrabile. Per inciso, va notato che i risultati non tecnici del prodotto considerato come figurina giocattolo sono irrilevanti ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 e non possono impedire la registrazione del marchio contestato.
158 Orbene, è giocoforza rilevare che la forma cilindrica o «a botte» della testa della figurina controversa non discende direttamente dal risultato tecnico di assemblaggio e di incastro di una figurina da costruzione incastrabile nel sistema di costruzione modulare dell’interveniente. Lo stesso dicasi per la forma corta e rettangolare del collo e per la forma trapezoidale, piatta e angolare del busto, nonché per la forma specifica delle braccia con le mani e per quella delle gambe con i piedi.
159 Infatti, le caratteristiche ornamentali e di fantasia menzionate ai punti da 51 a 54 della decisione impugnata (v. punti 64 e 78 supra) ed elencate al precedente punto 158, derivano dalla libertà dell’ideatore della figurina giocattolo e della figurina da costruzione incastrabile. Mentre la presenza di fattezze umane e di dispositivi di assemblaggio è fondamentalmente richiesta dalla duplice natura del prodotto, vi è una notevole libertà per quanto riguarda la configurazione di tali elementi.
160 La commissione di ricorso, ai punti 53 e 84 della decisione impugnata, ha quindi giustamente ritenuto, in sostanza, che tali caratteristiche essenziali, data la loro natura ornamentale e di fantasia, potessero essere modificate e configurate con, in linea di principio, una notevole libertà di progettazione.
165 La valutazione della commissione di ricorso non contrasta neppure con l’interesse sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, che consiste nell’evitare che il diritto dei marchi si traduca nel concedere a un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto (v. punto 101 supra). La commissione di ricorso ha tenuto in debito conto tale interesse al punto 84 della decisione impugnata (v. punto 160 supra). Il marchio contestato non rende impossibile, per i concorrenti, l’immissione sul mercato di figurine che presentano caratteristiche tipiche di tale categoria di giocattoli. Non impedisce neppure la distribuzione di figurine di diversa concezione compatibili con il sistema di costruzione modulare dell’interveniente. Come rilevato, in sostanza, dalla commissione di ricorso al punto 53 della medesima decisione, esiste un’ampia libertà di progettazione per figurine del genere>>.
l’analisi del Tribunale è alquanto approfondita, per cui sarà da tenere in considerazione per chi si occuperà del tema .
Il Trib. UE 29.11.2023, T-19/22, nella lite tra Piaggio e il produttore cinese dà ragione alla prima circa la registrabilità come marchio tridimensionale dell’aspetto della Vespa modello LX, che riproduto qui sotto:
(dal sito curia.eu)
La sentenza è interessante assai, anche per il profilo probatorio reggente l’accertamento di distintività sopravvenuta.
Il Trib. nega la distintività ab origine, ma accoglie la domanda di distintivià sopravvenuta (secodnary meaning), riformando la decisione amminstrativa, con miotivaiozne che riporto di seguito.
Va notato che viene superata l’insidiosa eccezione del produttore cinese, per cui i documenti provatori di Pioaggio erano sì relativi alal Vespa ma non esattamente al modello de quo (§ 95).
Ed ecco la motivaizone pertinetne:
<< 99 Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo risulta che la forma rappresentata dal marchio contestato corrisponde alla raffigurazione tridimensionale dello scooter «Vespa LX» commercializzato dalla ricorrente.
100 Sebbene gran parte degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non si riferiscano direttamente a tale raffigurazione, ma piuttosto alla «Vespa» in generale o ad altri modelli di «Vespa», resta tuttavia il fatto che la ricorrente ha prodotto taluni elementi di prova che riguardano specificamente il marchio contestato, come gli opuscoli e i sondaggi di opinione.
101 Inoltre, occorre osservare che l’apparenza complessiva degli scooter che figurano negli elementi di prova prodotti dalla ricorrente, ivi compreso lo scooter «Vespa LX», resta essenzialmente la stessa.
102 Come rilevato dalla ricorrente, ciò è corroborato, in particolare, dalla circostanza che le tre caratteristiche della forma rappresentata dal marchio contestato che sono state menzionate dalla ricorrente, ossia lo scudo a forma di freccia, la forma a «Ω rovesciata» tra la sella e la pedana nonché la forma a «X» tra le bombature laterali e il sottosella, compaiono in tutti gli altri scooter «Vespa» che figurano negli elementi di prova della ricorrente e in tutti gli scooter «Vespa» commercializzati tra il 1945 e il 2008 che sono stati presentati dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione dell’esaminatrice del 3 aprile 2014.
103 Tale constatazione è altresì corroborata dalla sentenza del 6 aprile 2017 del Tribunale di Torino (allegato 12 al ricorso), nella quale è stato riconosciuto che le tre caratteristiche summenzionate nonché la forma a goccia della scocca erano ricorrenti in tutti i modelli di «Vespa» dal 1945 a oggi e, in ogni caso, certamente nello scooter «Vespa LX», la cui forma è rappresentata dal marchio contestato.
104 Infine, le variazioni tra i diversi modelli di scooter «Vespa» sono poco numerose.
105 Ne consegue che, tenuto conto dell’esistenza di elementi di prova che riguardano specificamente il marchio contestato, gli elementi di prova che fanno riferimento alla «Vespa» in generale o ad altri modelli di «Vespa» concernono, in un certo modo, la forma rappresentata dal marchio contestato e non possono essere ignorati nell’ambito dell’esame del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato. Infatti, non è escluso che tali elementi di prova, considerati nel loro insieme, siano idonei a dimostrare che il pubblico di riferimento percepisce tutti gli scooter «Vespa», ivi compreso lo scooter «Vespa LX» la cui forma è rappresentata dal marchio richiesto, come provenienti da una stessa impresa determinata, tenuto conto del loro aspetto complessivo, che è rimasto essenzialmente lo stesso dal 1945. La commissione di ricorso ha, pertanto, commesso un errore di valutazione nel ritenere in sostanza, ai punti 72 e 73 della decisione impugnata, che tali elementi di prova non fossero rilevanti.
106 Sotto un secondo profilo, la commissione di ricorso ha rilevato che i dati relativi al volume delle vendite, ai fatturati, alle quote di mercato e agli investimenti pubblicitari non erano affidabili e che nessun elemento di prova consentiva di corroborarli.
107 A tal riguardo, dalla tabella contenente i dati relativi al volume delle vendite e alla quota di mercato della «Vespa» in 26 Stati membri risulta che i modelli di «Vespa» hanno avuto il volume di vendite più elevato, e che essi hanno altresì detenuto una delle quote di mercato più considerevoli in tutti gli Stati membri tra il 2007 e il 2012. Inoltre, per quanto riguarda i dati relativi a Cipro e a Malta, che non figurano nella tabella summenzionata, dalla tabella che presenta il volume delle vendite e il fatturato relativi a detti modelli in tutti gli Stati membri risulta che il volume delle vendite e i fatturati per questi due Stati membri non sono stati particolarmente importanti, ma sono aumentati tra il 2009 e il 2012.
108 Sebbene, come ha correttamente sottolineato la commissione di ricorso, tali dati consistano in semplici tabelle Excel preparate dalla ricorrente stessa, sicché il loro valore probatorio è limitato, resta nondimeno il fatto che la ricorrente ha prodotto elementi di prova idonei a confermare taluni dati relativi al volume delle vendite e alla quota di mercato detenuta dalla «Vespa». Si tratta, in particolare, della lettera dell’ANCMA del 29 gennaio 2015 la quale conferma, quanto meno, i dati relativi al volume delle vendite e alle quote di mercato della «Vespa» in Italia tra il 2007 e il 2012. Parimenti, la relazione di verifica contabile attesta che la ricorrente ha ottenuto notevoli introiti tra il 2005 e il 2013 in Italia, grazie alla vendita di «Vespa».
109 La commissione di ricorso ha, pertanto, commesso un errore di valutazione nel ritenere in sostanza, ai punti 70 e 84 della decisione impugnata, che nessun elemento di prova fosse tale da corroborare i dati relativi al volume delle vendite, ai fatturati e alle quote di mercato della «Vespa».
110 Per di più, dalla tabella relativa agli investimenti pubblicitari della ricorrente risulta che quest’ultima ha destinato importi molto elevati alla promozione della «Vespa», perlomeno in Italia, Germania, Spagna, Francia e Belgio, tra il 2003 e il 2012.
111 Se è vero che anche tali dati sono contenuti in una tabella Excel preparata dalla ricorrente stessa, sicché il loro valore probatorio è limitato, occorre tuttavia osservare che taluni elementi di prova erano idonei a corroborare l’entità degli investimenti pubblicitari realizzati dalla ricorrente.
112 Anzitutto, la relazione di verifica contabile conferma che la ricorrente ha realizzato considerevoli investimenti pubblicitari tra il 2005 e il 2013 in Italia. La ricorrente ha poi presentato opuscoli in inglese e in italiano su diversi modelli di «Vespa», un libro dedicato al «mito di Vespa» e una pubblicazione intitolata «Vespa. Un’avventura italiana nel mondo», i quali erano idonei a dimostrare che la «Vespa» era stata pubblicizzata non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Infine, il catalogo «Eurovespa 2000» e la presenza di «Vespa club» in 20 Stati membri erano parimenti tali da dimostrare che la ricorrente aveva compiuto alcuni sforzi al fine di promuovere la «Vespa» all’interno dell’Unione.
113 La commissione di ricorso ha, pertanto, commesso un errore di valutazione nel ritenere, al punto 71 della decisione impugnata, che nessun elemento di prova fosse idoneo a corroborare i dati relativi agli investimenti pubblicitari realizzati dalla ricorrente rispetto alla «Vespa».
114 Sotto un terzo profilo, la commissione di ricorso ha ritenuto che gli elementi di prova non coprissero l’intero territorio dell’Unione. In particolare, i sondaggi di opinione sarebbero stati realizzati solo in dodici Stati membri e, quindi, coprirebbero solo una parte di detto territorio. Inoltre, i dati relativi al volume delle vendite, ai fatturati e alle quote di mercato non sarebbero corroborati da alcun elemento oggettivo, sicché la ricorrente non avrebbe prodotto elementi di prova rilevanti per quanto riguarda gli Stati membri non interessati dai sondaggi di opinione. Detta commissione ha pertanto ritenuto che, anche ammettendo che i sondaggi di opinione e le altre prove prodotte dalla ricorrente siano rilevanti, i risultati dei citati sondaggi in dodici Stati membri non potevano né essere estesi a tutti gli Stati membri, né essere completati e corroborati, negli Stati membri non interessati dai sondaggi in parola, dagli altri elementi di prova prodotti dalla ricorrente.
115 Se è certo vero che i sondaggi di opinione riguardano solo dodici Stati membri, mentre l’Unione ne contava 27 alla data di deposito della domanda di registrazione, occorre tuttavia sottolineare che, benché occorra dimostrare che il marchio contestato ha acquisito carattere distintivo in tutti gli Stati membri dell’Unione, non è affatto richiesto che gli stessi tipi di elementi di prova vengano prodotti per ogni Stato membro [v. sentenza del 28 ottobre 2009, BCS/UAMI – Deere (Combinazione dei colori verde e giallo), T‑137/08, EU:T:2009:417, punto 39 e giurisprudenza ivi citata]. Infatti, l’assenza di sondaggi non esclude che sia dimostrato che un segno ha acquisito carattere distintivo in seguito all’uso, dal momento che tale dimostrazione può essere fornita mediante altri elementi (v., in tal senso, sentenze del 28 ottobre 2009, BCS/UAMI – Deere (Combinazione dei colori verde e giallo), T‑137/08, EU:T:2009:417, punto 41, e del 10 giugno 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Raffigurazione di un motivo a scacchiera), T‑105/19, non pubblicata, EU:T:2020:258, punto 63).
116 Inoltre, come ricordato al precedente punto 88, gli elementi di prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso possono riguardare complessivamente tutti gli Stati membri oppure un gruppo di Stati membri. Taluni elementi di prova possono, di conseguenza, presentare una rilevanza riguardo a più Stati membri, se non a tutta l’Unione (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punti 80 e 87). Come ricordato al precedente punto 85, nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 impone di dimostrare con prove distinte l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso in ciascun singolo Stato membro, e sarebbe eccessivo esigere che la prova di una siffatta acquisizione venga fornita separatamente per ciascuno Stato membro.
117 Orbene, si deve necessariamente constatare che taluni elementi di prova diversi dai dati relativi al volume delle vendite, ai fatturati e alle quote di mercato potevano essere rilevanti ai fini della valutazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato negli Stati membri non interessati dai sondaggi di opinione.
118 Si tratta, in particolare, della presenza della «Vespa» nel Museum of Modern Art di New York, dei numerosi estratti di giornali online che mettono tutti in luce che, secondo esperti internazionali di design, la «Vespa» fa parte dei dodici oggetti che hanno segnato il design mondiale nel corso degli ultimi cento anni, delle fotografie contenute nella pubblicazione intitolata «Il mito di Vespa», le quali mostrano l’utilizzo degli scooter «Vespa» in film noti a livello mondiale, come «Vacanze romane», o ancora della presenza di «Vespa club» in numerosi Stati membri, i quali erano idonei a dimostrare il carattere iconico della «Vespa» e, quindi, il suo riconoscimento a livello globale, anche in tutta l’Unione.
119 La commissione di ricorso ha, pertanto, commesso un errore di valutazione nell’omettere di tener conto degli elementi di prova in questione i quali erano, invece, tali da dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato in tutta l’Unione>>.
Questo disegno di un teddy bear come marchio bidimensionale (così pare, anche se il rif. all’art. 7.1.e) del reg. 40-1994 fa pensare ad una forma cioè ad un segno 3D) per gioielli è stato ritenuto sufficientemente distintivo, per cui è stata rigettata la domanda di amnnullamenot per carenza di distintività.
<< 70 First, it is true that, according to the case-law, a sign which is excessively simple and composed of a basic geometrical figure, such as a circle, a line, a rectangle or a conventional pentagon, is not, in itself, capable of conveying a message which consumers will be able to remember, with the result that they will not regard it as a trade mark unless it has acquired distinctive character through use (see, to that effect, judgment of 12 September 2007, Cain Cellars v OHIM (Device of a pentagon), T‑304/05, not published, EU:T:2007:271, paragraph 22 and the case-law cited).
71 In that regard, it must be observed that the contested sign and geometrical shapes cannot be regarded as being comparably simple. Irrespective of whether it will be recognised as a teddy bear or as a fantasy figure, the outline contains sufficient elements – such as rounded shapes – as a result of which it cannot be compared to a simple geometrical shape.
72 Secondly, it should be borne in mind that it is settled case-law that, in its review of legality, the Court is not bound by the decision-making practice of EUIPO (judgment of 7 September 2022, Völkl v EUIPO – Marker Dalbello Völkl (International) (Völkl), T‑155/21, not published, EU:T:2022:518, paragraph 32 and the case-law cited).
73 Thirdly, the heart symbol is commonly used in trade in general, and not only in the jewellery sector. It is also used in a wide variety of fields and is immediately recognised as symbolising love or affection. The extent of the use of the heart symbol cannot be compared to the use of the representation of a teddy bear. Although the teddy bear is capable of conveying positive feelings, it is not used for the same purposes and is not associated, immediately and unequivocally, with feelings of love or affection, but rather, as the applicant also maintains, with childhood or childhood memories.
74 That conclusion cannot be called into question by the applicant’s argument that the relevant public would not be attracted by the shape of the bear in itself, but rather by the symbols conveyed by it, namely love or tenderness, or by the argument relating to the meaning of the teddy bear as a symbol of love. The consumer will perceive and remember the mark as such and it cannot be established that, in the present case, such a consumer will be attracted by that mark solely because of the appeal of the symbols that it represents>>.
Rigettata pure il motivo della caratteristica (rectius: della forma) che dà valore essenziale al prodotto (art. 7.1.e.iii) reg. 1001 / 2017.
<< 84 The immediate aim of the prohibition on registering purely functional shapes and the prohibition on registering shapes which give substantial value to the goods is to prevent the exclusive and permanent right which a trade mark confers from serving to extend the life of other rights which the EU legislature has sought to make subject to ‘limited periods’ (see, by analogy, judgments of 18 September 2014, Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, paragraph 31, and of 6 October 2011, Bang & Olufsen v OHIM (Representation of a loudspeaker), T‑508/08, EU:T:2011:575, paragraph 65).
85 Like the ground for refusal to register that applies to the shapes of goods which are necessary to obtain a technical result, the ground that concerns refusal to register signs consisting exclusively of shapes which give substantial value to the goods is to prevent the granting of a monopoly on those shapes (judgment of 6 October 2011, Representation of a loudspeaker, T‑508/08, EU:T:2011:575, paragraph 66).
86 The concept of a ‘shape which gives substantial value to the goods’ cannot be limited purely to the shape of products having only artistic or ornamental value, as there is otherwise a risk that products which have essential functional characteristics as well as a significant aesthetic element will not be covered. In that case, the right conferred by the trade mark on its proprietor would grant that proprietor a monopoly on the essential characteristics of such products, which would not allow the objective of that ground for refusal to be fully realised (see, by analogy, judgment of 18 September 2014, Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, paragraph 32).
87 It should also be borne in mind that, in accordance with the case-law cited in paragraph 34 above, in invalidity proceedings, as the registered EU trade mark is presumed to be valid, it is for the person who has filed the application for a declaration of invalidity to invoke before EUIPO the specific facts which call the validity of that trade mark into question.
88 In the applicant’s view, it is well known that the teddy bear is recognised as a symbol of love – similar to the symbol of the heart – which evokes positive emotions and strengthens the purchasing impulse. The applicant submits that the aesthetic value of the contested mark – an aspect which, in its view, is highlighted by the intervener – determines its attractiveness for consumers and significantly increases the value of the goods.
89 The Board of Appeal stated that the fact that the shape of the contested mark may be pleasing or attractive is not sufficient to exclude it from registration. In that regard, the Board of Appeal stated that the intervener’s statements relating to the meaning of the teddy bear symbol were not sufficient to show that the contested mark came under Article 7(1)(e)(iii) of Regulation No 40/94 and also observed that the applicant had merely recalled the relevant case-law without explaining in what respect the contested sign would determine to a large extent the behaviour of consumers. Lastly, it noted that the applicant relied on several occasions on the alleged simplicity of the bear shape in order to prove that it was devoid of distinctive character, which was in direct contradiction with the criteria required for the application of Article 7(1)(e)(iii) of that regulation.
90 In the present case, it must be stated that the contested mark does not represent a sign which consists exclusively of the shape or another characteristic of the goods. As is apparent from the reasoning set out in paragraphs 37 to 47 above, the goods covered by the contested mark represent items of jewellery which generally take the form of rings, necklaces or earrings and which are likely to bear the sign of which that mark consists, but not to take the shape thereof.
91 Consequently, the contested mark consists of a sign unrelated to the appearance of the goods it covers and not of a sign which consists exclusively of the shape of those goods.
92 Therefore, that assessment of the contested mark precludes that mark from being capable of falling under the prohibition laid down in Article 7(1)(e)(iii) of Regulation No 40/94>>.
Il board of appeal EUIPO (6 luglio 2023, 5 camera, R 870/2022-5, n° di deposito 002262327, di cu dà notizia Anna Maria Stein su IPKat; trad. inglese automat., orig. tedesco; questa la pag. del fascicolo nel database dell’ufficio) comnferma la difficoltà di registrare come marchio la forma del prodotto: solo se assi distaccantesi dalle prassi di ettore ci si può riuscire.
Così il BoA:
<<33 However, for the purpose of applying those criteria, account must be taken of the fact that the average consumer’s perception is not necessarily the same in relation to a three-dimensional mark consisting of the appearance of the product itself as it is in relation to a word or figurative mark consisting of a sign which is independent from the appearance of the goods it denotes. Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of products on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element; it could therefore prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark (29/04/2004, 456/01 P Metal C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38; 20/10/2011, 344/10 P pads C 345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46; 15/12/2016, 678/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 22; 26/10/2017, 857/16 , SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 22).
34 In such circumstances, only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR (20/10/2011, 344/10 P 345/10 P P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47 with further references). The more closely the registered shape resembles the shape most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood of the shape being devoid of any distinctive character for the purposes of that provision (16/12/2020, 118/20, Form einer Verpackung, EU:T:2020:604, § 28)>>.
E poi:
<< 48 Finally, a heart character is also a simple geometric shape which is generally also devoid of distinctive character (12/09/2007, 304/05 , Pentagon, EU:T:2007:271, § 22, 33; 13/07/2011, 499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 34; 13/04/2011, 159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 28, 30; 06/11/2014, 53/13 , Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 70; 28/06/2017, T-470/16, Darstellung EINES DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442, § 23;), although it is not the classification as a geometric shape that is decisive, but that the geometric figure illustrated is not capable of conveying a message that consumers will be able to remember (13/07/2011, 499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 36; 29/09/2008, 139/08 , Smiley, EU:T:2009:364, § 31, 37).
49 It is an obvious fact that heart symbols were perceived by the relevant public (see paragraph 39 above) in exactly the same way as nowadays, namely as an expression of sympathie, affection or connection, at the time of the application in 2001. The fact that the use of a heart shape is not, or was not unusual, on the bakery goods market that is the subject of these proceedings is evident from the Google image search submitted as Annex 2 by the applicant for cancellation on 25 August 2020, and is confirmed in the printouts from websites which show heart-shaped bread rolls submitted by the EUTM proprietor as Annex HE 2 with the grounds of appeal.
50 The decoration of the upper side of bread and bread rolls with the aid of stamps or handles or pushers is not novelty, but rather a longitudinal tradition, as can be seen from the ancient Browup mpel, as can be seen in Annex BG 1 of 3 November 2022 (see, in particular, the article over a 1500-year-old, religious breadth stamp in fts magazine).
51 Overall, it can be seen from the present documents and taking into account obvious facts that the goods that are the subject of these proceedings often had a round shape and were light colour in June 2001. Furthermore, the decoration of the bread surface is a longer-year-end tradition. With regard to simple heart designs, these were not distinctive in principle in 2001 as symbols for affection or enthusiasm. Finally, the use of this symbol for bakery goods, which were purchased and consumed at celebrations of all kinds, for example, was also customary on the market. The fact that the design of cardiac foodstuffs in the form of a heart was at least in 2002 in Germany (see paragraph 39 above) is also confirmed by the decision of the German Federal Patent Court (32 W (pat) 281/03) mentioned by the applicant for cancellation in its written submission of 3 November 2022. In that decision, confectionery in the form of a heart was refused on the grounds that it was devoid of distinctive character.
52 Overall, the contested sign merely consists of a connection between elements that are customary in the sector and devoid of distinctive character, which was already obvious in 2001. Overall, the contested trade mark 2001 was not so striking that it would have been remembered by the consumer (14/02/2019, 123/18 , REPRESENTATION OF A HERZENS (fig.), EU:T:2019:95, § 30)>>
Quindi
<<54 The more closely a sign resembles the shape most likely to be taken by the product in question (or its packaging or packaging), the greater the original distinctive character. Only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector is able to fulfil a function of indicating origin (29/04/2004 , 456/01 P resins C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 39; 07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 91; 26/10/2017, 857/16 , SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 23). Novelty and originality are not relevant criteria for the assessment of distinctive character (17/12/2010, 336/08, Hase, EU:T:2010:546, § 24; 26/11/2015, 390/14 , JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897, § 25; 26/10/2017, 857/16 , SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 23).
55 As already stated, light, round bread and bread rolls were common in 2001. At the time of application, the heart on the bread roll was also perceived as a purely decorative, customary and therefore non-distinctive symbol. 56 Whether it was the EUTM proprietor, which introduced the bread rolls decorated with a heart stamp for the first time on the market is likewise irrelevant and is unable to alter the already established non-distinctive character of the sign (cf. for descriptive expressions: 06/02/2013, 412/11 , Transcendental meditation, EU:T:2013:62, § 92).
57 The fact that the exclamation in the shape of a heart was supposedly a highly innovative design element at the relevant point in time cannot be understood against the background of the longitudinal breadth mist, which was much more elaborate in comparison therewith (see, for example, Annex BG 1 of 3 November 2022).
58 The EUTM proprietor’s reference to Section 50 (2) MarkenG in conjunction with Section 8 (1) (1) MarkenG also comes to nothing. This is because a corresponding provision according to which an application for a declaration of invalidity based on lack of inherent distinctive character can only be made within a period of ten years after the date of registration of the contested trade mark is lacking precisely in the European Union Trade Mark Regulation.
59 The Cancellation Division correctly found that the contested European Union trade mark was devoid of the necessary minimum degree of distinctive character pursuant to Article 59(1)(a) EUTMR in conjunction with Article 7(1)(b) EUTMR. The appeal must therefore be dismissed as unfounded>>.
Cass., sez. I , 11 maggio 2023 n. 12.881, rel. Nazzicone, sul tema.
Non ci son particolari approfondimenti ma solo rapide condivisioni di alcuni passaggi della ben più articolata sentenza di appello (App. Torino n. 199/2021 del 17.02.2021, RG 1932/2019)
<<La corte territoriale ha ritenuto che la forma oggetto dei marchi “(Omissis)” sia soltanto una delle numerose forme che potrebbero avere i contenitori di confetti, in quanto tutti i vari tipi di confezione potrebbero del pari essere muniti della medesima chiusura, brevettata come soluzione tecnica tutelata: ha, quindi, escluso che i brevetti attengano ad una “forma necessaria” o ad una “forma sostanziale”.
Si ricorda che per “forma necessaria” si intende quella che sia necessaria per ottenere un risultato tecnico, e, quindi funzionale, perché imposta dall’utilità industriale che persegue, onde, secondo tale principio, quando una determinata forma è “necessaria”, cioè inscindibilmente connessa con l’utilità di un trovato, l’imitazione è per ciò stesso lecita, sempre che sussista tale elemento di inscindibilità e quindi di necessarietà. Pertanto, si è affermato che i segni possono costituire oggetto di marchio, in quanto rispondano oggettivamente e preminentemente alla funzione distintiva del prodotto e della sua provenienza, senza esser vincolati dalla destinazione merceologica o dalla forma necessaria del prodotto stesso (Cass. 28 giugno 1980, n. 4090), in quanto “una forma funzionale, o necessaria, tale cioè da non potere essere evitata senza con ciò compromettere la funzione realizzata dal modello, pone in essere contestualmente un preciso elemento individualizzante nel mercato. Il modello si identifica, segno commerciale a parte, perché la sua forma, dichiarando e rendendo possibile la funzione che costituisce il cuore dell’idea, e’, in quanto tale, inconfondibile. Consegue che fuori delle ipotesi nelle quali vi è una privativa a tutela di quella funzione e di quella forma, se la funzione è liberamente riproducibile, lo è anche la forma che necessariamente la realizza” (in motivazione, Cass. 9 marzo 1998, n. 2578).
Dunque, per forma imposta dalla natura stessa del prodotto deve intendersi quella naturale ovvero quella standardizzata del prodotto, noto in tale configurazione, in tal modo restando esclusa la proteggibilità come marchio dalla legge, attesa la mancanza di capacità individualizzante del segno, che si oppone in via di principio ad una monopolizzazione, che penalizzerebbe la concorrenza senza giustificazione (così Cass. 23 novembre 2001, n. 14863; e già Cass. n. 60 del 2001; Cass. n. 6644 del 1996); essa si riscontra quando si tratta di una forma che non è ispirata ad un criterio di fantasia o di differenziazione del prodotto, ma costituisce una forma, utile e conveniente, che esprime esclusivamente il valore, cioè le caratteristiche essenziali del prodotto, racchiudendone in sé tutta e solo la dimensione funzionale (così, in motivazione, Cass. 16 luglio 2004, n. 13159, in relazione al c.d. ovetto Kinder, richiamata da entrambe le parti).
Mentre per “forma sostanziale” si intende quella che dà un valore sostanziale al prodotto, ossia “il cui pregio modifica l’identità di un prodotto in quanto tale, perché ne aumenta il valore merceologico, senza mutarne la funzione ontologica” (Cass. 23 novembre 2001, n. 14863).
La giurisprudenza unionale ha più volte ribadito che un segno, il quale rappresenti la forma di un prodotto, rientra tra i segni idonei a costituire un marchio, a condizione che sia, da un lato, riproducibile graficamente e, dall’altro, adatto a distinguere il prodotto o il servizio di un’impresa da quelli di altre imprese (Corte di giustizia UE 10 novembre 2016, C-30/15, Simba Toys, punto 37; 29 aprile 2004, Henkel, C-456/01, C-457/01, punti 30 e 31; 14 settembre 2010, Lego Juris, C-48/09, punto 39), affermando altresì che, più la forma della quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui si tratta, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo (Corte giustizia Comunità Europee 29 aprile 2004, n. 456/01 e 457/01, Henkel, cit.).
Proprio per questo, essa ha ritenuto nullo il marchio Europeo di forma tridimensionale costituito dal “cubo di Rubik”, svolgendo la c.d. struttura a griglia, che compare su ciascuna delle sue facce, dividendola in nove elementi quadrati della stessa dimensione, una funzione tecnica, assicurando la rotazione dei singoli elementi delle bande verticali ed orizzontali del cubo medesimo, sicché tale cubo costituisce un puzzle tridimensionale (Corte giustizia UE 10 novembre 2016, C-30/15 P, cit.).
Infatti, la legge impedisce la valida registrazione di un segno costituito, nelle sue caratteristiche essenziali, da un risultato tecnico, perché vi è un interesse generale all’utilizzo, che preclude situazioni di monopolio di soluzioni tecniche (cfr., fra le altre, Corte giustizia UE 16 settembre 2015, C-215/14, Nestle’, punto 38; 18 giugno 2002, C 299/99, Philips Electronics, punti 76 ss., sulle tre testine rotanti di un rasoio elettrico; Corte giustizia Comunità Europee 8 aprile 2003, C-53/01 a C-55/01, Linde, punto 44): così per la forma costituente soluzione di un problema tecnico e di marchi costituiti dalla forma del prodotto.
Mentre si osserva come non si possa escludere che l’aspetto estetico di un marchio che assume una determinata forma possa essere tenuto in considerazione, se richiama l’effetto visivo oggettivo e inusuale del design specifico del marchio suddetto (Corte giustizia UE 12 dicembre 2019, Euipo/Wajos, C-783/18, p. 32); Tribunale UE, 14 luglio 2021, T-488/20, p. 43 e 44).
Del pari, anche per questa Corte non è suscettibile di registrazione come marchio di forma la forma funzionale di un prodotto, che non presenti, per i consumatori di riferimento, carattere distintivo (Cass. 27 luglio 2015, n. 15681, non massimata, ma edita), come quando la forma sia imposta dalla natura stessa del prodotto, in quanto forma necessaria per ottenere un risultato tecnico o forma che dà un valore sostanziale al prodotto (Cass. 29 ottobre 2009, n. 22929).
In ogni caso, recepiti dall’ordinamento positivo tali concetti, va altresì precisato che il principio di correttezza, enunciato in senso generale dall’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., costituisce anche il limite della teoria della c.d. forma necessaria e della c.d. forma sostanziale.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato l’estrinsecità della forma rispetto al prodotto ed ha escluso che la prima sia carattere indefettibile del secondo: essa ha affermato la validità del marchio, perché è dato di distinguere chiaramente tra la forma ed il prodotto come realizzato.
La Corte territoriale ha dunque escluso sia possibile nella specie, in punto di fatto, individuare sia una “forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico”, sia una “forma che dà un valore sostanziale al prodotto”, la cui proteggibilità come marchio sia esclusa dall’art. 9, lett. b) e c), cod. propr. ind.
La corte territoriale si è attenuta ai ricordati principi ed ha proceduto quindi, sul piano concreto, ad accertare che, nella specie, la forma del contenitore dei confetti non costituisca una soluzione di carattere tecnico ad un problema di tal fatta, aggiungendo che ciò viene sul piano logico confermato proprio dalla sicura possibilità che il contenitore assuma altre forme, senza pregiudizio funzionale al fine di contenere e distribuire i confetti, proprio perché non è forma che costituisca pura la soluzione ad un problema tecnico.
Non sussistono, pertanto, le lamentate violazioni di legge, giacché la sentenza, che muove da esatti princip? giuridici, ha raggiunto la sua statuizione sulla base di un accertamento di fatto incensurabile>>.
Questo il drawing chiesto in privativa di marchio, appena rilasciato dall’USPTO.
Indicazioni dell’ufficio: << Mark Drawing Type: 2 – AN ILLUSTRATION DRAWING WITHOUT ANY WORDS(S)/ LETTER(S); Description of the Mark: The mark consists of the distinctive shape of the box in which the goods are sold”.
Si tratta di marchio tridimensionale.
Parrebbe da noi poco distintivo, non essendo raro trovarlo nel mercato dei dolci.
Si v. il post Twitter di Trademarks Are Magic sui due seguenti marchi appena cocnesso dall’USPTO (e i link alle pagine relative dell’ufficio medesimo):
e
La descrizione del primo: <<The mark consists of a three-dimensional configuration of the interior of a retail store. The ceiling in the middle of the store shows a red color circle with a white center as part of an incomplete exclamation point, located directly above the check-out stand and with recessed lighting inside. The top part of the incomplete rounded exclamation point is red with a white center, in a “V” shape, with recessed lighting inside, and extends from the front of the store to the middle of the store. The stylized wording “ME SALVE!” appears on the front of the check-out stand, with the letters in red and the exclamation point having a red color outline and white interior. The broken lines depicting the check-out stand, cash register, lighting fixtures, walls, clothing racks and shelves only show the position of the trade dress in the retail store and are not claimed as individual features of the mark>>.
Descrizione del secondo: <<The mark consists of three-dimensional trade dress configuration of a red and white color ceiling fascia in the shape of an incomplete exclamation mark, in the interior of a retail store. The exclamation mark design is composed of two separate fascia, one is a V shape with a red color outline, a white color center and a rounded corner; and the second is a circle with a red color outline and a white color center. The circle fascia is located in front of the corner of the V shape fascia. The V shape fascia runs from the entrance of the store and the circle fascia is above the checkout stand of the store. The fascia have recessed lightings on their surface. The broken lines depicting the check-out stand, lighting fixtures, walls, windows, clothing racks and shelves only show the position of the trade dress in the retail store and are not claimed as individual features of the mark>>.
I colori rosso e bianco fanno parte della domanda di marchio.
