acquisto e perdita della capacità distintiva: i marchi di forma

Disegno elementare ma sufficientemente distintivo ai sensi della disciplina dei marchi

Questo disegno di un teddy bear come marchio bidimensionale (così pare, anche se il rif. all’art. 7.1.e) del reg. 40-1994 fa pensare ad una forma cioè ad un segno 3D) per gioielli è stato ritenuto sufficientemente distintivo, per cui è stata rigettata la domanda di amnnullamenot per carenza di distintività.

Così -confermando la fase amminsitrativa- il Trib. UE 26.07.2023, T-591/21, Apart c. EUIPO-Tous SL.

<< 70 First, it is true that, according to the case-law, a sign which is excessively simple and composed of a basic geometrical figure, such as a circle, a line, a rectangle or a conventional pentagon, is not, in itself, capable of conveying a message which consumers will be able to remember, with the result that they will not regard it as a trade mark unless it has acquired distinctive character through use (see, to that effect, judgment of 12 September 2007, Cain Cellars v OHIM (Device of a pentagon), T‑304/05, not published, EU:T:2007:271, paragraph 22 and the case-law cited).

71 In that regard, it must be observed that the contested sign and geometrical shapes cannot be regarded as being comparably simple. Irrespective of whether it will be recognised as a teddy bear or as a fantasy figure, the outline contains sufficient elements – such as rounded shapes – as a result of which it cannot be compared to a simple geometrical shape.

72 Secondly, it should be borne in mind that it is settled case-law that, in its review of legality, the Court is not bound by the decision-making practice of EUIPO (judgment of 7 September 2022, Völkl v EUIPO – Marker Dalbello Völkl (International) (Völkl), T‑155/21, not published, EU:T:2022:518, paragraph 32 and the case-law cited).

73 Thirdly, the heart symbol is commonly used in trade in general, and not only in the jewellery sector. It is also used in a wide variety of fields and is immediately recognised as symbolising love or affection. The extent of the use of the heart symbol cannot be compared to the use of the representation of a teddy bear. Although the teddy bear is capable of conveying positive feelings, it is not used for the same purposes and is not associated, immediately and unequivocally, with feelings of love or affection, but rather, as the applicant also maintains, with childhood or childhood memories.

74 That conclusion cannot be called into question by the applicant’s argument that the relevant public would not be attracted by the shape of the bear in itself, but rather by the symbols conveyed by it, namely love or tenderness, or by the argument relating to the meaning of the teddy bear as a symbol of love. The consumer will perceive and remember the mark as such and it cannot be established that, in the present case, such a consumer will be attracted by that mark solely because of the appeal of the symbols that it represents>>.

Rigettata pure il motivo della caratteristica (rectius: della forma) che dà valore essenziale al prodotto (art. 7.1.e.iii) reg. 1001 / 2017.

<< 84 The immediate aim of the prohibition on registering purely functional shapes and the prohibition on registering shapes which give substantial value to the goods is to prevent the exclusive and permanent right which a trade mark confers from serving to extend the life of other rights which the EU legislature has sought to make subject to ‘limited periods’ (see, by analogy, judgments of 18 September 2014, Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, paragraph 31, and of 6 October 2011, Bang & Olufsen v OHIM (Representation of a loudspeaker), T‑508/08, EU:T:2011:575, paragraph 65).

85 Like the ground for refusal to register that applies to the shapes of goods which are necessary to obtain a technical result, the ground that concerns refusal to register signs consisting exclusively of shapes which give substantial value to the goods is to prevent the granting of a monopoly on those shapes (judgment of 6 October 2011, Representation of a loudspeaker, T‑508/08, EU:T:2011:575, paragraph 66).

86 The concept of a ‘shape which gives substantial value to the goods’ cannot be limited purely to the shape of products having only artistic or ornamental value, as there is otherwise a risk that products which have essential functional characteristics as well as a significant aesthetic element will not be covered. In that case, the right conferred by the trade mark on its proprietor would grant that proprietor a monopoly on the essential characteristics of such products, which would not allow the objective of that ground for refusal to be fully realised (see, by analogy, judgment of 18 September 2014, Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, paragraph 32).

87 It should also be borne in mind that, in accordance with the case-law cited in paragraph 34 above, in invalidity proceedings, as the registered EU trade mark is presumed to be valid, it is for the person who has filed the application for a declaration of invalidity to invoke before EUIPO the specific facts which call the validity of that trade mark into question.

88 In the applicant’s view, it is well known that the teddy bear is recognised as a symbol of love – similar to the symbol of the heart – which evokes positive emotions and strengthens the purchasing impulse. The applicant submits that the aesthetic value of the contested mark – an aspect which, in its view, is highlighted by the intervener – determines its attractiveness for consumers and significantly increases the value of the goods.

89 The Board of Appeal stated that the fact that the shape of the contested mark may be pleasing or attractive is not sufficient to exclude it from registration. In that regard, the Board of Appeal stated that the intervener’s statements relating to the meaning of the teddy bear symbol were not sufficient to show that the contested mark came under Article 7(1)(e)(iii) of Regulation No 40/94 and also observed that the applicant had merely recalled the relevant case-law without explaining in what respect the contested sign would determine to a large extent the behaviour of consumers. Lastly, it noted that the applicant relied on several occasions on the alleged simplicity of the bear shape in order to prove that it was devoid of distinctive character, which was in direct contradiction with the criteria required for the application of Article 7(1)(e)(iii) of that regulation.

90 In the present case, it must be stated that the contested mark does not represent a sign which consists exclusively of the shape or another characteristic of the goods. As is apparent from the reasoning set out in paragraphs 37 to 47 above, the goods covered by the contested mark represent items of jewellery which generally take the form of rings, necklaces or earrings and which are likely to bear the sign of which that mark consists, but not to take the shape thereof.

91 Consequently, the contested mark consists of a sign unrelated to the appearance of the goods it covers and not of a sign which consists exclusively of the shape of those goods.

92 Therefore, that assessment of the contested mark precludes that mark from being capable of falling under the prohibition laid down in Article 7(1)(e)(iii) of Regulation No 40/94>>.

(segnalazione di Marcel Pemsel di IPKat)

la forma della pagnotta (con cuore disegnato in superficie) non può costiturne marchio tridimensionale

Il board of appeal EUIPO (6 luglio 2023, 5 camera, R 870/2022-5, n° di deposito 002262327, di cu dà notizia Anna Maria Stein su IPKat; trad. inglese automat., orig. tedesco; questa la pag. del fascicolo nel database dell’ufficio) comnferma la difficoltà di registrare come marchio la forma del prodotto: solo se assi distaccantesi dalle prassi di ettore ci si può riuscire.

marchio 3D chiesto in registrazione

Così il BoA:

<<33 However, for the purpose of applying those criteria, account must be taken of the fact that the average consumer’s perception is not necessarily the same in relation to a three-dimensional mark consisting of the appearance of the product itself as it is in relation to a word or figurative mark consisting of a sign which is independent from the appearance of the goods it denotes. Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of products on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element; it could therefore prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark (29/04/2004, 456/01 P Metal C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38; 20/10/2011, 344/10 P pads C 345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46; 15/12/2016, 678/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 22; 26/10/2017, 857/16 , SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 22).
34 In such circumstances, only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR (20/10/2011, 344/10 P 345/10 P P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47 with further references). The more closely the registered shape resembles the shape most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood of the shape being devoid of any distinctive character for the purposes of that provision (16/12/2020, 118/20, Form einer Verpackung, EU:T:2020:604, § 28)>>.

E poi:

<< 48 Finally, a heart character is also a simple geometric shape which is generally also devoid of distinctive character (12/09/2007, 304/05 , Pentagon, EU:T:2007:271, § 22, 33; 13/07/2011, 499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 34; 13/04/2011, 159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 28, 30; 06/11/2014, 53/13 , Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 70; 28/06/2017, T-470/16, Darstellung EINES DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442, § 23;), although it is not the classification as a geometric shape that is decisive, but that the geometric figure illustrated is not capable of conveying a message that consumers will be able to remember (13/07/2011, 499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 36; 29/09/2008, 139/08 , Smiley, EU:T:2009:364, § 31, 37).
49 It is an obvious fact that heart symbols were perceived by the relevant public (see paragraph 39 above) in exactly the same way as nowadays, namely as an expression of sympathie, affection or connection, at the time of the application in 2001. The fact that the use of a heart shape is not, or was not unusual, on the bakery goods market that is the subject of these proceedings is evident from the Google image search submitted as Annex 2 by the applicant for cancellation on 25 August 2020, and is confirmed in the printouts from websites which show heart-shaped bread rolls submitted by the EUTM proprietor as Annex HE 2 with the grounds of appeal.

50 The decoration of the upper side of bread and bread rolls with the aid of stamps or handles or pushers is not novelty, but rather a longitudinal tradition, as can be seen from the ancient Browup mpel, as can be seen in Annex BG 1 of 3 November 2022 (see, in particular, the article over a 1500-year-old, religious breadth stamp in fts magazine).
51 Overall, it can be seen from the present documents and taking into account obvious facts that the goods that are the subject of these proceedings often had a round shape and were light colour in June 2001. Furthermore, the decoration of the bread surface is a longer-year-end tradition. With regard to simple heart designs, these were not distinctive in principle in 2001 as symbols for affection or enthusiasm. Finally, the use of this symbol for bakery goods, which were purchased and consumed at celebrations of all kinds, for example, was also customary on the market. The fact that the design of cardiac foodstuffs in the form of a heart was at least in 2002 in Germany (see paragraph 39 above) is also confirmed by the decision of the German Federal Patent Court (32 W (pat) 281/03) mentioned by the applicant for cancellation in its written submission of 3 November 2022. In that decision, confectionery in the form of a heart was refused on the grounds that it was devoid of distinctive character.
52 Overall, the contested sign merely consists of a connection between elements that are customary in the sector and devoid of distinctive character, which was already obvious in 2001. Overall, the contested trade mark 2001 was not so striking that it would have been remembered by the consumer (14/02/2019, 123/18 , REPRESENTATION OF A HERZENS (fig.), EU:T:2019:95, § 30)>>

Quindi

<<54 The more closely a sign resembles the shape most likely to be taken by the product in question (or its packaging or packaging), the greater the original distinctive character. Only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector is able to fulfil a function of indicating origin (29/04/2004 , 456/01 P resins C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 39; 07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 91; 26/10/2017, 857/16 , SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 23). Novelty and originality are not relevant criteria for the assessment of distinctive character (17/12/2010, 336/08, Hase, EU:T:2010:546, § 24; 26/11/2015, 390/14 , JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897, § 25; 26/10/2017, 857/16 , SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 23).
55 As already stated, light, round bread and bread rolls were common in 2001. At the time of application, the heart on the bread roll was also perceived as a purely decorative, customary and therefore non-distinctive symbol.
56 Whether it was the EUTM proprietor, which introduced the bread rolls decorated with a heart stamp for the first time on the market is likewise irrelevant and is unable to alter the already established non-distinctive character of the sign (cf. for descriptive expressions: 06/02/2013, 412/11 , Transcendental meditation, EU:T:2013:62, § 92).
57 The fact that the exclamation in the shape of a heart was supposedly a highly innovative design element at the relevant point in time cannot be understood against the background of the longitudinal breadth mist, which was much more elaborate in comparison therewith (see, for example, Annex BG 1 of 3 November 2022).
58 The EUTM proprietor’s reference to Section 50 (2) MarkenG in conjunction with Section 8 (1) (1) MarkenG also comes to nothing. This is because a corresponding provision according to which an application for a declaration of invalidity based on lack of inherent distinctive character can only be made within a period of ten years after the date of registration of the contested trade mark is lacking precisely in the European Union Trade Mark Regulation.
59 The Cancellation Division correctly found that the contested European Union trade mark was devoid of the necessary minimum degree of distinctive character pursuant to Article 59(1)(a) EUTMR in conjunction with Article 7(1)(b) EUTMR. The appeal must therefore be dismissed as unfounded>>.

Sui marchi di forma: la Cassazione chiude il processo sulla violazione della forma della confezione dei “Tic Tac” Ferrero

Cass., sez. I , 11 maggio 2023 n. 12.881, rel. Nazzicone, sul tema.

Non ci son particolari approfondimenti ma solo rapide condivisioni di alcuni passaggi della ben più articolata sentenza di appello (App. Torino n. 199/2021 del 17.02.2021, RG 1932/2019)

<<La corte territoriale ha ritenuto che la forma oggetto dei marchi “(Omissis)” sia soltanto una delle numerose forme che potrebbero avere i contenitori di confetti, in quanto tutti i vari tipi di confezione potrebbero del pari essere muniti della medesima chiusura, brevettata come soluzione tecnica tutelata: ha, quindi, escluso che i brevetti attengano ad una “forma necessaria” o ad una “forma sostanziale”.

Si ricorda che per “forma necessaria” si intende quella che sia necessaria per ottenere un risultato tecnico, e, quindi funzionale, perché imposta dall’utilità industriale che persegue, onde, secondo tale principio, quando una determinata forma è “necessaria”, cioè inscindibilmente connessa con l’utilità di un trovato, l’imitazione è per ciò stesso lecita, sempre che sussista tale elemento di inscindibilità e quindi di necessarietà. Pertanto, si è affermato che i segni possono costituire oggetto di marchio, in quanto rispondano oggettivamente e preminentemente alla funzione distintiva del prodotto e della sua provenienza, senza esser vincolati dalla destinazione merceologica o dalla forma necessaria del prodotto stesso (Cass. 28 giugno 1980, n. 4090), in quanto “una forma funzionale, o necessaria, tale cioè da non potere essere evitata senza con ciò compromettere la funzione realizzata dal modello, pone in essere contestualmente un preciso elemento individualizzante nel mercato. Il modello si identifica, segno commerciale a parte, perché la sua forma, dichiarando e rendendo possibile la funzione che costituisce il cuore dell’idea, e’, in quanto tale, inconfondibile. Consegue che fuori delle ipotesi nelle quali vi è una privativa a tutela di quella funzione e di quella forma, se la funzione è liberamente riproducibile, lo è anche la forma che necessariamente la realizza” (in motivazione, Cass. 9 marzo 1998, n. 2578).

Dunque, per forma imposta dalla natura stessa del prodotto deve intendersi quella naturale ovvero quella standardizzata del prodotto, noto in tale configurazione, in tal modo restando esclusa la proteggibilità come marchio dalla legge, attesa la mancanza di capacità individualizzante del segno, che si oppone in via di principio ad una monopolizzazione, che penalizzerebbe la concorrenza senza giustificazione (così Cass. 23 novembre 2001, n. 14863; e già Cass. n. 60 del 2001; Cass. n. 6644 del 1996); essa si riscontra quando si tratta di una forma che non è ispirata ad un criterio di fantasia o di differenziazione del prodotto, ma costituisce una forma, utile e conveniente, che esprime esclusivamente il valore, cioè le caratteristiche essenziali del prodotto, racchiudendone in sé tutta e solo la dimensione funzionale (così, in motivazione, Cass. 16 luglio 2004, n. 13159, in relazione al c.d. ovetto Kinder, richiamata da entrambe le parti).

Mentre per “forma sostanziale” si intende quella che dà un valore sostanziale al prodotto, ossia “il cui pregio modifica l’identità di un prodotto in quanto tale, perché ne aumenta il valore merceologico, senza mutarne la funzione ontologica” (Cass. 23 novembre 2001, n. 14863).

La giurisprudenza unionale ha più volte ribadito che un segno, il quale rappresenti la forma di un prodotto, rientra tra i segni idonei a costituire un marchio, a condizione che sia, da un lato, riproducibile graficamente e, dall’altro, adatto a distinguere il prodotto o il servizio di un’impresa da quelli di altre imprese (Corte di giustizia UE 10 novembre 2016, C-30/15, Simba Toys, punto 37; 29 aprile 2004, Henkel, C-456/01, C-457/01, punti 30 e 31; 14 settembre 2010, Lego Juris, C-48/09, punto 39), affermando altresì che, più la forma della quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui si tratta, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo (Corte giustizia Comunità Europee 29 aprile 2004, n. 456/01 e 457/01, Henkel, cit.).

Proprio per questo, essa ha ritenuto nullo il marchio Europeo di forma tridimensionale costituito dal “cubo di Rubik”, svolgendo la c.d. struttura a griglia, che compare su ciascuna delle sue facce, dividendola in nove elementi quadrati della stessa dimensione, una funzione tecnica, assicurando la rotazione dei singoli elementi delle bande verticali ed orizzontali del cubo medesimo, sicché tale cubo costituisce un puzzle tridimensionale (Corte giustizia UE 10 novembre 2016, C-30/15 P, cit.).

Infatti, la legge impedisce la valida registrazione di un segno costituito, nelle sue caratteristiche essenziali, da un risultato tecnico, perché vi è un interesse generale all’utilizzo, che preclude situazioni di monopolio di soluzioni tecniche (cfr., fra le altre, Corte giustizia UE 16 settembre 2015, C-215/14, Nestle’, punto 38; 18 giugno 2002, C 299/99, Philips Electronics, punti 76 ss., sulle tre testine rotanti di un rasoio elettrico; Corte giustizia Comunità Europee 8 aprile 2003, C-53/01 a C-55/01, Linde, punto 44): così per la forma costituente soluzione di un problema tecnico e di marchi costituiti dalla forma del prodotto.

Mentre si osserva come non si possa escludere che l’aspetto estetico di un marchio che assume una determinata forma possa essere tenuto in considerazione, se richiama l’effetto visivo oggettivo e inusuale del design specifico del marchio suddetto (Corte giustizia UE 12 dicembre 2019, Euipo/Wajos, C-783/18, p. 32); Tribunale UE, 14 luglio 2021, T-488/20, p. 43 e 44).

Del pari, anche per questa Corte non è suscettibile di registrazione come marchio di forma la forma funzionale di un prodotto, che non presenti, per i consumatori di riferimento, carattere distintivo (Cass. 27 luglio 2015, n. 15681, non massimata, ma edita), come quando la forma sia imposta dalla natura stessa del prodotto, in quanto forma necessaria per ottenere un risultato tecnico o forma che dà un valore sostanziale al prodotto (Cass. 29 ottobre 2009, n. 22929).

In ogni caso, recepiti dall’ordinamento positivo tali concetti, va altresì precisato che il principio di correttezza, enunciato in senso generale dall’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., costituisce anche il limite della teoria della c.d. forma necessaria e della c.d. forma sostanziale.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato l’estrinsecità della forma rispetto al prodotto ed ha escluso che la prima sia carattere indefettibile del secondo: essa ha affermato la validità del marchio, perché è dato di distinguere chiaramente tra la forma ed il prodotto come realizzato.

La Corte territoriale ha dunque escluso sia possibile nella specie, in punto di fatto, individuare sia una “forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico”, sia una “forma che dà un valore sostanziale al prodotto”, la cui proteggibilità come marchio sia esclusa dall’art. 9, lett. b) e c), cod. propr. ind.

La corte territoriale si è attenuta ai ricordati principi ed ha proceduto quindi, sul piano concreto, ad accertare che, nella specie, la forma del contenitore dei confetti non costituisca una soluzione di carattere tecnico ad un problema di tal fatta, aggiungendo che ciò viene sul piano logico confermato proprio dalla sicura possibilità che il contenitore assuma altre forme, senza pregiudizio funzionale al fine di contenere e distribuire i confetti, proprio perché non è forma che costituisca pura la soluzione ad un problema tecnico.

Non sussistono, pertanto, le lamentate violazioni di legge, giacché la sentenza, che muove da esatti princip? giuridici, ha raggiunto la sua statuizione sulla base di un accertamento di fatto incensurabile>>.

Marchio figurativo costituito dalla forma del contenitore dei prodotti

Questo il drawing chiesto in privativa di marchio, appena rilasciato dall’USPTO.

Indicazioni dell’ufficio: << Mark Drawing Type: 2 – AN ILLUSTRATION DRAWING WITHOUT ANY WORDS(S)/ LETTER(S); Description of the Mark: The mark consists of the distinctive shape of the box in which the goods are sold”.

Si tratta di marchio tridimensionale.

Parrebbe da noi poco distintivo, non essendo raro trovarlo nel mercato dei dolci.

Nè da notizia un tweeet di Trademarks are magic ove link alla pagina web dell’Ufficio.

Marchio tridimensionale di colore collocato a soffitto di negozi rilasciato dall’USPTO

Si v. il post Twitter di Trademarks Are Magic sui due seguenti marchi appena cocnesso dall’USPTO (e i link alle pagine relative dell’ufficio medesimo):

La descrizione del primo: <<The mark consists of a three-dimensional configuration of the interior of a retail store. The ceiling in the middle of the store shows a red color circle with a white center as part of an incomplete exclamation point, located directly above the check-out stand and with recessed lighting inside. The top part of the incomplete rounded exclamation point is red with a white center, in a “V” shape, with recessed lighting inside, and extends from the front of the store to the middle of the store. The stylized wording “ME SALVE!” appears on the front of the check-out stand, with the letters in red and the exclamation point having a red color outline and white interior. The broken lines depicting the check-out stand, cash register, lighting fixtures, walls, clothing racks and shelves only show the position of the trade dress in the retail store and are not claimed as individual features of the mark>>.

Descrizione del secondo: <<The mark consists of three-dimensional trade dress configuration of a red and white color ceiling fascia in the shape of an incomplete exclamation mark, in the interior of a retail store. The exclamation mark design is composed of two separate fascia, one is a V shape with a red color outline, a white color center and a rounded corner; and the second is a circle with a red color outline and a white color center. The circle fascia is located in front of the corner of the V shape fascia. The V shape fascia runs from the entrance of the store and the circle fascia is above the checkout stand of the store. The fascia have recessed lightings on their surface. The broken lines depicting the check-out stand, lighting fixtures, walls, windows, clothing racks and shelves only show the position of the trade dress in the retail store and are not claimed as individual features of the mark>>.

I colori rosso e bianco fanno parte della domanda di marchio.

Marchio figurativo costituito da barattolo per confetteria

Si consideri la seg. figura come marchio per caramelle e confetti:

Il Trib UE 29.03.2023, T-199/22, Perfetti Van Melle spa vc. EUIPO, conferma che si tratta di marchio privo di distintività ex art. 7.1.b reg. 207/2009.

Passo pertinente: << 21 In secondo luogo, dai punti da 31 a 34 della decisione impugnata si evince che, alla luce dei risultati della ricerca effettuata dall’esaminatrice, la commissione di ricorso ha considerato che il segno in questione sarebbe stato percepito, almeno da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento, come l’immagine del contorno di un contenitore cilindrico dalle linee ondulate, che presenta nell’estremità superiore tre righe orizzontali, le ultime due delle quali sono unite centralmente tra di loro da cinque trattini verticali. Pertanto, detta commissione ha ritenuto che la forma rappresentata dal segno di cui trattasi fosse solo una mera variazione dalle confezioni e dagli imballaggi cilindrici utilizzati normalmente in commercio per i prodotti in questione. Tale valutazione della commissione di ricorso è priva di errori. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il segno di cui trattasi non sia rappresentato in prospettiva nella domanda di registrazione o che possa essere percepito anche come figura piana non esclude affatto la possibilità che una parte non trascurabile del pubblico di riferimento percepisca, senza riflessione, il segno di cui trattasi come la raffigurazione di un recipiente che può contenere i prodotti rivendicati nella domanda di registrazione. 22 In terzo luogo, secondo la giurisprudenza, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale costituito dall’aspetto del prodotto stesso e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che designa. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o della forma della loro confezione, in assenza di elementi grafici o testuali, e potrebbe quindi risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (sentenze del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 30, e del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punti 45 e 46). 23 D’altra parte, secondo la giurisprudenza, più la forma della quale è stata chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che detta forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 [sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 39; del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI, C‑97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punto 52, e del 21 aprile 2015, Louis Vuitton Malletier/UAMI – Nanu-Nana (Raffigurazione di un motivo a scacchiera marrone e beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, punto 23]. 24 Tuttavia, da tale giurisprudenza non si evince che occorra sistematicamente circoscrivere il settore in cui si opera il paragone ai prodotti stessi per i quali è chiesta la registrazione. Non si può escludere che i consumatori di un dato prodotto siano eventualmente influenzati, nella loro percezione del marchio che riveste tale prodotto, dalle modalità di commercializzazione sviluppate per altri prodotti di cui essi siano ugualmente consumatori. A seconda della natura dei prodotti in questione e del marchio richiesto, può essere quindi necessario, per valutare se il marchio sia privo o no di carattere distintivo, prendere in considerazione un settore più vasto (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 32). 25 In particolare, quando il marchio di cui si chiede la registrazione è costituito dalla forma tridimensionale della confezione dei prodotti interessati, la norma o gli usi pertinenti possono essere quelli che vigono nel settore dell’imballaggio dei prodotti della stessa natura e destinati agli stessi consumatori di quelli per i quali è chiesta la registrazione (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 33).

26 Tale giurisprudenza, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso, si applica anche quando il marchio controverso è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto. Infatti, neanche in un caso del genere, il marchio consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue [sentenze del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 29, e del 5 febbraio 2020, Pierre Balmain/EUIPO (Raffigurazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena), T‑331/19, non pubblicata, EU:T:2020:33, punto 25].

27 Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente e conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 26, la commissione di ricorso ha correttamente applicato, nel caso di specie, i principi elaborati nel contesto dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso o della sua confezione al contesto di marchi figurativi costituiti dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto o della sua confezione. Al riguardo, occorre precisare che detti principi non si applicano unicamente ai casi in cui il marchio bidimensionale consiste in una fotografia o in una riproduzione grafica fedele e in prospettiva del prodotto, ma anche al caso di una rappresentazione molto semplice e puramente schematica del prodotto di cui trattasi, senza alcuna rappresentazione prospettica [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2016, Azur Space Solar Power/EUIPO (Raffigurazione di linee e mattoni bianchi su fondo nero), T‑578/15, non pubblicata, EU:T:2016:674, punto 13].>>

Da notare la sottile questione del se al marchio figurato in questione possa applicarsi l’elaborazione in tema di marchio tridimensionale (§§ 22 segg.)

Validità e prova del marchio tridimensionale : il caso italiano delle borse Kelly e Birkin di Hermes

Cass. n° 30.455 del 17.10.2022 , sez. 1, rel Lamorgese, Hermes c. Buti sas sull’oggetto.

Hermes agisce per contraffazione ma nei gradi di merito è accolta la riconvenzionale di nullità

H. allora ricorre in Cass. e ottiene ragione con rinvio ad appello Firenze-

<<4.1.1.- E’ principio generale che la forma tridimensionale di un prodotto, sebbene presenti un design di qualità o esteticamente apprezzabile, non è suscettibile di privativa, in quanto, almeno di regola, non idonea di per sé a identificare il produttore, a meno che non vi sia un legame esplicito che leghi il prodotto alla sua origine (ad esempio, mediante apposizione del nome o di un segno riferibile al produttore). (…. ).

E’ quindi centrale la verifica della capacità distintiva del marchio, questione esaminata nella giurisprudenza eurounitaria anche con riferimento al marchio di forma e risolta nel senso che “solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine, non è privo di carattere distintivo nel senso della detta disposizione (art. 7, n. 1, lett. b, Regolamento del Consiglio sui marchi comunitari n. 40 del 1994, analogamente i Regolamenti n. 207 del 2009 e n. 1001 del 2017)” (Corte giustizia UE, 29 aprile 2004, C-468-472/01, p. 36-37). La “maniera significativa” in cui deve consistere lo scostamento della forma da quella usuale del prodotto, secondo le pertinenti prassi di settore, dev’essere agevolmente rilevabile dai consumatori, a prescindere dalla “mera novità” della forma che “non è sufficiente per concludere che tale carattere (distintivo) esiste, in quanto il criterio determinante è la capacità di tale forma di svolgere la funzione di indicazione dell’origine commerciale” (Tribunale UE, 5 febbraio 2020, T-573/18).

La giurisprudenza Europea ha osservato che “non si può tuttavia escludere che l’aspetto estetico di un marchio (…) che assume (una determinata) forma (…) possa essere tenuto in considerazione, tra gli altri elementi, per accertare uno scostamento dalla norma e dagli usi del settore, purché tale aspetto estetico sia inteso come richiamante l’effetto visivo oggettivo e inusuale del design specifico del marchio suddetto (sentenza del 12 dicembre 2019, Euipo/Wajos, C-783/18, p. 32)” (Tribunale UE, 14 luglio 2021, T488/20, p. 43 e 44); di conseguenza, “la presa in considerazione dell’aspetto estetico del marchio (…) mira a verificare (…) se tale aspetto è idoneo a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale presso il pubblico di riferimento” (Tribunale UE 14 luglio 2021 cit., p. 44, che ha annullato la decisione di rigetto per mancanza di distintività della registrazione di un rossetto come marchio di forma). Tale pronuncia ha precisato che, se è vero che una semplice variante di una delle forme abituali di un tipo di prodotti “non è sufficiente a stabilire che detta forma non è priva di carattere distintivo”, tuttavia ciò non esclude la possibilità che una “nuova forma” possa avere capacità distintiva (p. 50)>>.

sentenza impugnata e critica della SC:

<<4.1.2.- La sentenza impugnata è motivata nel senso che la nutrita documentazione, non solo pubblicitaria, prodotta dalle appellanti a dimostrazione della fama conseguita dal prodotto (di lusso) e, per quanto qui interessa, dalla sua forma, riconducibile alla Herme’s, è “non probante” “in quanto, in sostanza, di provenienza della produttrice e non espressione della considerazione dei consumatori e della riconducibilità, da parte dei medesimi, della forma della produttrice” (pag. 11); in altri termini, non sarebbe indicativa del valore che i consumatori attribuiscono al prodotto, trattandosi di messaggi veicolati o filtrati dal produttore stesso (pag. 12).

Si tratta di affermazioni poco comprensibili laddove rilevano la non terzietà della documentazione prodotta dalle appellanti, diligentemente indicata nel motivo di ricorso e genericamente richiamata nella sentenza impugnata senza sottoporla a un esame specifico, al cospetto della vastità della stessa.

Inoltre, la possibilità di registrare come marchio anche “la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche” quando aventi capacità distintiva (art. 7 c.p.i.), può avvenire anche attraverso investimenti pubblicitari che consentono una vasta commercializzazione del prodotto, con l’effetto di favorirne la diffusione nel pubblico e la generalizzata riconducibilità di quella forma del prodotto a una determinata impresa, consentendo l’acquisto (tramite secondary meaning) di capacità distintiva del marchio che ne sia originariamente privo. Se ne ha conferma nella giurisprudenza Europea, la quale ha costantemente ribadito che “ai fini della valutazione dell’acquisizione di un carattere distintivo mediante l’uso, occorre tener conto di fattori come, fra l’altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo e la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto come proveniente da una determinata impresa. Mezzi di prova adeguati in proposito sono, in particolare, le dichiarazioni delle camere di commercio e d’industria o di altre associazioni professionali” (Tribunale I grado CE, 14 giugno 2007, T-207/06).

La sentenza impugnata, laddove ha affermato che le borse (Omissis) “rispettano nel loro insieme i parametri canonici delle borse normalmente in commercio” e, in altri termini, che le loro forme sono “standardizzate”, risulta quindi apodittica, non essendosi fatta carico di spiegare le ragioni del difetto dell’autonoma capacità distintiva di quelle forme sia originariamente sia alla luce dell’uso e della fama acquisita nel tempo (cfr. Cass. n. 7254 del 2008).

Tale esito non supera il vaglio di legittimità relativo al parametro normativo di cui all’art. 9 c.p.i., alla luce del quale i giudici di merito avrebbero dovuto accertare la sussistenza delle specifiche e autonome ipotesi di non registrabilità dei marchi di forma ivi previste, mediante esame separato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22929 del 2009, con riferimento all’analoga previsione di cui al R.D. n. 929 del 1942, art. 18, lett. c, come sostituito dal D.Lgs. n. 480 del 1992, art. 18)>>.

Indagini demoscopiche ai fini del secondary meaning (la parte più interessnte):

< Si osserva che, ai fini dell’accertamento del secondary meaning, cioè della prova del conseguimento del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio, i dati risultanti dalle indagini demoscopiche costituiscono indizi, di per sé non decisivi, che devono essere ponderati quanto al valore dei risultati dei sondaggi di opinione, in relazione alla percentuale e al grado complessivo di attendibilità tecnico-scientifica degli stessi (non richiedendosi che la funzione identificativa acquisita dal segno, che può essere costituito anche dalla forma del prodotto, sia accertata sulla totalità o sulla quasi-totalità del pubblico destinatario), nonché accompagnati da altri indizi gravi, precisi e concordanti.

Tanto premesso, le indagini demoscopiche possono essere compiute (e prodotte in giudizio) dalla parte interessata, ma possono anche essere acquisite dal giudice di merito d’ufficio mediante una c.t.u., al quale l’art. 121, comma 5, c.p.i. consente di ricevere nuovi documenti ancora non prodotti in causa per favorire l’efficienza delle operazioni peritali, anche in deroga alla disciplina generale dettata per il deposito dei documenti sia in primo grado che in appello (Cass. n. 31182 del 2018). Analogamente è possibile trarre elementi probatori del carattere distintivo (della forma) del marchio nel pubblico dei consumatori da fonti (documentali e non) diverse (sempreché “almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata” (cfr. Trib. I gr. CE, 2 luglio 2009, T-414/07; analogamente Corte Giust. CE, 4 maggio 1999, C-108/97)>>.

Due report di case law dell’EUIPO sui segni distintivi: i) contrarietà a ordine pubblico e morale; ii) slogan

qui la pagina EUIPO 31 marzo 2022 con la notizia ;

iovi i due link ai due pdf :

i) OP e morale ;

ii) slogan .

Marchio di forma e diritto di autore da design a protezione di borsa creata da stilista

Circa l’oggetto, Trib. Milano 13.12.2021 n. 10.280/2021, RG 17345/2019, rel. Barbuto (il convenuto è restato contumace) dà alcuni noti ma sempre utili insegnamenti.

La borsa è oggetto di marchio tridimensionale, ma viene chiesta pure la tutela da autore ex art. 2 n. 10 l. aut.

La violazione di marchio registrato è accertata (i prodotti sono quasi identici: v. foto in sentenza)

E’ negata invece la tutela d’autore per non aver la parte provato la artisticità ( o meglio : fatti sufficienti a persuadere il giudice in tale senso) e si richiama a proprio precedente:

<<Quanto, invece, alla dedotta violazione del diritto d’autore -in linea col precedente di questo Tribunale (n.5443/2017) -non può, qui, ritenersi “applicabile al modello di borsa in questione la tutela autorale di cui all’art.2, comma 1, n.10 L.A. relativa alle opere dell’industrial design, posto che non appare concretamente individuabile nel caso di specie l’effettiva sussistenza del carattere artistico necessario perché dette forme possano godere di tale specifica tutela. In effetti, al di là dell’innegabile successo commerciale di tale modello di borsa, non risultano nemmeno allegati gli elementi che dovrebbero confermare la presenza di un valore artistico nella creazione dell’aspetto esteriore del modello di borsa in questione, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione. Come è noto tale valore artistico può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista”. Infatti, nessuno di tali profili risulta
allegato dalle attrici. Inoltre, “tenuto conto del grande successo del modello di borsa delle parti attrici, della sua ampia diffusione e del fatto che esso certamente appare distaccarsi dal contesto del settore come si manifestava all’epoca della sua immissione in commercio, originalità consolidata e sviluppata a seguito dell’apprezzamento del pubblico dei consumatori –la comparazione tra la borsa “Le Pliage” e i modelli che sono stati acquistati dalle attrici presso le
parti convenute dimostri con tutta evidenza la riproduzione del tutto fedele sia della forma generale del prodotto delle attrici che di tutti i suoi particolari, anche non necessariamente determinanti rispetto alla sua forma esteriore”>>.

Rilevante a fini pratici, stante l’incerttezza anche teorica che regna in proposito , il rigetto della domanda circa la slealtà ex art. 2598 cc, in quanto assorbita dalla tutela da marchio.

La somma liquidata è di 200,00 euro sia per giorno di ritardo nell’adempimento che per ogni violazione successiva.

(notizia e link alla sentenza da Eleonora Rosati in IPkat blog)

Marchi di forma: la Corte Suprema svizzera afferma regole simili a quelle dell’UE

1. The ratio legis for excluding shapes that are technically
necessary is the same in Swiss law and in European law:
shapes incorporating a technical solution must remain
freely available to the public. It is important to avoid
granting a perpetual monopoly through trademark law,
and under other intellectual property rights legislators
have given inventors a time-limited advantage to recover
their investment before allowing free competition after
the expiry of a protection.
2. In the present case only those alternative shapes of cap-
sules that are compatible with the overall device (coffee
machine) must be assessed to determine whether the con-
tested capsule shape is technically necessary.
3. Two elements are to be considered when assessing the
exclusion of technically necessary shapes. First, a strict
standard must be applied when considering the existence
of alternative solutions: these must be equivalent and not
entail any disadvantages for the competitors, who must
be placed on an equal footing. A solution that entails only
minor additional costs or which is less efficient is already
inadmissible. Second, the alternative capsules have to be
sufficiently different from the contested shape in the mind
of the purchasing public.

Queste le massime di Corte Suprema Federale svizzera, 07.09.2021, 4A_61/2021, tradotta in inglese in GRUR International, 2022, 1–11.

La decisione riguardava la questione della registrabilità come marchio delle forma della capsule di caffè Nespresso, scdaduto il brevetto inventivo. Nestlè l’aveva ottenutga uin Svizzera ma non in altri imporanti paesi (tra cui UE).

Il Tribunale del cantone Vaud annulla la registrazione e così pure la corte Suprema. Questa però cambia lamotivaizone (da noi una simile disposizione processuale prob. è ,l’art. 384/2 cpc): la ragione dell anullità non è il fatto che il marchio è di uso comune nel commercio (emendabile dalla rinomanza), bensì che è costgituito da forma tenciametne necessitata (non emendabile). Il passso più importante allora è quello nella massima 3. Ad es.: <<Furthermore, expert E3.___ indicated that the perforation of the double-cone capsules could be insufficient. It could also be incomplete or non-existent in the case of parabolic capsules. A test with a prototype parabolic capsule (based on capsule 2 [93]) showed that perforation was zero; this type of capsule should be pre-punched. The diameter of the parabolic capsules was also likely to cause sealing problems and even the risk of tearing. Moreover, the five capsules had a smaller volume, allowing less than 5 g of coffee to be stored and causing the drip tray to fill up more quickly. Finally, it is worth noting the ‘theoretical’ aspect of these designs and prototypes, as opposed to competing capsules that have passed the test of commercialization.

These disadvantages already rule out the possibility that these alternative shapes could be reasonably imposed on competitors ‒ not to mention the fact that they do not appear to be sufficiently distinct from the Nespresso capsule.>>