Marchio figurativo costituito da barattolo per confetteria

Si consideri la seg.  figura come marchio per caramelle e confetti:

Il Trib UE 29.03.2023, T-199/22, Perfetti Van Melle spa vc. EUIPO, conferma che si tratta di marchio privo di distintività ex art. 7.1.b reg. 207/2009.

Passo pertinente: << 21  In secondo luogo, dai punti da 31 a 34 della decisione impugnata si evince che, alla luce dei risultati della ricerca effettuata dall’esaminatrice, la commissione di ricorso ha considerato che il segno in questione sarebbe stato percepito, almeno da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento, come l’immagine del contorno di un contenitore cilindrico dalle linee ondulate, che presenta nell’estremità superiore tre righe orizzontali, le ultime due delle quali sono unite centralmente tra di loro da cinque trattini verticali. Pertanto, detta commissione ha ritenuto che la forma rappresentata dal segno di cui trattasi fosse solo una mera variazione dalle confezioni e dagli imballaggi cilindrici utilizzati normalmente in commercio per i prodotti in questione. Tale valutazione della commissione di ricorso è priva di errori. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il segno di cui trattasi non sia rappresentato in prospettiva nella domanda di registrazione o che possa essere percepito anche come figura piana non esclude affatto la possibilità che una parte non trascurabile del pubblico di riferimento percepisca, senza riflessione, il segno di cui trattasi come la raffigurazione di un recipiente che può contenere i prodotti rivendicati nella domanda di registrazione.    22     In terzo luogo, secondo la giurisprudenza, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale costituito dall’aspetto del prodotto stesso e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che designa. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o della forma della loro confezione, in assenza di elementi grafici o testuali, e potrebbe quindi risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (sentenze del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 30, e del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punti 45 e 46).    23      D’altra parte, secondo la giurisprudenza, più la forma della quale è stata chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che detta forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 [sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 39; del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI, C‑97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punto 52, e del 21 aprile 2015, Louis Vuitton Malletier/UAMI – Nanu-Nana (Raffigurazione di un motivo a scacchiera marrone e beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, punto 23].     24      Tuttavia, da tale giurisprudenza non si evince che occorra sistematicamente circoscrivere il settore in cui si opera il paragone ai prodotti stessi per i quali è chiesta la registrazione. Non si può escludere che i consumatori di un dato prodotto siano eventualmente influenzati, nella loro percezione del marchio che riveste tale prodotto, dalle modalità di commercializzazione sviluppate per altri prodotti di cui essi siano ugualmente consumatori. A seconda della natura dei prodotti in questione e del marchio richiesto, può essere quindi necessario, per valutare se il marchio sia privo o no di carattere distintivo, prendere in considerazione un settore più vasto (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 32).     25 In particolare, quando il marchio di cui si chiede la registrazione è costituito dalla forma tridimensionale della confezione dei prodotti interessati, la norma o gli usi pertinenti possono essere quelli che vigono nel settore dell’imballaggio dei prodotti della stessa natura e destinati agli stessi consumatori di quelli per i quali è chiesta la registrazione (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 33).

26      Tale giurisprudenza, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso, si applica anche quando il marchio controverso è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto. Infatti, neanche in un caso del genere, il marchio consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue [sentenze del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 29, e del 5 febbraio 2020, Pierre Balmain/EUIPO (Raffigurazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena), T‑331/19, non pubblicata, EU:T:2020:33, punto 25].

27      Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente e conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 26, la commissione di ricorso ha correttamente applicato, nel caso di specie, i principi elaborati nel contesto dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso o della sua confezione al contesto di marchi figurativi costituiti dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto o della sua confezione. Al riguardo, occorre precisare che detti principi non si applicano unicamente ai casi in cui il marchio bidimensionale consiste in una fotografia o in una riproduzione grafica fedele e in prospettiva del prodotto, ma anche al caso di una rappresentazione molto semplice e puramente schematica del prodotto di cui trattasi, senza alcuna rappresentazione prospettica [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2016, Azur Space Solar Power/EUIPO (Raffigurazione di linee e mattoni bianchi su fondo nero), T‑578/15, non pubblicata, EU:T:2016:674, punto 13].>>

Da notare la sottile questione del se al marchio figurato in questione possa applicarsi l’elaborazione in tema di marchio tridimensionale (§§ 22 segg.)

Lotta tra marchi figurativi (complessi): il caso Polo Club

Questi i due marchi in competizione:

Marchio anteriore
marchio successivo

Sovrapponibilità merceologica totale.

Decide Tribunale UE sentenz a19.10.2022 , T-437/21, Greenwich Polo Club, Inc. c. EUIPO + Lifestyle Equities CV interv.

Sentenza interessante che riassume il modo di condurre il giudizio nel caso di marchio figurativi rectius complessi.

Il Tribunale cofnerma l’ufficio mnel sensp cjhe c’è  il rischio di confondibilitò

<< 89   In the present case, it must be borne in mind, first, as is clear from paragraphs 45 to 51 above, that the Board of Appeal did not make any error of assessment in finding that the goods at issue were, in part, identical and, in part, similar to a normal to high degree.

90      Secondly, as has been stated in paragraph 60 above, since the goods at issue are not directly connected with polo playing, the signs at issue have a normal to enhanced degree of distinctiveness with regard to those goods.

91      Thirdly, as is clear from paragraphs 36, 68 and 81 above, the signs at issue are characterised by an average degree of visual similarity, a low degree of phonetic similarity and a high degree of conceptual similarity. The Board of Appeal was therefore right in finding that the signs at issue were similar overall to an average degree.

92      Accordingly, given that the factors relevant to the assessment of whether there is a likelihood of confusion are interdependent, as has been stated in paragraph 82 above, the identity of the goods, coupled with the high degree of conceptual similarity between the signs at issue, is sufficient to conclude, in the present case, that there is a likelihood of confusion with regard to the goods at issue which have been held to be identical (see, to that effect, judgment of 18 February 2004, Koubi v OHIM – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, EU:T:2004:46, paragraph 58).

93      As regards the goods which have been held to be similar to an average to high degree, that factor, combined with the signs’ similarity – above all their conceptual similarity – and with the average degree of distinctiveness of the signs with regard to those goods, is sufficient to conclude, as the Board of Appeal found, that a likelihood of confusion cannot be excluded (see, to that effect, judgment of 10 November 2016, POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN, T‑67/15, not published, EU:T:2016:657, paragraph 88).>>

Sulla contraffazione di marchio figurativo registrato

Si vedano i tre marchi in lite (eccepite due anteriorità):

Registrante (Huawei):

Opponente (Chanel) per la tutela normale ex art. 8.1b reg. 2017/1001:

Sempre l’opponent Chanel per la tutela della rinomanza ex art. 8.5. reg. 2017/2001:

Dopo l’esito negativo in sede  amministrativa, Chanel tenta la via giudiziaria avanti il tribunale UE (T.).

Anche il T. però dà ragione al registrante e torto a Chanel con sentenza 21.04.2021, T-44/20, Chanel c. EUIPO (e Huawei).

(NB: i fatti di causa sono però giudicati ex reg. 2009 n° 207).

Il giudizio è duplice: la prima parte riguarda la rinomanza, la seconda il marchco ordinario.

Sulla prima parte il giudizio del T si appunta sulla <somiglianza>: la quale ricorre quando il pubblico è portato a ravvisare un link tra i marchi, § 23.

Preliminarmente (il punto è assai importante anche per la pratica), il T. dice che il giudizio va dato sui marchi così come registrati e non così come usati, §§ 25 e 32.  Nel caso specifico, essenzialmetne significa che il giudizio va dato tenendo fermi i rispettivi orientamenti verticale e orizzontale indicati in domanda.

Ci sono però opinioni diverse sia in giurisprudenza, pure europea, sia in dottrina italiana (Vanzetti – Di Cataldo,  Manuale di diritto industriale, Giuffrè, 2018, 8 ed., 240-1).

Per vero questi aa. ne parlano sul giudizio di confondibilità di marchio ordinario, mentre il T. circa la somiglianza ad un marchio rinomato: ma non c’è motivo di adottare criteri diversi (la confondibilità si basa, quanto ai segni, proprio sulla loro somiglianza. art. 8.1.b reg. 2007 del 2009). In breve, il concetto di <somiglianza> dei segni a paragone va inteso allo stesso modo nei due casi.

Ci son bensì delle somiglianze, § 34.

Ma anche differenze: <<35.    The visual differences between the marks at issue result, first, from the more rounded shape of the curves, resembling the image of two letters ‘c’ in the allegedly reputed mark, as compared with the image of the letter ‘h’ in the mark applied for, second, from the different stylisation of those curves and their arrangement, horizontally in the allegedly reputed mark and vertically in the mark applied for, third, the orientation of the central ellipse, resulting from the intersection of those curves, vertical in the allegedly reputed mark and horizontal in the mark applied for and, fourth, the greater thickness of the line of those curves in the allegedly reputed mark as compared with the line of the curves in the mark applied for, as well as the line forming the circle of the mark applied for as compared with that of the allegedly reputed mark.  36.  Furthermore, although the intersection of the interlaced curves of the mark applied for is visible, in that the line is interrupted in the places where those curves cross, the same is not true of the allegedly reputed mark. It can also be noted that the distance between the line forming the circle and the ends of the curves in each of the marks at issue, namely the points where those curves begin and end, differs>>.

Per cui visivamente son diversi, § 37.

Il giudizo fonetico non si può dare, § 38.

Concettualmetne , infine, sono pure diversi, § 39-40: quello di Huawei fa infatti pensare a due U contrapposte verticalmente oppure ad una H.

Secondo giudizio , sulla tutela ordinaria, § 43 ss: le cose non cambiano e anche qui il ricorso Chanel va rigettato, sostanzialmente per le stesse ragioni.

Confondibilità di marchi calcistici presso l’EUIPO

Nella lite (amministrativa, per ora) tra l’allenatore (ex calciatore) Klinsmann (poi solo K.) e Panini spa (poi solo: P.),  l’EUIPO in appello dà ragione al primo.

Si tratta della decisione della 4° commissione di appello 28.09.2020 , Klinsmann c. Panini spa, caso R 640/2020-4, leggibile tramite il link offerto in ipkat.com, post di N. Malovic del 12.10.

P. fa opposizione alla registrazione di marchio depositato da K.

Il marchio di K. è

marchio Klinsmann

P. oppone anteriorità costitituite da una serie di marchi italiani ed europei (v. § 3, p. 2-3). Si veda nella decisione linkata la loro rappresentazione grafica

Il primo grado amministrativo  è favorevole a P., l’appello  invece a K.

Per il Board di 2° grado i marchi a-b-c-edi P.  non sono confondibili con quello di K. Quanto ai marchi d)-f), l’opposizione è respinta perchè non è stato provato l’uso , avendone K. fatta richiesta ex art. 47/2 reg. 2017/1001.

Ebbene, quanto ai marchi di P. indicati come a)-b)-c), l’Ufficio dice che non sono confondibili con quello di K., dato che quest’ultimo -in sostanza- non si capisce cosa rappresenti:

<< 31  Due to the black design no human traits are visible from the element inside the circle. It cannot be determined in the first place whether the black circular ele-ment on top is a ball at all and if so, whether or not it is a football. It cannot be determined either whether the upward stroke represents a leg or an arm. Having the leg above one’s body is certainly an unnatural movement for a human being, and would rather be expected from a gymnastic move, if at all. One possible interpretation is that the ball is held or thrown with the hand of the person. Then the scene would represent a movement in a handball game [!!!].
32 Three strokes go rather downwards. These are markedly thinner than the upward stroke. If the upward stroke represented a leg, one would wonder where the sec-ond leg is. One would wonder which of the three downward strokes is ‘the second leg’ (or the ‘second arm’) given that all three are almost as thick as the others. It is only with a very analytical view that one can find out which of the three points represents a hand and which one a shoed foot. One would also wonder where the thorax is. Unlike the earlier remark the younger sign does not offer any three-dimensional perspective. For example it cannot be determined whether what the opponent interprets as the human head is ‘behind’ or on the same level as what, according to the opponent, should be ‘the leg’. So the younger mark looks rather Spiderman-like >.

E ancora: <  41   However no clear concept can be attached to the contested sign. It cannot be said that it unambiguously represents a football player – a handball player, or even a human being at all. Any ‘concept’ to be derived from the younger sign would re-quire an analytical approach, a detailed comparison (side by side with the earlier mark, which is not the proper method) and/or a detailed knowledge about the var-ious movements or techniques possible to shoot a ball. In particular it cannot be said that the younger sign represents the so-called scissors shot.   42  As no clear concept can be attached to the younger sign, there is no conceptual similarity with the earlier marks.>.

Qui mi limito ad esprimere forti perplessità su tale giudizio. A chi ha un minimo di (passata …) pratica calcistica o anche solo di interesse per essa (elemento certamente presente nell’utente medio dei prodotti chiesti in registrazione), pare evidente che si tratti di rovesciata/sforbiciata calcistica. Il giudizio del Board risulta dunque incomprensibile.