marchio tridimensionale – Lorenzo Albertini

la forma della pagnotta (con cuore disegnato in superficie) non può costiturne marchio tridimensionale

Il board of appeal EUIPO (6 luglio 2023, 5 camera, R 870/2022-5, n° di deposito 002262327, di cu dà notizia Anna Maria Stein su IPKat; trad. inglese automat., orig. tedesco; questa la pag. del fascicolo nel database dell’ufficio) comnferma la difficoltà di registrare come marchio la forma del prodotto: solo se assi distaccantesi dalle prassi di ettore ci si può riuscire.

marchio 3D chiesto in registrazione

Così il BoA:

<<33 However, for the purpose of applying those criteria, account must be taken of the fact that the average consumer’s perception is not necessarily the same in relation to a three-dimensional mark consisting of the appearance of the product itself as it is in relation to a word or figurative mark consisting of a sign which is independent from the appearance of the goods it denotes. Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of products on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element; it could therefore prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark (29/04/2004, 456/01 P Metal C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38; 20/10/2011, 344/10 P pads C 345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46; 15/12/2016, 678/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 22; 26/10/2017, 857/16 , SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 22).
34 In such circumstances, only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR (20/10/2011, 344/10 P 345/10 P P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47 with further references). The more closely the registered shape resembles the shape most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood of the shape being devoid of any distinctive character for the purposes of that provision (16/12/2020, 118/20, Form einer Verpackung, EU:T:2020:604, § 28)>>.

E poi:

<< 48 Finally, a heart character is also a simple geometric shape which is generally also devoid of distinctive character (12/09/2007, 304/05 , Pentagon, EU:T:2007:271, § 22, 33; 13/07/2011, 499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 34; 13/04/2011, 159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 28, 30; 06/11/2014, 53/13 , Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 70; 28/06/2017, T-470/16, Darstellung EINES DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442, § 23;), although it is not the classification as a geometric shape that is decisive, but that the geometric figure illustrated is not capable of conveying a message that consumers will be able to remember (13/07/2011, 499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 36; 29/09/2008, 139/08 , Smiley, EU:T:2009:364, § 31, 37).
49 It is an obvious fact that heart symbols were perceived by the relevant public (see paragraph 39 above) in exactly the same way as nowadays, namely as an expression of sympathie, affection or connection, at the time of the application in 2001. The fact that the use of a heart shape is not, or was not unusual, on the bakery goods market that is the subject of these proceedings is evident from the Google image search submitted as Annex 2 by the applicant for cancellation on 25 August 2020, and is confirmed in the printouts from websites which show heart-shaped bread rolls submitted by the EUTM proprietor as Annex HE 2 with the grounds of appeal.

50 The decoration of the upper side of bread and bread rolls with the aid of stamps or handles or pushers is not novelty, but rather a longitudinal tradition, as can be seen from the ancient Browup mpel, as can be seen in Annex BG 1 of 3 November 2022 (see, in particular, the article over a 1500-year-old, religious breadth stamp in fts magazine).
51 Overall, it can be seen from the present documents and taking into account obvious facts that the goods that are the subject of these proceedings often had a round shape and were light colour in June 2001. Furthermore, the decoration of the bread surface is a longer-year-end tradition. With regard to simple heart designs, these were not distinctive in principle in 2001 as symbols for affection or enthusiasm. Finally, the use of this symbol for bakery goods, which were purchased and consumed at celebrations of all kinds, for example, was also customary on the market. The fact that the design of cardiac foodstuffs in the form of a heart was at least in 2002 in Germany (see paragraph 39 above) is also confirmed by the decision of the German Federal Patent Court (32 W (pat) 281/03) mentioned by the applicant for cancellation in its written submission of 3 November 2022. In that decision, confectionery in the form of a heart was refused on the grounds that it was devoid of distinctive character.
52 Overall, the contested sign merely consists of a connection between elements that are customary in the sector and devoid of distinctive character, which was already obvious in 2001. Overall, the contested trade mark 2001 was not so striking that it would have been remembered by the consumer (14/02/2019, 123/18 , REPRESENTATION OF A HERZENS (fig.), EU:T:2019:95, § 30)>>

Quindi

<<54 The more closely a sign resembles the shape most likely to be taken by the product in question (or its packaging or packaging), the greater the original distinctive character. Only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector is able to fulfil a function of indicating origin (29/04/2004 , 456/01 P resins C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 39; 07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 91; 26/10/2017, 857/16 , SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 23). Novelty and originality are not relevant criteria for the assessment of distinctive character (17/12/2010, 336/08, Hase, EU:T:2010:546, § 24; 26/11/2015, 390/14 , JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897, § 25; 26/10/2017, 857/16 , SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 23).
55 As already stated, light, round bread and bread rolls were common in 2001. At the time of application, the heart on the bread roll was also perceived as a purely decorative, customary and therefore non-distinctive symbol.
56 Whether it was the EUTM proprietor, which introduced the bread rolls decorated with a heart stamp for the first time on the market is likewise irrelevant and is unable to alter the already established non-distinctive character of the sign (cf. for descriptive expressions: 06/02/2013, 412/11 , Transcendental meditation, EU:T:2013:62, § 92).
57 The fact that the exclamation in the shape of a heart was supposedly a highly innovative design element at the relevant point in time cannot be understood against the background of the longitudinal breadth mist, which was much more elaborate in comparison therewith (see, for example, Annex BG 1 of 3 November 2022).
58 The EUTM proprietor’s reference to Section 50 (2) MarkenG in conjunction with Section 8 (1) (1) MarkenG also comes to nothing. This is because a corresponding provision according to which an application for a declaration of invalidity based on lack of inherent distinctive character can only be made within a period of ten years after the date of registration of the contested trade mark is lacking precisely in the European Union Trade Mark Regulation.
59 The Cancellation Division correctly found that the contested European Union trade mark was devoid of the necessary minimum degree of distinctive character pursuant to Article 59(1)(a) EUTMR in conjunction with Article 7(1)(b) EUTMR. The appeal must therefore be dismissed as unfounded>>.

Marchio figurativo costituito dalla forma del contenitore dei prodotti

Questo il drawing chiesto in privativa di marchio, appena rilasciato dall’USPTO.

Indicazioni dell’ufficio: << Mark Drawing Type: 2 – AN ILLUSTRATION DRAWING WITHOUT ANY WORDS(S)/ LETTER(S); Description of the Mark: The mark consists of the distinctive shape of the box in which the goods are sold”.

Si tratta di marchio tridimensionale.

Parrebbe da noi poco distintivo, non essendo raro trovarlo nel mercato dei dolci.

Nè da notizia un tweeet di Trademarks are magic ove link alla pagina web dell’Ufficio.

Marchio tridimensionale di colore collocato a soffitto di negozi rilasciato dall’USPTO

Si v. il post Twitter di Trademarks Are Magic sui due seguenti marchi appena cocnesso dall’USPTO (e i link alle pagine relative dell’ufficio medesimo):

La descrizione del primo: <<The mark consists of a three-dimensional configuration of the interior of a retail store. The ceiling in the middle of the store shows a red color circle with a white center as part of an incomplete exclamation point, located directly above the check-out stand and with recessed lighting inside. The top part of the incomplete rounded exclamation point is red with a white center, in a “V” shape, with recessed lighting inside, and extends from the front of the store to the middle of the store. The stylized wording “ME SALVE!” appears on the front of the check-out stand, with the letters in red and the exclamation point having a red color outline and white interior. The broken lines depicting the check-out stand, cash register, lighting fixtures, walls, clothing racks and shelves only show the position of the trade dress in the retail store and are not claimed as individual features of the mark>>.

Descrizione del secondo: <<The mark consists of three-dimensional trade dress configuration of a red and white color ceiling fascia in the shape of an incomplete exclamation mark, in the interior of a retail store. The exclamation mark design is composed of two separate fascia, one is a V shape with a red color outline, a white color center and a rounded corner; and the second is a circle with a red color outline and a white color center. The circle fascia is located in front of the corner of the V shape fascia. The V shape fascia runs from the entrance of the store and the circle fascia is above the checkout stand of the store. The fascia have recessed lightings on their surface. The broken lines depicting the check-out stand, lighting fixtures, walls, windows, clothing racks and shelves only show the position of the trade dress in the retail store and are not claimed as individual features of the mark>>.

I colori rosso e bianco fanno parte della domanda di marchio.

Marchio figurativo costituito da barattolo per confetteria

Si consideri la seg. figura come marchio per caramelle e confetti:

Il Trib UE 29.03.2023, T-199/22, Perfetti Van Melle spa vc. EUIPO, conferma che si tratta di marchio privo di distintività ex art. 7.1.b reg. 207/2009.

Passo pertinente: << 21 In secondo luogo, dai punti da 31 a 34 della decisione impugnata si evince che, alla luce dei risultati della ricerca effettuata dall’esaminatrice, la commissione di ricorso ha considerato che il segno in questione sarebbe stato percepito, almeno da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento, come l’immagine del contorno di un contenitore cilindrico dalle linee ondulate, che presenta nell’estremità superiore tre righe orizzontali, le ultime due delle quali sono unite centralmente tra di loro da cinque trattini verticali. Pertanto, detta commissione ha ritenuto che la forma rappresentata dal segno di cui trattasi fosse solo una mera variazione dalle confezioni e dagli imballaggi cilindrici utilizzati normalmente in commercio per i prodotti in questione. Tale valutazione della commissione di ricorso è priva di errori. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il segno di cui trattasi non sia rappresentato in prospettiva nella domanda di registrazione o che possa essere percepito anche come figura piana non esclude affatto la possibilità che una parte non trascurabile del pubblico di riferimento percepisca, senza riflessione, il segno di cui trattasi come la raffigurazione di un recipiente che può contenere i prodotti rivendicati nella domanda di registrazione. 22 In terzo luogo, secondo la giurisprudenza, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale costituito dall’aspetto del prodotto stesso e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che designa. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o della forma della loro confezione, in assenza di elementi grafici o testuali, e potrebbe quindi risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (sentenze del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 30, e del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punti 45 e 46). 23 D’altra parte, secondo la giurisprudenza, più la forma della quale è stata chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che detta forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 [sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 39; del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI, C‑97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punto 52, e del 21 aprile 2015, Louis Vuitton Malletier/UAMI – Nanu-Nana (Raffigurazione di un motivo a scacchiera marrone e beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, punto 23]. 24 Tuttavia, da tale giurisprudenza non si evince che occorra sistematicamente circoscrivere il settore in cui si opera il paragone ai prodotti stessi per i quali è chiesta la registrazione. Non si può escludere che i consumatori di un dato prodotto siano eventualmente influenzati, nella loro percezione del marchio che riveste tale prodotto, dalle modalità di commercializzazione sviluppate per altri prodotti di cui essi siano ugualmente consumatori. A seconda della natura dei prodotti in questione e del marchio richiesto, può essere quindi necessario, per valutare se il marchio sia privo o no di carattere distintivo, prendere in considerazione un settore più vasto (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 32). 25 In particolare, quando il marchio di cui si chiede la registrazione è costituito dalla forma tridimensionale della confezione dei prodotti interessati, la norma o gli usi pertinenti possono essere quelli che vigono nel settore dell’imballaggio dei prodotti della stessa natura e destinati agli stessi consumatori di quelli per i quali è chiesta la registrazione (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 33).

26 Tale giurisprudenza, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso, si applica anche quando il marchio controverso è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto. Infatti, neanche in un caso del genere, il marchio consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue [sentenze del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 29, e del 5 febbraio 2020, Pierre Balmain/EUIPO (Raffigurazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena), T‑331/19, non pubblicata, EU:T:2020:33, punto 25].

27 Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente e conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 26, la commissione di ricorso ha correttamente applicato, nel caso di specie, i principi elaborati nel contesto dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso o della sua confezione al contesto di marchi figurativi costituiti dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto o della sua confezione. Al riguardo, occorre precisare che detti principi non si applicano unicamente ai casi in cui il marchio bidimensionale consiste in una fotografia o in una riproduzione grafica fedele e in prospettiva del prodotto, ma anche al caso di una rappresentazione molto semplice e puramente schematica del prodotto di cui trattasi, senza alcuna rappresentazione prospettica [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2016, Azur Space Solar Power/EUIPO (Raffigurazione di linee e mattoni bianchi su fondo nero), T‑578/15, non pubblicata, EU:T:2016:674, punto 13].>>

Da notare la sottile questione del se al marchio figurato in questione possa applicarsi l’elaborazione in tema di marchio tridimensionale (§§ 22 segg.)

Validità e prova del marchio tridimensionale : il caso italiano delle borse Kelly e Birkin di Hermes

Cass. n° 30.455 del 17.10.2022 , sez. 1, rel Lamorgese, Hermes c. Buti sas sull’oggetto.

Hermes agisce per contraffazione ma nei gradi di merito è accolta la riconvenzionale di nullità

H. allora ricorre in Cass. e ottiene ragione con rinvio ad appello Firenze-

<<4.1.1.- E’ principio generale che la forma tridimensionale di un prodotto, sebbene presenti un design di qualità o esteticamente apprezzabile, non è suscettibile di privativa, in quanto, almeno di regola, non idonea di per sé a identificare il produttore, a meno che non vi sia un legame esplicito che leghi il prodotto alla sua origine (ad esempio, mediante apposizione del nome o di un segno riferibile al produttore). (…. ).

E’ quindi centrale la verifica della capacità distintiva del marchio, questione esaminata nella giurisprudenza eurounitaria anche con riferimento al marchio di forma e risolta nel senso che “solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine, non è privo di carattere distintivo nel senso della detta disposizione (art. 7, n. 1, lett. b, Regolamento del Consiglio sui marchi comunitari n. 40 del 1994, analogamente i Regolamenti n. 207 del 2009 e n. 1001 del 2017)” (Corte giustizia UE, 29 aprile 2004, C-468-472/01, p. 36-37). La “maniera significativa” in cui deve consistere lo scostamento della forma da quella usuale del prodotto, secondo le pertinenti prassi di settore, dev’essere agevolmente rilevabile dai consumatori, a prescindere dalla “mera novità” della forma che “non è sufficiente per concludere che tale carattere (distintivo) esiste, in quanto il criterio determinante è la capacità di tale forma di svolgere la funzione di indicazione dell’origine commerciale” (Tribunale UE, 5 febbraio 2020, T-573/18).

La giurisprudenza Europea ha osservato che “non si può tuttavia escludere che l’aspetto estetico di un marchio (…) che assume (una determinata) forma (…) possa essere tenuto in considerazione, tra gli altri elementi, per accertare uno scostamento dalla norma e dagli usi del settore, purché tale aspetto estetico sia inteso come richiamante l’effetto visivo oggettivo e inusuale del design specifico del marchio suddetto (sentenza del 12 dicembre 2019, Euipo/Wajos, C-783/18, p. 32)” (Tribunale UE, 14 luglio 2021, T488/20, p. 43 e 44); di conseguenza, “la presa in considerazione dell’aspetto estetico del marchio (…) mira a verificare (…) se tale aspetto è idoneo a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale presso il pubblico di riferimento” (Tribunale UE 14 luglio 2021 cit., p. 44, che ha annullato la decisione di rigetto per mancanza di distintività della registrazione di un rossetto come marchio di forma). Tale pronuncia ha precisato che, se è vero che una semplice variante di una delle forme abituali di un tipo di prodotti “non è sufficiente a stabilire che detta forma non è priva di carattere distintivo”, tuttavia ciò non esclude la possibilità che una “nuova forma” possa avere capacità distintiva (p. 50)>>.

sentenza impugnata e critica della SC:

<<4.1.2.- La sentenza impugnata è motivata nel senso che la nutrita documentazione, non solo pubblicitaria, prodotta dalle appellanti a dimostrazione della fama conseguita dal prodotto (di lusso) e, per quanto qui interessa, dalla sua forma, riconducibile alla Herme’s, è “non probante” “in quanto, in sostanza, di provenienza della produttrice e non espressione della considerazione dei consumatori e della riconducibilità, da parte dei medesimi, della forma della produttrice” (pag. 11); in altri termini, non sarebbe indicativa del valore che i consumatori attribuiscono al prodotto, trattandosi di messaggi veicolati o filtrati dal produttore stesso (pag. 12).

Si tratta di affermazioni poco comprensibili laddove rilevano la non terzietà della documentazione prodotta dalle appellanti, diligentemente indicata nel motivo di ricorso e genericamente richiamata nella sentenza impugnata senza sottoporla a un esame specifico, al cospetto della vastità della stessa.

Inoltre, la possibilità di registrare come marchio anche “la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche” quando aventi capacità distintiva (art. 7 c.p.i.), può avvenire anche attraverso investimenti pubblicitari che consentono una vasta commercializzazione del prodotto, con l’effetto di favorirne la diffusione nel pubblico e la generalizzata riconducibilità di quella forma del prodotto a una determinata impresa, consentendo l’acquisto (tramite secondary meaning) di capacità distintiva del marchio che ne sia originariamente privo. Se ne ha conferma nella giurisprudenza Europea, la quale ha costantemente ribadito che “ai fini della valutazione dell’acquisizione di un carattere distintivo mediante l’uso, occorre tener conto di fattori come, fra l’altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo e la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto come proveniente da una determinata impresa. Mezzi di prova adeguati in proposito sono, in particolare, le dichiarazioni delle camere di commercio e d’industria o di altre associazioni professionali” (Tribunale I grado CE, 14 giugno 2007, T-207/06).

La sentenza impugnata, laddove ha affermato che le borse (Omissis) “rispettano nel loro insieme i parametri canonici delle borse normalmente in commercio” e, in altri termini, che le loro forme sono “standardizzate”, risulta quindi apodittica, non essendosi fatta carico di spiegare le ragioni del difetto dell’autonoma capacità distintiva di quelle forme sia originariamente sia alla luce dell’uso e della fama acquisita nel tempo (cfr. Cass. n. 7254 del 2008).

Tale esito non supera il vaglio di legittimità relativo al parametro normativo di cui all’art. 9 c.p.i., alla luce del quale i giudici di merito avrebbero dovuto accertare la sussistenza delle specifiche e autonome ipotesi di non registrabilità dei marchi di forma ivi previste, mediante esame separato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22929 del 2009, con riferimento all’analoga previsione di cui al R.D. n. 929 del 1942, art. 18, lett. c, come sostituito dal D.Lgs. n. 480 del 1992, art. 18)>>.

Indagini demoscopiche ai fini del secondary meaning (la parte più interessnte):

< Si osserva che, ai fini dell’accertamento del secondary meaning, cioè della prova del conseguimento del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio, i dati risultanti dalle indagini demoscopiche costituiscono indizi, di per sé non decisivi, che devono essere ponderati quanto al valore dei risultati dei sondaggi di opinione, in relazione alla percentuale e al grado complessivo di attendibilità tecnico-scientifica degli stessi (non richiedendosi che la funzione identificativa acquisita dal segno, che può essere costituito anche dalla forma del prodotto, sia accertata sulla totalità o sulla quasi-totalità del pubblico destinatario), nonché accompagnati da altri indizi gravi, precisi e concordanti.

Tanto premesso, le indagini demoscopiche possono essere compiute (e prodotte in giudizio) dalla parte interessata, ma possono anche essere acquisite dal giudice di merito d’ufficio mediante una c.t.u., al quale l’art. 121, comma 5, c.p.i. consente di ricevere nuovi documenti ancora non prodotti in causa per favorire l’efficienza delle operazioni peritali, anche in deroga alla disciplina generale dettata per il deposito dei documenti sia in primo grado che in appello (Cass. n. 31182 del 2018). Analogamente è possibile trarre elementi probatori del carattere distintivo (della forma) del marchio nel pubblico dei consumatori da fonti (documentali e non) diverse (sempreché “almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata” (cfr. Trib. I gr. CE, 2 luglio 2009, T-414/07; analogamente Corte Giust. CE, 4 maggio 1999, C-108/97)>>.

Marchio di forma e diritto di autore da design a protezione di borsa creata da stilista

Circa l’oggetto, Trib. Milano 13.12.2021 n. 10.280/2021, RG 17345/2019, rel. Barbuto (il convenuto è restato contumace) dà alcuni noti ma sempre utili insegnamenti.

La borsa è oggetto di marchio tridimensionale, ma viene chiesta pure la tutela da autore ex art. 2 n. 10 l. aut.

La violazione di marchio registrato è accertata (i prodotti sono quasi identici: v. foto in sentenza)

E’ negata invece la tutela d’autore per non aver la parte provato la artisticità ( o meglio : fatti sufficienti a persuadere il giudice in tale senso) e si richiama a proprio precedente:

<<Quanto, invece, alla dedotta violazione del diritto d’autore -in linea col precedente di questo Tribunale (n.5443/2017) -non può, qui, ritenersi “applicabile al modello di borsa in questione la tutela autorale di cui all’art.2, comma 1, n.10 L.A. relativa alle opere dell’industrial design, posto che non appare concretamente individuabile nel caso di specie l’effettiva sussistenza del carattere artistico necessario perché dette forme possano godere di tale specifica tutela. In effetti, al di là dell’innegabile successo commerciale di tale modello di borsa, non risultano nemmeno allegati gli elementi che dovrebbero confermare la presenza di un valore artistico nella creazione dell’aspetto esteriore del modello di borsa in questione, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione. Come è noto tale valore artistico può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista”. Infatti, nessuno di tali profili risulta
allegato dalle attrici. Inoltre, “tenuto conto del grande successo del modello di borsa delle parti attrici, della sua ampia diffusione e del fatto che esso certamente appare distaccarsi dal contesto del settore come si manifestava all’epoca della sua immissione in commercio, originalità consolidata e sviluppata a seguito dell’apprezzamento del pubblico dei consumatori –la comparazione tra la borsa “Le Pliage” e i modelli che sono stati acquistati dalle attrici presso le
parti convenute dimostri con tutta evidenza la riproduzione del tutto fedele sia della forma generale del prodotto delle attrici che di tutti i suoi particolari, anche non necessariamente determinanti rispetto alla sua forma esteriore”>>.

Rilevante a fini pratici, stante l’incerttezza anche teorica che regna in proposito , il rigetto della domanda circa la slealtà ex art. 2598 cc, in quanto assorbita dalla tutela da marchio.

La somma liquidata è di 200,00 euro sia per giorno di ritardo nell’adempimento che per ogni violazione successiva.

(notizia e link alla sentenza da Eleonora Rosati in IPkat blog)

Marchi di forma: la Corte Suprema svizzera afferma regole simili a quelle dell’UE

1. The ratio legis for excluding shapes that are technically
necessary is the same in Swiss law and in European law:
shapes incorporating a technical solution must remain
freely available to the public. It is important to avoid
granting a perpetual monopoly through trademark law,
and under other intellectual property rights legislators
have given inventors a time-limited advantage to recover
their investment before allowing free competition after
the expiry of a protection.
2. In the present case only those alternative shapes of cap-
sules that are compatible with the overall device (coffee
machine) must be assessed to determine whether the con-
tested capsule shape is technically necessary.
3. Two elements are to be considered when assessing the
exclusion of technically necessary shapes. First, a strict
standard must be applied when considering the existence
of alternative solutions: these must be equivalent and not
entail any disadvantages for the competitors, who must
be placed on an equal footing. A solution that entails only
minor additional costs or which is less efficient is already
inadmissible. Second, the alternative capsules have to be
sufficiently different from the contested shape in the mind
of the purchasing public.

Queste le massime di Corte Suprema Federale svizzera, 07.09.2021, 4A_61/2021, tradotta in inglese in GRUR International, 2022, 1–11.

La decisione riguardava la questione della registrabilità come marchio delle forma della capsule di caffè Nespresso, scdaduto il brevetto inventivo. Nestlè l’aveva ottenutga uin Svizzera ma non in altri imporanti paesi (tra cui UE).

Il Tribunale del cantone Vaud annulla la registrazione e così pure la corte Suprema. Questa però cambia lamotivaizone (da noi una simile disposizione processuale prob. è ,l’art. 384/2 cpc): la ragione dell anullità non è il fatto che il marchio è di uso comune nel commercio (emendabile dalla rinomanza), bensì che è costgituito da forma tenciametne necessitata (non emendabile). Il passso più importante allora è quello nella massima 3. Ad es.: <<Furthermore, expert E3.___ indicated that the perforation of the double-cone capsules could be insufficient. It could also be incomplete or non-existent in the case of parabolic capsules. A test with a prototype parabolic capsule (based on capsule 2 [93]) showed that perforation was zero; this type of capsule should be pre-punched. The diameter of the parabolic capsules was also likely to cause sealing problems and even the risk of tearing. Moreover, the five capsules had a smaller volume, allowing less than 5 g of coffee to be stored and causing the drip tray to fill up more quickly. Finally, it is worth noting the ‘theoretical’ aspect of these designs and prototypes, as opposed to competing capsules that have passed the test of commercialization.

These disadvantages already rule out the possibility that these alternative shapes could be reasonably imposed on competitors ‒ not to mention the fact that they do not appear to be sufficiently distinct from the Nespresso capsule.>>

Sulla distintività del marchio tridimensionale degli stivali da neve Moon Boot arriva la decisione del Tribunale UE

Avevo dato conto nel mio post 04.07.2020 della decisione amministrativa presso EUIPO del 2020, che aeva rigettato la domanda di registazione del marchio costituito dalla forma dei notissimi stivali da neve/dopo sci Moon Boot.

Ora è stato deciso il primo grado della fase giurisdizionale ed in senso ancora una volta sfavorevole alla società TEcnica, confermando dunque la nullità del marchio per carenza di distintività.

Si tratta di Trib. UE 19.01.2022, T-483/20, Tecnica Group spa c. EUIPO-Zeitneu GmbH.

Non ci son passaggi particolarmente interessanti in diritto, essendo largamente basata sui fatti (previa un’ ampia trattazione di questioni processuali, questa si interessante: §§ 20-74).

Ricordo solo le considazioni generali sul marchio e su quello di forma :

–It is not necessary, for that purpose, for the mark to convey exact information about the identity of the manufacturer of the product or the supplier of the services. It is sufficient that the mark enables members of the public concerned to distinguish the goods or services that it designates from those which have a different commercial origin and to conclude that all the goods or services that it designates have been manufactured, marketed or supplied under the control of the proprietor of the mark and that the proprietor is responsible for their quality (see judgment of 25 April 2018, Romantik Hotels & Restaurants v EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK), T‑213/17, not published, EU:T:2018:225, paragraph 17 and the case-law cited)., § 83;

– Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of goods on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element, and it could prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark (see judgments of 22 June 2006, Storck v OHIM, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, paragraph 27 and the case-law cited, and of 19 September 2012, Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red, T‑50/11, not published, EU:T:2012:442, paragraph 40 and the case-law cited). 88. It is apparent from those considerations that only a three-dimensional mark, consisting of the appearance of the product itself, which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009, § 87.

Non sfucgge che il concetto chiave è quello a) del motivo per cui si arriva alla necessità di distacco significativo (departs significantly) e b) del conseguente contenuto di tale cocnetto.

Allo scopo, l’assenza di tale requisito non implica necessariamente che debba ricorrere la totale somiglianza con i prodotti già in commercii, potendo anche sussistere qualche differenza: it is important to point out that, contrary to what the applicant claims, in order to ascertain whether the three-dimensional mark departs significantly from the customs or norms of the sector, it is not necessary to show that there are other goods on the market which reproduce all the features of the contested mark. As the Board of Appeal correctly pointed out, in order to conclude that there is no distinctive character, it is not necessary for the contested mark to be identical to existing shapes but for the overall impression conveyed by that mark not to depart significantly from the norms or customs of the sector. In other words, the fact that a mark has an overall shape which is similar to variants of the product which are usually available on the market does not permit the finding that the mark, as a whole, departs significantly from the customary shapes in the sector, § 95.

Si legge poi il vero motivo della mancanza di tale distacco dalla prassi del settore: la preesistenza di altre scarpe sportive di foggia simile , § 97.

Da ultimo, il Trib. condivide la stima di elemento non distintivo della suola, della sua altezza e della disposizione dei lacci, § 100. Pertanto <<the Board of Appeal was right in finding that the constituent elements of the contested mark, taken individually, and the shape of boot taken as a whole, will be perceived by the relevant public as possible, or even common, variants of the presentation and decoration of winter boots and after-ski boots, which are part of the goods at issue since they are incorporated into the ‘footwear’ and which can also include ‘footwear soles; insoles; heelpieces for footwear; footwear uppers’>>, § 101..

Il Trib. UE sui marchi di forma (i rossetti per labbra Guerlain)

Nella lite tra l’Ufficio e Guerlain per la registrazione come marchio di forma costituto da stick portanti rossetto per labbra (e non costituiti direttamente dal rossetto), il Tribunale ribalta le decisioni negative del’luifficio e mne aferma la validità.

Si trata di Trib. UE 14.07.2021, T-488/20, che decide in base al reg. 1001 del 2017

qualche indicazione realistica sulla loro forma nei disegni e immagini in sentenza (§§ 2 e 7; solo in francese).

Nella scheda di sintesi in italiano leggiamo che:

<< In primo luogo, il Tribunale ricorda che la valutazione del carattere distintivo non si basa sull’originalità o sul mancato uso del marchio richiesto nel settore cui appartengono i prodotti e i servizi interessati Infatti un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve necessariamente discostarsi significativamente dalla norma o dagli usi del settore interessato. Pertanto la mera novità di tale forma non è sufficiente per concludere che esiste un carattere distintivo. Tuttavia il fatto che un settore sia caratterizzato da una considerevole varietà di forme di prodotti non implica che un’eventuale nuova forma sia necessariamente percepita come una di esse

In secondo luogo, secondo il Tribunale, la circostanza che taluni prodotti presentino un design di qualità non implica necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti possa distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese. Il Tribunale rileva che la presa in considerazione dell’aspetto estetico del marchio richiesto non equivale ad una valutazione sulla bellezza del prodotto di cui trattasi, bensì mira a verificare se tale aspetto sia idoneo a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale nella percezione del pubblico di riferimento.

In terzo ed ultimo luogo, tenendo conto delle immagini considerate dalla commissione di ricorso come rappresentative della norma e degli usi del settore interessato, il Tribunale constata che la forma in questione è inusuale per un rossetto e differisce da qualsiasi altra forma presente sul mercato. Infatti il Tribunale osserva innanzitutto che tale forma ricorda quella dello scafo di un battello o di un paniere. Orbene, una forma siffatta differisce significativamente dalle immagini considerate dalla commissione di ricorso, le quali rappresentavano per lo più rossetti di forme cilindriche e parallelepipede. Inoltre la presenza di una piccola forma ovale in rilievo è insolita e contribuisce alla parvenza inconsueta del marchio richiesto. Infine il fatto che il rossetto rappresentato da tale marchio non possa essere posizionato in modo verticale accentua l’aspetto visivo inconsueto della sua forma.

Il Tribunale pertanto ritiene che il pubblico di riferimento rimarrà sorpreso da tale forma facilmente memorizzabile e la percepirà come significativamente diversa dalla norma o dagli usi del settore dei rossetti ed idonea ad indicare l’origine dei prodotti interessati. Il marchio richiesto è quindi dotato di un carattere distintivo che ne consente la registrazione >>.

Precedente di cui tener buona nota nelle (quasi mai semplici) vertenze in tema di marchio tridimensinale

Sulla distintività di un marchio tridimensionale il caso degli stivali da neve Moon Boot

La Commissione di ricorso dell’EUIPO (di seguito solo: la Commissione) ha dato torto alla società italiana, produttrice dei notissimi stivali da neve Moon Boot, che pretendeva di proteggerli come marchio di forma. Si tratta della decisione 18 maggio 2020 nel proc. R 1093/2019-1, Tecnica Group SPA contro Zeitneu GmBH, (leggibile nel database EUIPO https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1093%2F2019-1 )

Moon Boot richiesti in registrazione come marchio 3D (foto tratta dal database eSearch, EUIPO)

Nel 2011 veniva depositata domanda di marchio tridimensionale del noto stivale (vedi foto sopra) e la domanda veniva accolta con registrazione nell’anno successivo. Nel 2017 ne veniva però richiesto da società svizzera l’annullamento per mancanza di distintività; nel 2019 veniva accolta l’istanza dichiarandosi la nullità del marchio per i motivi indicati al § 6.

La Commissione precisa che la normativa di riferimento è costituita dal reg. 2017/1001, § 11.

Al § 26 la Commissione ricorda la giurisprudenza a cui intende attenersi in materia di marchi tridimensionali.

Particolarmente importanti sono gli ultimi tre trattini che qui riporto

<< – However, the perception of the average consumer is not necessarily the same in relation to a three-dimensional mark consisting of the appearance of the product itself as it is in relation to a word or figurative mark consisting of a sign which is independent of the appearance of the products it designates. Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of products on the basis of their shape in the absence of any graphic or textual element, and it could therefore prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark (20/10/2011, C-344/10 P and C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46; – Only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR (20/10/2011, C-344/10 P and C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47); – Therefore, where a three-dimensional mark consists of the shape of the product in respect of which registration is sought, the mere fact that that shape is a ‘variant’ of a common shape of that type of product is not sufficient to establish that the mark is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR. It must always be determined whether such a mark permits the average consumer of that product, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, to distinguish the product concerned from those of other undertakings without conducting an analytical examination and without paying particular attention (see, to that effect, judgment of 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32)>>

Ne segue che <<the shape of the sign must diverge appreciably from the shape that is expected by the consumer – as stated above it must depart significantly from the norm or customs of the sector (19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2007:577) – in other words, the shape must be so materially different from basic, common or expected shapes that it enables a consumer to identify the goods just by their appearance. The more closely the shape for which registration is sought resembles the shape most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood of the shape being devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR >>, § 27

Dopo una disamina fattuale su altri prodotti concorrenti, la Commisisone affronta il profilo del consumatore d riferimento: è quello di tutta l’UE , non essendo legato a fattori linguistici, § 44. Inoltre si tratta del pubblico medio, dato che il marchio <<was registered in particular for footwear which are common goods for which the attentiveness of the relevant public is considered to be average, as their price is not exorbitant and they are not considered items that last a lifetime>>, ivi.

Poi rirpende quanto detto prima e cioè che the <<the perception of the relevant public is not necessarily the same in relation to a threedimensional mark consisting of the appearance of the goods themselves as it is in relation to a word or figurative mark consisting of a sign which is independent of the appearance of the goods it designates. Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of goods on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element, and it could therefore prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark>>, § 45

Le caratteristiche distintive dello stivale o meglio della sua forme, secondo il titolare, sono quelle indicate al § 47: molte però hanno valenza technica o funzionale, § 48.

Inoltre molte sono usate dai concorrenti § 50 e segg. e ciò spt. per il laccio esterno, § 51.

(si noti poi il profilo procedurale della utilizzabilità dei documenti presenti nei siti puntati da link indicati dalle parti: ed anche se autonomamente ivi reperiti dall’Ufficio, parrebbe: § 54)

In breve ci sono molti altri concorrenti che offrono prodotti analoghi (per cui non c’è stato il distanziametno dalle prassi commerciali di settore, sopra ricordato) nè c’è stata prova che si tratti di licenziatari del titolare o comunque di prodotti a lui riconducibili, § 55.

La forma sub iudice, del resto, è tipica del c.d. doposci, § 56.

Bisogna insomma capire se <<such a mark permits the average consumer of that product, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, to distinguish the product concerned from those of other undertakings without conducting an analytical examination and without paying particular attention>>, § 59

Per cui ciò che alla fine conta è vedere se <<the shape as a whole departs significantly from the norms and customs of the sector. Therefore, although it is relevant, it is not necessarily fatal that some (perhaps even, all) of the features of a shape are not unique to the mark at issue or unusual in the sector concerned. Equally, the presence of one or more features which are unique to the shape at issue, or at least unusual in the sector concerned, does not automatically mean that the shape as a whole departs significantly from the norms and customs of the sector. This may be a factor when, considered by itself, the unique or unusual feature(s) in question makes only a small contribution to the overall impression created by the shape>> § 61

Nel caso specifico la Commisione conclude che l’associazione, che può fare l’utente tra segno e titolare del marchio, essite ma non è univoca, § 63: infatti <<the design is a recognisable shape that is, and always has, subsisted in the fabric of the skiing industry>> § 65.

Nè serve allegare le molte imitazioni: queste, come la giurisprudenza insegna, provano semmai la mancanza di distintività, § 68 (punto teoricamente interessante e forse un pò frettolosamente trattato)

Del resto la forma ad <<L>> è tipica degli stivali nè hanno distintività le altre caratteristiche dello stivale (suola antiscivolo, rivestimenti per tener caldo, etc.), § 72. Anche i lacci esterni son diffusi nel mercato, § 74.

In sintesi, <<the constituent elements of the contested mark taken individually and the shape created taken as a whole will be perceived by the relevant consumers as possible — or even common — variants of the presentation and decoration of those goods. It is clear from the above that the contested mark is sufficiently similar to other common shapes which are, thus, likely to be used for the goods at issue>> § 75.

Decisione priva di importanti considerazioni in diritto ed interessante soprattutto per l’applicazione fattuale ad un prodotto che ebbe grandissimo successo commerciale in Italia.