Il marchio tridimendsionale costituito da design con valore artistico: la SC si pronuncia sul (l’ennesima lite nel) caso Piaggio v. ZHEJIANG ZHONGNENG INDUSTRY GROUP

Cass. sez. 1 del 28 novembre 2023 n. 33.100, rel,. Ioffrida, affronta tre importanti questioni, in una delle più interessanti vertenze IP degli ultimi anni:

Questo il marchio Piaggio,  costituito dal frontale dello scooter:

“TRIDIMENSIONALE IL MARCHIO CONSISTE NELLA RAPPRESENTAZIONE TRIDIMENSIONALE DI UNO SCOOTER. LA RAPPRESENTAZIONE È FORNITA IN 5 VISTE ORTOGONALI E 1 PROSPETTICA, COME DA ALLEGATO” (dal fascicolo)

V. qui il fascicolo in TMview.

Tre , si diceva, son le questioni affrontate:

1) se vi sia o meno valore sostanziale nella forma, tale da render invalido il marchio ex art. 9.1.c) cpi,

2) il rapporto tra tale giudizio e l’eventuale artisticità dell’oggetto ex art. 2 n. 10 l. aut.

3) l’individuazione del segno su cui rendere il giudizio di contraffazine, tenuto conto che il frotnale è leggermente variato più volte nel corso degli anni.

Sub 1) la SC (§ 3.6) accoglie la tesi dei produttore cinese : il valore sostanziale non significa “decisivo” o “prevalente”: basta che contribuisca in qualche modo alla scelta di acqisto.

Ci pare tesi errata: il termine “sostanziale” significa assai di più di quanto afferma la SC.

Irrilevante la giurisprudenza europea che non può violare la cristallina portata semantica del lemma.

sub 2):  stante la sostanziale sovrapponibilià tra valore sostnziale (art. 9.c cpi) e valore artistico (art. 2.10 l. aut.) , <<ne consegue che, il riconoscimento di un valore artistico alla forma di un prodotto quale opera di design, ai fini della tutela secondo la l.d.a., – per essere la (Omissis) addirittura divenuta, per effetto di numerosi riconoscimenti da parte dell’ambiente artistico, non meramente industriale (quali anche le innumerevoli presenze in “film, pubblicità, fotografie, che hanno come protagonista un mito”, pag. 29 della sentenza impugnata), “un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano”, comporta, di regola, che la stessa forma dia al prodotto quel “valore sostanziale” che osta alla registrazione della forma come marchio>> (§ 3.9).

Il giudizio è affrettato visto che son diversi i consumatori/utenti nei due casi.

Inoltre non viene  considerato il fattore tempo: prima che il segno di forma sia “iconico”, il marchio può essere stato depositato validamente.

sub 3) è il punto più complesso sia in teoria che in fatto. La SC ravvisa unicità del segno su cui operare il giudizio contraffattorio (conterebbe una sua concezine astratta, astorica), pur in presenza di (modesto) variare nel corso degli anni (§ 4,3). E’ questine difficile, implicante anche un approccio di teoria estetica e sulla quale non mi pronuncio. CErto non accoglierla porrebbe problemi pratici assai significativi, allalue dell’evoluzione graduale ma costante del frontale nel corso del tempo.

Pertanto rinvia ad altra sezione della CdA di Torino

E’ grave, infine, circa la tecnica redazionale,  che i nostri giudici si ostinino nel non inserire la riproduzione completas (qui non c’è nemmeno una minimale) dei segni o dei prodotti incausa : vanifica la ratio della pubbliczione della sentenza ,. consistente nel permettere il controllo pubblico e democratico della stessa.

E’ lacuna che dovrebbe essere colmata.

Caramella a forma e sapore di fetta di anguria: marchio di forma negato dal 3° circuito d’appello usa

il 3 circuito d’appello usa 7 settembre n. 22-2821, Pim brands v. Haribo, giudice Arleo, conferma il primo grado (notizia e link da IPwatchdog)

La forma e i colori indicano il flavour del dolciume: quindi nessuna distintività.

<<The question is whether the candy’s colors alone signal its flavor or whether the colors and shape combined further that function. Though PIM disagrees, we think the two work together. (…)

As PIM notes, the shape and colors do not match exactly: The bottom could be more curved and have a thinner band of darker green. The wedge could be wider. The point could be sharper and a deeper red. There could be black seeds. But as PIM itself put it, because this candy is an impulse buy, it “do[es]n’t need to be the Mona Lisa.” Oral Arg. 13:15–19. To identify its flavor, the candy’s trade dress need not exactly copy watermelon, but just evoke it.
And the shape contributes to the overall effect. Some shapes for watermelon candies, such as sharks, ropes, and rib-bons, detract from (or at least add no information beyond) the colors. But the wedge shape contributes to the function. The colors alone could leave some ambiguity: Is it watermelon or strawberry? With the wedge shape, all ambiguity is gone—this candy is a wedge of watermelon.
In that vein, the wedge might or might not identify the fla-vor on its own or with other color schemes. That trade dress is not before us; the watermelon-colored wedge is. The registered trademark at issue defines the mark by both colors and shape. So does PIM’s complaint. Plus, when we look at the pictured candies, our eyes are drawn immediately to both their colors and their shape. We think of a slice of watermelon based on both its color scheme and its shape. And in this color scheme, the candy looks like a watermelon wedge. So we hold that the trade dress presented as a whole, colors and shape together, makes the watermelon candy more identifiable as a slice of wa-termelon. That is function enough>>.

DA noi la conclusione sarebbe verosimilmente uguale ex art. 9.c – 13.1.b) c.p.i.

Sui marchi di forma: la Cassazione chiude il processo sulla violazione della forma della confezione dei “Tic Tac” Ferrero

Cass., sez. I ,  11 maggio 2023 n. 12.881, rel. Nazzicone, sul tema.

Non ci son particolari approfondimenti ma solo rapide condivisioni di alcuni passaggi della ben più articolata sentenza di appello (App. Torino n. 199/2021 del 17.02.2021, RG 1932/2019)

<<La corte territoriale ha ritenuto che la forma oggetto dei marchi “(Omissis)” sia soltanto una delle numerose forme che potrebbero avere i contenitori di confetti, in quanto tutti i vari tipi di confezione potrebbero del pari essere muniti della medesima chiusura, brevettata come soluzione tecnica tutelata: ha, quindi, escluso che i brevetti attengano ad una “forma necessaria” o ad una “forma sostanziale”.

Si ricorda che per “forma necessaria” si intende quella che sia necessaria per ottenere un risultato tecnico, e, quindi funzionale, perché imposta dall’utilità industriale che persegue, onde, secondo tale principio, quando una determinata forma è “necessaria”, cioè inscindibilmente connessa con l’utilità di un trovato, l’imitazione è per ciò stesso lecita, sempre che sussista tale elemento di inscindibilità e quindi di necessarietà. Pertanto, si è affermato che i segni possono costituire oggetto di marchio, in quanto rispondano oggettivamente e preminentemente alla funzione distintiva del prodotto e della sua provenienza, senza esser vincolati dalla destinazione merceologica o dalla forma necessaria del prodotto stesso (Cass. 28 giugno 1980, n. 4090), in quanto “una forma funzionale, o necessaria, tale cioè da non potere essere evitata senza con ciò compromettere la funzione realizzata dal modello, pone in essere contestualmente un preciso elemento individualizzante nel mercato. Il modello si identifica, segno commerciale a parte, perché la sua forma, dichiarando e rendendo possibile la funzione che costituisce il cuore dell’idea, e’, in quanto tale, inconfondibile. Consegue che fuori delle ipotesi nelle quali vi è una privativa a tutela di quella funzione e di quella forma, se la funzione è liberamente riproducibile, lo è anche la forma che necessariamente la realizza” (in motivazione, Cass. 9 marzo 1998, n. 2578).

Dunque, per forma imposta dalla natura stessa del prodotto deve intendersi quella naturale ovvero quella standardizzata del prodotto, noto in tale configurazione, in tal modo restando esclusa la proteggibilità come marchio dalla legge, attesa la mancanza di capacità individualizzante del segno, che si oppone in via di principio ad una monopolizzazione, che penalizzerebbe la concorrenza senza giustificazione (così Cass. 23 novembre 2001, n. 14863; e già Cass. n. 60 del 2001; Cass. n. 6644 del 1996); essa si riscontra quando si tratta di una forma che non è ispirata ad un criterio di fantasia o di differenziazione del prodotto, ma costituisce una forma, utile e conveniente, che esprime esclusivamente il valore, cioè le caratteristiche essenziali del prodotto, racchiudendone in sé tutta e solo la dimensione funzionale (così, in motivazione, Cass. 16 luglio 2004, n. 13159, in relazione al c.d. ovetto Kinder, richiamata da entrambe le parti).

Mentre per “forma sostanziale” si intende quella che dà un valore sostanziale al prodotto, ossia “il cui pregio modifica l’identità di un prodotto in quanto tale, perché ne aumenta il valore merceologico, senza mutarne la funzione ontologica” (Cass. 23 novembre 2001, n. 14863).

La giurisprudenza unionale ha più volte ribadito che un segno, il quale rappresenti la forma di un prodotto, rientra tra i segni idonei a costituire un marchio, a condizione che sia, da un lato, riproducibile graficamente e, dall’altro, adatto a distinguere il prodotto o il servizio di un’impresa da quelli di altre imprese (Corte di giustizia UE 10 novembre 2016, C-30/15, Simba Toys, punto 37; 29 aprile 2004, Henkel, C-456/01, C-457/01, punti 30 e 31; 14 settembre 2010, Lego Juris, C-48/09, punto 39), affermando altresì che, più la forma della quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui si tratta, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo (Corte giustizia Comunità Europee 29 aprile 2004, n. 456/01 e 457/01, Henkel, cit.).

Proprio per questo, essa ha ritenuto nullo il marchio Europeo di forma tridimensionale costituito dal “cubo di Rubik”, svolgendo la c.d. struttura a griglia, che compare su ciascuna delle sue facce, dividendola in nove elementi quadrati della stessa dimensione, una funzione tecnica, assicurando la rotazione dei singoli elementi delle bande verticali ed orizzontali del cubo medesimo, sicché tale cubo costituisce un puzzle tridimensionale (Corte giustizia UE 10 novembre 2016, C-30/15 P, cit.).

Infatti, la legge impedisce la valida registrazione di un segno costituito, nelle sue caratteristiche essenziali, da un risultato tecnico, perché vi è un interesse generale all’utilizzo, che preclude situazioni di monopolio di soluzioni tecniche (cfr., fra le altre, Corte giustizia UE 16 settembre 2015, C-215/14, Nestle’, punto 38; 18 giugno 2002, C 299/99, Philips Electronics, punti 76 ss., sulle tre testine rotanti di un rasoio elettrico; Corte giustizia Comunità Europee 8 aprile 2003, C-53/01 a C-55/01, Linde, punto 44): così per la forma costituente soluzione di un problema tecnico e di marchi costituiti dalla forma del prodotto.

Mentre si osserva come non si possa escludere che l’aspetto estetico di un marchio che assume una determinata forma possa essere tenuto in considerazione, se richiama l’effetto visivo oggettivo e inusuale del design specifico del marchio suddetto (Corte giustizia UE 12 dicembre 2019, Euipo/Wajos, C-783/18, p. 32); Tribunale UE, 14 luglio 2021, T-488/20, p. 43 e 44).

Del pari, anche per questa Corte non è suscettibile di registrazione come marchio di forma la forma funzionale di un prodotto, che non presenti, per i consumatori di riferimento, carattere distintivo (Cass. 27 luglio 2015, n. 15681, non massimata, ma edita), come quando la forma sia imposta dalla natura stessa del prodotto, in quanto forma necessaria per ottenere un risultato tecnico o forma che dà un valore sostanziale al prodotto (Cass. 29 ottobre 2009, n. 22929).

In ogni caso, recepiti dall’ordinamento positivo tali concetti, va altresì precisato che il principio di correttezza, enunciato in senso generale dall’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., costituisce anche il limite della teoria della c.d. forma necessaria e della c.d. forma sostanziale.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato l’estrinsecità della forma rispetto al prodotto ed ha escluso che la prima sia carattere indefettibile del secondo: essa ha affermato la validità del marchio, perché è dato di distinguere chiaramente tra la forma ed il prodotto come realizzato.

La Corte territoriale ha dunque escluso sia possibile nella specie, in punto di fatto, individuare sia una “forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico”, sia una “forma che dà un valore sostanziale al prodotto”, la cui proteggibilità come marchio sia esclusa dall’art. 9, lett. b) e c), cod. propr. ind.

La corte territoriale si è attenuta ai ricordati principi ed ha proceduto quindi, sul piano concreto, ad accertare che, nella specie, la forma del contenitore dei confetti non costituisca una soluzione di carattere tecnico ad un problema di tal fatta, aggiungendo che ciò viene sul piano logico confermato proprio dalla sicura possibilità che il contenitore assuma altre forme, senza pregiudizio funzionale al fine di contenere e distribuire i confetti, proprio perché non è forma che costituisca pura la soluzione ad un problema tecnico.

Non sussistono, pertanto, le lamentate violazioni di legge, giacché la sentenza, che muove da esatti princip? giuridici, ha raggiunto la sua statuizione sulla base di un accertamento di fatto incensurabile>>.

Appello delll’EUIPO su marchio di forma/di posizione

Il 5 board of appeal del l’EUIPO del 29.08.2022, R 197/2021-5 , Blake Holdings appl./appellant, decide un interessante fattispecie di marchio di posizione e/o di forma, consistente in colore grigio applicato a battistrada e porzione laterale esterna di copertoni da camion (“The trade mark comprises the tread and outer portion of a tyre in colour light grey (“Pantone 7527 C”) depicted in the area outside the outer broken line, as shown in the attached representation.”>>).

Ravvisa che manchi di distintività, perchè non si distanzia a sufficienza dalle caratteristiche dei copertoni normalmente reperlbili sul mercato

Premesse:

<< 48   Therefore, contrary to the applicant’s statements, both the claimed light grey
colour and its particular position on the tread and outer portion of the off road tyre
are far for being ‘distinct’ or unique. Thus, taken as a whole, the trade mark
applied for will be perceived only as one of the variants of similar part of off road
tyres existing on the market.

29/08/2022, R 197/2021-5, Outer portion of a tyre in colour light grey (position)
49    In this regard, the Board further recalls that a mere departure from the norm or
customs of the sector is not sufficient to overcome the ground for refusal set out
in Article 7(1)(b) EUTMR. For the mark to fulfil its essential function, namely, to
indicate commercial origin, the difference between the sign applied for and the
norms or customs of the sector must be significant (12/02/2004, C-218/01,
Perwoll, EU:C:2004:88, § 49). In other words, any divergence from the way in
which the competing goods are presented is not sufficient in itself to guarantee
the existence of distinctive character. This difference must also be ‘significant’
and therefore immediately apparent to consumers.
50    What is more, a feature displayed in a sign which is functional in nature and
purpose will generally not be able to confer distinctiveness on the mark, as it will
be associated by the target consumer merely with that specific function, and not as
an indicator of commercial origin, and this, independently of whether the (much
stricter) conditions of Article 7(1)(e) EUTMR are also fulfilled (12/09/2013, T-
492/11, Tampon, EU:T:2013:421, § 23; 18/01/2013, T-137/12, Vibrator,
EU:T:2013:26, § 27; 14/11/2016, R 1067/2016-4, Schlüsselprofil, § 21). In the
present case, as indicated in the communication of Rapporteur of 5 May 2022, the
position mark at stake, consisting of the tread and outer portion of a tyre in light
grey, could also be seen as having a certain functionality, i.e. leaving no black
marks on floors during operations. Contrary to the applicant’s submissions, the
Board observes that that the use of tyres with non-marking properties is
potentially of interest also in relation to the claimed goods, i.e., ‘Off road tires
used with construction, industrial and agricultural equipment; none of the
aforesaid being off road tires for forklift trucks’, including the specific goods for
which the applicant claims that the position mark in question will be used, namely
tyres for Aerial Work Platforms (AWPs), as the examples provided by the
rapporteur show>>.

Pertanto :

<< 51  Taking into account all the above, the Board considers that the sign applied for
cannot be considered to depart significantly from the appearance of (part of) tyres
already found on the market. The relevant public, who is confronted with
numerous more or less similar tyres, will neither carry out a detailed analysis nor
a side by side comparison between the trade mark applied for and the other tyres
on the market, and will therefore perceive the mark applied for solely as being a
mere variety of the tread and outer portion of such tyres. There is no evidence that
the public at large or even the professionals would perceive the sign at hand as a
badge of origin.
52 Therefore, contrary to the applicant’s arguments, none of the features invoked or
their combination support the conclusion that the sign applied for departs
significantly from the norms and customs of the sector. It will therefore not be
perceived as a trade mark without having acquired distinctive character through
use.
>>

(decisione segnalata da Nedim Malovic in IPKat)

Marchi di forma: la Corte Suprema svizzera afferma regole simili a quelle dell’UE

1. The ratio legis for excluding shapes that are technically
necessary is the same in Swiss law and in European law:
shapes incorporating a technical solution must remain
freely available to the public. It is important to avoid
granting a perpetual monopoly through trademark law,
and under other intellectual property rights legislators
have given inventors a time-limited advantage to recover
their investment before allowing free competition after
the expiry of a protection.
2. In the present case only those alternative shapes of cap-
sules that are compatible with the overall device (coffee
machine) must be assessed to determine whether the con-
tested capsule shape is technically necessary.
3. Two elements are to be considered when assessing the
exclusion of technically necessary shapes. First, a strict
standard must be applied when considering the existence
of alternative solutions: these must be equivalent and not
entail any disadvantages for the competitors, who must
be placed on an equal footing. A solution that entails only
minor additional costs or which is less efficient is already
inadmissible. Second, the alternative capsules have to be
sufficiently different from the contested shape in the mind
of the purchasing public.

Queste le massime di Corte Suprema Federale svizzera, 07.09.2021, 4A_61/2021, tradotta in inglese in GRUR International, 2022, 1–11.

La decisione riguardava la questione della registrabilità come marchio delle forma della capsule di caffè Nespresso, scdaduto il brevetto inventivo. Nestlè l’aveva ottenutga uin Svizzera ma non in altri imporanti paesi (tra cui UE).

Il Tribunale del cantone Vaud annulla la registrazione e così pure la corte Suprema. Questa però cambia lamotivaizone (da noi una simile disposizione processuale prob. è ,l’art. 384/2 cpc): la ragione dell anullità non è il fatto che il marchio è di uso comune nel commercio (emendabile dalla rinomanza), bensì che è costgituito da forma tenciametne necessitata (non emendabile). Il passso più importante allora è quello nella massima 3. Ad es.: <<Furthermore, expert E3.___ indicated that the perforation of the double-cone capsules could be insufficient. It could also be incomplete or non-existent in the case of parabolic capsules. A test with a prototype parabolic capsule (based on capsule 2 [93]) showed that perforation was zero; this type of capsule should be pre-punched. The diameter of the parabolic capsules was also likely to cause sealing problems and even the risk of tearing. Moreover, the five capsules had a smaller volume, allowing less than 5 g of coffee to be stored and causing the drip tray to fill up more quickly. Finally, it is worth noting the ‘theoretical’ aspect of these designs and prototypes, as opposed to competing capsules that have passed the test of commercialization.

These disadvantages already rule out the possibility that these alternative shapes could be reasonably imposed on competitors ‒ not to mention the fact that they do not appear to be sufficiently distinct from the Nespresso capsule.>>

Tutela degli emoji come opera dell’ingegno o almeno come marchio di forma?

Tutele negate dalla corte del nord della california 16.02.2022, Case No. 21-cv-06948-VC, Cub Club Investment c. Apple.

Il creatore di emoji <racially diverse> cita Apple che li aveva copiati, anche se con alcune differenze.

<<The copyrighted works are expressions of Cub Club’s idea of racially diverse emoji. Each of the emoji described in the complaint are variations on this theme, depicting body parts in certain positions (thumbs up; thumbs down; a fist; etc.) in varying skin tones. There aren’t many ways that someone could implement this idea. After all, there are only so many ways to draw a thumbs up. And the range of colors that could be chosen is similarly narrow—only realistic skin colors (hues of brown, black, and beige, rather than purple or blue) fall within the scope of the idea. Cub Club’s emoji are therefore “entitled to only thin copyright protection against virtually identical copying.” Mattel, 616 F.3d at 915>>.

Quelli di A. sono assai simili ma non identici: <<As alleged in the complaint, Apple’s emoji are not “virtually identical” to Cub Club’s. Compared side by side, there are numerous differences. Whereas Cub Club’s emoji are filled in with a gradient, the coloring of Apple’s emoji are more consistent. The shape of Apple’s thumbs-up emoji is cartoonish and bubbled, while Cub Club’s is somewhat flatter. Many of Cub Club’s emoji have shadows; Apple’s do not. Even the colors used are distinct—although both Cub Club and Apple have chosen a variety of
skin tones ranging from dark to light, the specific colors vary. These differences are sufficient to take Apple’s emoji outside the realm of Cub Club’s protected expression>.

confronto tra il primo gruppo di emoji

Anche la tutela da trade dress (marchio di forma, o disegno, suppergiù) è negata  e per ragioni simili, ovviamente: <<Cub Club’s allegations that the asserted trade dress goes beyond these functional elements to the “look and feel” of the product
is not enough to save its claim. “As a matter of law, a product’s ‘overall appearance’ is functional, and thus unprotectable, where the product is ‘nothing other than the assemblage of functional parts.’ ” Blumenthal Distributing, Inc., 963 F.3d at 866 (quoting Leatherman Tool Group, Inc. v. Cooper Industries, Inc., 199 F.3d 1009, 1013 (9th Cir. 1999)). In the absence of allegations identifying non-functional elements of Cub Club’s product, such a conclusory statement is not sufficient to plausibly allege that the asserted trade dress is non-functional>>

(notizia e link alla sentenza dal blog de lprof. Eric Goldman)

Sulla distintività del marchio tridimensionale degli stivali da neve Moon Boot arriva la decisione del Tribunale UE

Avevo dato conto  nel mio post 04.07.2020 della decisione amministrativa presso EUIPO del 2020, che aeva rigettato la domanda di registazione del marchio costituito dalla forma dei notissimi stivali da neve/dopo sci Moon Boot.

Ora è stato deciso il primo grado della fase giurisdizionale ed  in senso ancora una volta sfavorevole alla società TEcnica, confermando dunque la nullità del marchio per carenza di distintività.

Si tratta di Trib. UE 19.01.2022, T-483/20, Tecnica Group spa c. EUIPO-Zeitneu GmbH.

Non ci son passaggi particolarmente interessanti in diritto, essendo largamente basata sui fatti (previa un’ ampia trattazione di questioni processuali, questa si interessante: §§ 20-74).

Ricordo solo le considazioni generali sul marchio  e su quello di forma :

It is not necessary, for that purpose, for the mark to convey exact information about the identity of the manufacturer of the product or the supplier of the services. It is sufficient that the mark enables members of the public concerned to distinguish the goods or services that it designates from those which have a different commercial origin and to conclude that all the goods or services that it designates have been manufactured, marketed or supplied under the control of the proprietor of the mark and that the proprietor is responsible for their quality (see judgment of 25 April 2018, Romantik Hotels & Restaurants v EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK), T‑213/17, not published, EU:T:2018:225, paragraph 17 and the case-law cited)., § 83;

Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of goods on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element, and it could prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark (see judgments of 22 June 2006, Storck v OHIM, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, paragraph 27 and the case-law cited, and of 19 September 2012, Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red, T‑50/11, not published, EU:T:2012:442, paragraph 40 and the case-law cited).   88.    It is apparent from those considerations that only a three-dimensional mark, consisting of the appearance of the product itself, which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009, § 87.

Non sfucgge che il concetto chiave è quello a) del motivo per cui si arriva alla necessità di distacco significativo (departs significantly) e b) del conseguente contenuto di tale cocnetto.

Allo scopo, l’assenza di tale requisito non implica necessariamente che debba ricorrere la totale somiglianza con i prodotti già in commercii, potendo anche sussistere qualche differenza: it is important to point out that, contrary to what the applicant claims, in order to ascertain whether the three-dimensional mark departs significantly from the customs or norms of the sector, it is not necessary to show that there are other goods on the market which reproduce all the features of the contested mark. As the Board of Appeal correctly pointed out, in order to conclude that there is no distinctive character, it is not necessary for the contested mark to be identical to existing shapes but for the overall impression conveyed by that mark not to depart significantly from the norms or customs of the sector. In other words, the fact that a mark has an overall shape which is similar to variants of the product which are usually available on the market does not permit the finding that the mark, as a whole, departs significantly from the customary shapes in the sector, § 95.

Si legge poi il vero motivo della mancanza di tale distacco dalla prassi del settore: la preesistenza di altre scarpe sportive di foggia simile , § 97.

Da ultimo, il Trib. condivide la stima di elemento non distintivo della suola, della sua altezza e della disposizione dei lacci, § 100. Pertanto <<the Board of Appeal was right in finding that the constituent elements of the contested mark, taken individually, and the shape of boot taken as a whole, will be perceived by the relevant public as possible, or even common, variants of the presentation and decoration of winter boots and after-ski boots, which are part of the goods at issue since they are incorporated into the ‘footwear’ and which can also include ‘footwear soles; insoles; heelpieces for footwear; footwear uppers’>>, § 101..

Marchio di forma e rossetti (brevissime sulla decisione Guerlain)

Trib. UE 14.07.2021, T-488/20, Guerlain c. EUIPO, decide favorevolmente alla impresa francese la domanda di registrabilità del (contenitore del) suo rossetto.

La fase amministrativa le era stata sfavorevole ma il Tribunale riforma.

La sentenza è disponibile solo in francese e le riproduzioni grafiche ivi presenti del contenitore sono scadenti (v.le in sentenza).

Riporto alcuni passaggi della sintesi fornita dal sito web della Corte:

1: <<il Tribunale ricorda che la valutazione del carattere distintivo non si basa sull’originalità o sul mancato uso del marchio richiesto nel settore cui appartengono i prodotti e i servizi interessati Infatti un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve necessariamente discostarsi significativamente dalla norma o dagli usi del settore interessato. Pertanto la mera novità di tale forma non è sufficiente per concludere che esiste un carattere distintivo. Tuttavia il fatto che un settore sia caratterizzato da una considerevole varietà di forme di prodotti non implica che un’eventuale nuova forma sia necessariamente percepita come una di esse>>:              idee pacifiche.

2:  <<secondo il Tribunale, la circostanza che taluni prodotti presentino un design di qualità non implica necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti possa distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese. Il Tribunale rileva che la presa in considerazione dell’aspetto estetico del marchio richiesto non equivale ad una valutazione sulla bellezza del prodotto di cui trattasi, bensì mira a verificare se tale aspetto sia idoneo a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale nella percezione del pubblico di riferimento>>:             pacifico: l’aspetto estetico è considerato solo per vedere se il segno è <distintivo> (v. nota 1, ivi: <<dire che un marchio ha carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese>>)

3: <<il Tribunale constata che la forma in questione è inusuale per un rossetto e differisce da qualsiasi altra forma presente sul mercato. Infatti il Tribunale osserva innanzitutto che tale forma ricorda quella dello scafo di un battello o di un paniere. Orbene, una forma siffatta differisce significativamente dalle immagini considerate dalla commissione di ricorso, le quali rappresentavano per lo più rossetti di forme cilindriche e parallelepipede. Inoltre la presenza di una piccola forma ovale in rilievo è insolita e contribuisce alla parvenza inconsueta del marchio richiesto. Infine il fatto che il rossetto rappresentato da tale marchio non possa essere posizionato in modo verticale accentua l’aspetto visivo inconsueto della sua forma>>:            il giudizio è fattual-estetico ma è difficile pronunciarsi su di esso, data la menzionata sfocatura delle riproduzioni.

4: pertanto <<il pubblico di riferimento rimarrà sorpreso da tale forma facilmente memorizzabile e la percepirà come significativamente diversa dalla norma o dagli usi del settore dei rossetti ed idonea ad indicare l’origine dei prodotti interessati. Il marchio richiesto è quindi dotato di un carattere distintivo che ne consente la registrazione>> : applicazione del ragionamento di cui al numero preced.

Il Trib. UE sui marchi di forma (i rossetti per labbra Guerlain)

Nella lite tra l’Ufficio e Guerlain per la registrazione come marchio di forma costituto da  stick portanti rossetto per labbra (e non costituiti direttamente dal rossetto),  il Tribunale ribalta le decisioni negative del’luifficio e mne aferma la validità.

Si trata di Trib. UE 14.07.2021, T-488/20, che decide in base al reg. 1001 del 2017

qualche indicazione realistica sulla loro forma  nei disegni e immagini in sentenza (§§ 2 e 7; solo in francese).

Nella scheda di sintesi in italiano leggiamo che:

<< In primo luogo, il Tribunale ricorda che la valutazione del carattere distintivo non si basa sull’originalità o sul mancato uso del marchio richiesto nel settore cui appartengono i prodotti e i servizi interessati Infatti un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve necessariamente discostarsi significativamente dalla norma o dagli usi del settore interessato. Pertanto la mera novità di tale forma non è sufficiente per concludere che esiste un carattere distintivo. Tuttavia il fatto che un settore sia caratterizzato da una considerevole varietà di forme di prodotti non implica che un’eventuale nuova forma sia necessariamente percepita come una di esse

In secondo luogo, secondo il Tribunale, la circostanza che taluni prodotti presentino un design di qualità non implica necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti possa distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese. Il Tribunale rileva che la presa in considerazione dell’aspetto estetico del marchio richiesto non equivale ad una valutazione sulla bellezza del prodotto di cui trattasi, bensì mira a verificare se tale aspetto sia idoneo a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale nella percezione del pubblico di riferimento.

In terzo ed ultimo luogo, tenendo conto delle immagini considerate dalla commissione di ricorso come rappresentative della norma e degli usi del settore interessato, il Tribunale constata che la forma in questione è inusuale per un rossetto e differisce da qualsiasi altra forma presente sul mercato. Infatti il Tribunale osserva innanzitutto che tale forma ricorda quella dello scafo di un battello o di un paniere. Orbene, una forma siffatta differisce significativamente dalle immagini considerate dalla commissione di ricorso, le quali rappresentavano per lo più rossetti di forme cilindriche e parallelepipede. Inoltre la presenza di una piccola forma ovale in rilievo è insolita e contribuisce alla parvenza inconsueta del marchio richiesto. Infine il fatto che il rossetto rappresentato da tale marchio non possa essere posizionato in modo verticale accentua l’aspetto visivo inconsueto della sua forma.

Il Tribunale pertanto ritiene che il pubblico di riferimento rimarrà sorpreso da tale forma facilmente memorizzabile e la percepirà come significativamente diversa dalla norma o dagli usi del settore dei rossetti ed idonea ad indicare l’origine dei prodotti interessati. Il marchio richiesto è quindi dotato di un carattere distintivo che ne consente la registrazione >>.

Precedente di cui tener buona nota nelle (quasi mai semplici) vertenze in tema di marchio tridimensinale

Marchio di forma costituito dalla forma del calzare (sul sandalo Crocs)

Si pronuncia la corte di appello svedese IP sulla registrabilità del marchio di forma costituito dalla forma dei sandali Crocs:

Crocs - CLASSIC UNISEX - Sandali da bagno - red

(immagine presa da internet, in zalando.it)

Il sempre difficile tema dei marchi di forma è esaminato dal Patent and Market Court of Appeal (Patent- och marknadso ̈verdomstolen), decision of 2 December 2020 – PMT 7014-19: ne dà notizia GRUR International, in corso di pubblicazione , offrendo traduzione inglese e breve nota di B. Marusic.

Qui segnalo che:

1) le caratteristiche essenziali trovate in primo grado sono cinque: <<The parties in the case are of the opinion that the essential features of the mark are the heel strap, the flat rivets, the wide and round toe part, and that there are holes onthe top and on both sides.>>.

2) la corte di appello le riduce a due, anzi tre: <<According to the Patent and Market Court of Appeal, the essential features of the trade mark thus consist partly of the heel strap and partly of the holes on the top and on the sides>> (stringa di chiusura e fori superiori/laterali)

3) circa i fori, l’aspetto pià interessante, essi non sono dettati dalla esigenza funzionale di favorire la ventilazione e lo scorrimento dell’acqua, osserva la Corte: infatti avrebbero potuto essere collocati o disegnati diversamente o altrove,  senza pregiudicare la esigenza funzionale: <<The assessment of whether the mark consists only of a shape which results from the nature of the good will thus be made with regard to the holes on the shoe and the heel strap. Like the Patent and Market Court, the Patent and Market Court of Appeal assesses that the heel strap only has a generic function of holding the shoe in place. Regarding the holes on the shoe as an essential feature, in this context they must be understood as holes with the number, size and detailed design as well as the location that appears from the trade mark registration. The evidentiary procedure in the case shows that the holes have the function of increasing ventilation. The holes on the sides have been designed and placed in such a way that water, for example, should be able to flow out easily. The fact that an item of footwear of the current type has good ventilation and enables water to drain out must certainly be assumed to be considered as properties that a consumer demands from competitors’ goods. However, this can be accomplished in several different ways. It is possible to vary the design – for example in terms of the number of holes, their size, shape and location – to achieve the same functions as in the holes in the Crocs shoe. The scope for variations in the design is thus almost infinite. The conclusion of the Patent and Market Court of Appeal is therefore that the trade mark cannot be considered to consist only of a shape that results from the nature of the goods>>.

Questione spinosa: da un lato, il margine d manovra per i concorrenti  è limitato, non avendo altri spazi in cui inserire i fori; dall’altro, anche la diversa realizzabilità dei fori non toglie che il loro inserimento sia dovuto solo a motivi funzinali o comunque abbia di fatto scarsa arbitrarietà e dunque distintività.