tutela d’autore del design industriale

Il cubo di Rubik è opera dell’ingegno (design), secondo il giudice veneziano

Così in sede cautelare Trib. Venezia sez. spec. impr. 30.04.2025, RG 20227/2024, GD Torresan, Spin Master Toys ltd c. Teorema srl:

<<Ritiene il Giudice che l’oggetto presenti anche un proprio carattere di
creatività dato:
– dalla scelta di suddividere ciascuna faccia in quadrati tra loro identici;
– dal fatto che ciascuna faccia è caratterizzata esclusivamente dalla presenza
da un colore diverso (in particolare dai colori bianco, blu, giallo, arancio,
rosso e verde);
– dalla superficie liscia di ciascun quadrato;
– dalla presenza di una griglia marcata , caratterizzata da un solco a caratteri
neri;
Si tratta di elementi che attribuiscono al prodotto un sufficiente grado di
originalità, posto che analoghi rompicapo potrebbero essere realizzati
utilizzando forme, dimensioni e colori differenti, ovvero attraverso la
combinazione di elementi diversi (si vedano, a titolo esemplificativo, le
numerose fotografie di rompicapo riprodotte nella memoria autorizzata di
parte ricorrente, alle pagine 6 e 7). (…)
Ritiene inoltre il Giudice che la copiosa documentazione depositata da parte
ricorrente (cfr doc. da 10 a 48) dia contezza dell’esistenza di plurimi
riconoscimenti in ambito artistico e culturale, tali da attribuire al cubo di Rubik
un significato evocativo che va ben oltre a quello del giocattolo-rompicapo, ma
che al contrario dimostra come l’oggetto sia diventato un simbolo degli anni
Ottanta e sia tutt’ora un must have non solo tra i bambini e gli adolescenti, ma
anche tra i cultori del design>>

Rigetta poi l’eccezione di carenza di prova nella titolarità dei diritti, osservando che la disciplina formale posta dall’art. 110 l.d.a. si applica solo inter partes e non verso i terzi:

<<In relazione alla titolarità dei diritti patrimoniali d’autore, pare opportuno
preliminarmente chiarire che secondo l’orientamento interpretativo prevalente,
pienamente condivisibile, l’art. 110 Lda – che richiede la forma scritta per la
prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione
dell’immagine – è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari
del medesimo diritto di sfruttamento e non si applica invece nel caso in cui il
trasferimento, ovvero l’acquisto, venga invocato da chi si assume leso da un
soggetto terzo il quale, senza vantare analogo diritto, abbia compiuto atti di
sfruttamento del medesimo bene. In tal caso l’acquisto può essere provato
anche mediante altri mezzi diversi dal documento (Cfr Cass civ. n. 3390/2003
e, da ultimo, Cass. Civ., ord n. 18276/2024).>>

Conferme dalla Corte di Giustizia sulla tutela da copyright delle opere del design (con qualche problema per la legislazione italiana)

C.G 04.12.2025, cause riunite C‑580/23 e C‑795/23, Mio c. Galleri M Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag + USM U. Schärer Söhne AG, contro konektra GmbH. sul sempre scivoloso tema (nel caso specifico, relativo a componenti di arredamento).

la CG insegna che:
1) sul rapporto tra tutela di autore e da disegni/modelli: sono autonome, nel senso che ciascuna è sottoposta ai propri requisiti: per cui possono sì cumularsi, ma dipende dalle circostanze, §§ 48-57.

L’originalità è condizione necessaria e sufficiente (§ 49): quindi eventuali requisiti di legge ulteriori (ad es da noi il “valore artistico” ex art. 2 n. 10 l. aut.) dovrebbero risultare illegittimi (stante l’armonizzazione -giurisprudenziale- europea del concetto).

2) il concetto di creatività: << 82 costituisce un’opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo. Non sono libere e creative non soltanto le scelte dettate da diversi vincoli, segnatamente tecnici, che hanno limitato detto autore durante la creazione dell’oggetto stesso, ma anche quelle che, benché libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore attribuendo all’oggetto di cui trattasi un aspetto unico. Circostanze quali le intenzioni dell’autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione e l’utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere prese in considerazione, ma non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l’originalità dell’oggetto di cui si rivendica la protezione.> (di per sè irrielvante è la gradevolezza estetica (“effetto visivo proprio e rilevante dal punto di vista estetico o artistico”, § 68 )

3) l’autonomia delle valutaizoni nelle due privative si riflette anche nell’accertamento della violazione:

<<86 Pertanto, al fine di accertare una violazione del diritto d’autore, spetta al giudice del rinvio, in primo luogo, constatare un utilizzo non autorizzato quantomeno degli elementi originali creativi dell’opera protetta e, in secondo luogo, stabilire se tali elementi, vale a dire quelli che sono espressione delle scelte che riflettono la personalità dell’autore di tale opera, siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto presumibilmente contraffatto (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punto 39).

87 Invece, nella valutazione di una violazione del diritto d’autore in applicazione dell’articolo 2, lettera a), dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, il confronto dell’impressione generale prodotta da ciascuno degli oggetti in conflitto non può essere determinante, dal momento che tale criterio riguarda la protezione dei disegni o modelli.>>

Qui il post sulle conclusioni dell’Ag Szpunar.

Il Tribunale di Milano sulle Ferrari: i) il marchio sui modellini non è confondibile con il marchio originale; ii) le Ferrari sono così belle che (due di esse) sono sì proteggibili col copyright come design, ma sono al tempo stesso nulle come marchio di forma, dando un “valore sostanziale” al prodotto

Trib. Milano 14.02.2024 1796/2024, RG 54659/2018, rel. Carnì :

<<Nel caso in esame, il rischio di confusione è da escludersi, poiché l’apposizione ben visibile del marchio CMC prima del nome del modello Ferrari riprodotto in scala (cfr. all. 46 e 48 fasc. attrice), accompagnata nelle brochure illustrative dal legal disclaimer di CMC in cui si precisa che l’uso del marchio del fabbricante è a mero scopo di riferimento e non allude in alcun modo all’esistenza di un collegamento di CMC con Ferrari (cfr. all. 20 fasc. attrice), è tale da escludere –
con riferimento al consumatore medio e, a maggior ragione, al pubblico di collezionisti a cui CMC si rivolge – qualsiasi dubbio circa la provenienza del modellino pubblicizzato e commercializzato da CMC con il proprio marchio di produttore di autovetture in miniatura. (…)

Tali considerazioni sono dunque indicative della sussistenza di una forma che dà valore sostanziale al prodotto e che, come tale, impedisce l’applicabilità della tutela come marchio di impresa ai sensi dell’art. 9 c.p.i.
Pertanto, fatto salvo il divieto contrattuale di utilizzo dei marchi Ferrari e di produzione e commercializzazione dei modellini oggetto del cessato contratto di licenza fra le parti, vanno respinte le domande di accertamento della contraffazione dei marchi denominativi e figurativi così come dei marchi di forma azionati dall’attrice . (…)

6.3.2. – Facendo applicazione dei principi appena illustrati, deve ritenersi che nel caso di specie sussistano i requisiti per il riconoscimento della tutela del diritto d’autore, come opere del disegno industriale, soltanto per due modelli di autovetture Ferrari, e segnatamente per la Ferrari 250 GTO e per la Ferrari Testarossa>>

Opinion della European Copyright Society sulla originalità del design a fini di protezione tramite copyright

Il 3 dicembre 2024 la ECS ha diffuso un suo dettagliato parere sul tema, titolato The Protection of Works of Applied Art under EU Copyright Law . Opinion of the European Copyright Society in MIO/konektra (Cases C-580/23 and C-795/23).

Parere assai articolato e documentato, che si porrà come testo importante per affrontare la non semplice questioni della tutela d’autore per il design.

Riporto solo un pezzo della parte IV Conclusion – Answers to the questions referred to the CJEU:

<<We have explained the approach above at [19]-[51]. As established in the Court’s jurisprudence, for there to be a protectable work, there must be expression (not merely ideas), and that expression needs to involve free and creative choices as a result of which the author has stamped their personality on the work. In general, in the case of works of applied arts, the presence of functional constraints will often severely limit the freedom of choice, and the
utilitarian goals may well mean that the designer will rarely make creative choices. Importantly, the mere presence of alternative choices is not of itself sufficient to show creativity. Even where there is freedom to choose the expressive elements, and that freedom is exercised creatively, it is also possible that the resulting designs will not bear the imprint of the author. As the Court
made clear in Cofemel, just because the production is aesthetically appealing or attractive does not imply either that creative choices have been made, or that the result bears the personal imprint of the author.
In assessing these elements, “factors surrounding the creative process” might offer indications as to what functional constraints existed, how much freedom there was, and whether the decisions made by the author were creative. As explained at [42]-[43], while the author’s explanation of the choices s/he/they made is not irrelevant (and could assist a tribunal in understanding the author’s perception of the design freedom and the character of the choices), it is also not determinative. Ultimately, the tribunal will need to decide whether, as a result of
making creative choices, the objective features of the resulting production reflect the author’s personal touch”

Il marchio tridimendsionale costituito da design con valore artistico: la SC si pronuncia sul (l’ennesima lite nel) caso Piaggio v. ZHEJIANG ZHONGNENG INDUSTRY GROUP

Cass. sez. 1 del 28 novembre 2023 n. 33.100, rel,. Ioffrida, affronta tre importanti questioni, in una delle più interessanti vertenze IP degli ultimi anni:

Questo il marchio Piaggio, costituito dal frontale dello scooter:

“TRIDIMENSIONALE IL MARCHIO CONSISTE NELLA RAPPRESENTAZIONE TRIDIMENSIONALE DI UNO SCOOTER. LA RAPPRESENTAZIONE È FORNITA IN 5 VISTE ORTOGONALI E 1 PROSPETTICA, COME DA ALLEGATO” (dal fascicolo)

V. qui il fascicolo in TMview.

Tre , si diceva, son le questioni affrontate:

1) se vi sia o meno valore sostanziale nella forma, tale da render invalido il marchio ex art. 9.1.c) cpi,

2) il rapporto tra tale giudizio e l’eventuale artisticità dell’oggetto ex art. 2 n. 10 l. aut.

3) l’individuazione del segno su cui rendere il giudizio di contraffazine, tenuto conto che il frotnale è leggermente variato più volte nel corso degli anni.

Sub 1) la SC (§ 3.6) accoglie la tesi dei produttore cinese : il valore sostanziale non significa “decisivo” o “prevalente”: basta che contribuisca in qualche modo alla scelta di acqisto.

Ci pare tesi errata: il termine “sostanziale” significa assai di più di quanto afferma la SC.

Irrilevante la giurisprudenza europea che non può violare la cristallina portata semantica del lemma.

sub 2): stante la sostanziale sovrapponibilià tra valore sostnziale (art. 9.c cpi) e valore artistico (art. 2.10 l. aut.) , <<ne consegue che, il riconoscimento di un valore artistico alla forma di un prodotto quale opera di design, ai fini della tutela secondo la l.d.a., – per essere la (Omissis) addirittura divenuta, per effetto di numerosi riconoscimenti da parte dell’ambiente artistico, non meramente industriale (quali anche le innumerevoli presenze in “film, pubblicità, fotografie, che hanno come protagonista un mito”, pag. 29 della sentenza impugnata), “un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano”, comporta, di regola, che la stessa forma dia al prodotto quel “valore sostanziale” che osta alla registrazione della forma come marchio>> (§ 3.9).

Il giudizio è affrettato visto che son diversi i consumatori/utenti nei due casi.

Inoltre non viene considerato il fattore tempo: prima che il segno di forma sia “iconico”, il marchio può essere stato depositato validamente.

sub 3) è il punto più complesso sia in teoria che in fatto. La SC ravvisa unicità del segno su cui operare il giudizio contraffattorio (conterebbe una sua concezine astratta, astorica), pur in presenza di (modesto) variare nel corso degli anni (§ 4,3). E’ questine difficile, implicante anche un approccio di teoria estetica e sulla quale non mi pronuncio. CErto non accoglierla porrebbe problemi pratici assai significativi, allalue dell’evoluzione graduale ma costante del frontale nel corso del tempo.

Pertanto rinvia ad altra sezione della CdA di Torino

E’ grave, infine, circa la tecnica redazionale, che i nostri giudici si ostinino nel non inserire la riproduzione completas (qui non c’è nemmeno una minimale) dei segni o dei prodotti incausa : vanifica la ratio della pubbliczione della sentenza ,. consistente nel permettere il controllo pubblico e democratico della stessa.

E’ lacuna che dovrebbe essere colmata.

La Corte di Cassazione tedesca sulla protezione del design, dopo la sentenza europea Cofemel

Interessante sentenza del Bundesgerighthof 15.12.2022, n° I ZR 173/21 (citata da post linkedin di Richard Dissmann ove anche link al testo originale e in traduzione inglese)

Riporto i passaggi rilevanti:

“13 b) Pursuant to Section 2 subs. 1 No. 4 UrhG, works of visual art, including works of architecture and applied art, as well as designs of such works, are among the works protected by copyright, provided they are personal intellectual creations pursuant to Section 2 subs. 2 UrhG. A personal intellectual creation is a creation of individual character whose aesthetic content has reached such a degree that, in the opinion of circles receptive to art and reasonably familiar with art appreciation, one can speak of an “artistic” achievement. In this context, the aesthetic effect of the design can only justify copyright protection to the extent that it is based on and expresses an artistic achievement (BGH, judgment of 7 April 2022 – I ZR 222/20, GRUR 2022, 899 [juris, marginal no. 28] = WRP 2022, 729 – Porsche 911, mwN).
14 b) In substance, these standards correspond to the EU law concept of a work protected by copyright within the meaning of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (BGH, GRUR 2022, 899 [juris para. 29] – Porsche 911, mwN). This is an autonomous concept of EU law which must be interpreted and applied uniformly throughout the EU (CJEU, Judgment of 13 November 2018 – C-310/17, GRUR 2019, 73 [juris para. 33] = WRP 2019, 55 – Levola Hengelo; Judgment of 12 September 2019 – C-683/17, GRUR 2019, 1185 [juris para. 29] = WRP 2019, 1449 -Cofemel). For an object to be classified as a work, two cumulative conditions must be fulfilled. First, the object in question must be original in the sense that it
constitutes its author’s own intellectual creation (CJEU, GRUR 2019, 73 [juris para. 36] – Levola Hengelo; GRUR 2019, 1185 [juris para. 29] – Cofemel; ECJ, Judgment of 11 June 2020 – C-833/18, GRUR 2020, 736 [juris para. 22] = WRP 2020, 1006 – Brompton Bicycle). An object is an original if it reflects the personality of its author by expressing his free creative choices. This cannot be assumed if the creation of an object was determined by technical considerations, by rules or by other constraints which left no room for the exercise of artistic freedom (CJEU, GRUR 2019, 1185 [juris para. 30 f.] – Cofemel; GRUR 2020, 736 [juris para. 23 f.] – Brompton Bicycle). On the other hand, classification as a work is reserved for elements expressing such creation (CJEU, GRUR 2019, 73 [juris para. 36 f.] – Levola Hengelo; GRUR 2019, 1185 [juris para. 29] – Cofemel; GRUR 2020, 736 [juris para. 22] – Brompton Bicycle).
15 This is in line with the assumption that works of applied art do not have higher requirements as to their level of originality than works of art without a specific purpose (BGH, judgment of 13 November 2013 I ZR 143/12, BGHZ 199, 52 [juris, marginal no. 26] – Geburtstagszug). In the case of objects of everyday use which have design features determined by the purpose of use, the scope for artistic design is only often limited. For this reason, the question arises in particular whether they are artistically designed beyond the form dictated by their function and whether this design reaches a level of originality that justifies copyright protection.
A design level that justifies copyright protection but is nevertheless low leads to a correspondingly narrow scope of protection of the work in question (BGHZ 199, 52 [juris, marginal no. 41] – Geburtstagszug, mwN)”

DA noi però il design industriale deve presentare anche “valore artistico” (art. 2 sub 10, legge aut.)