L’autore di opera dell’ingegno non può essere l’intelligenza artificiale (novità amministrative dagli USA)

Si consolida l’orientamento che nega legittimazione alla privativa in capo all’algoritmo di Intelligenza Artiiciale, copyright o brevetto ivnentivo che sia..

Ora si pronuncia in tale sneo pure il  reclamo del US copyright office 14.02.2022, relativo alla composizione grafica “A Recent Entrance to Paradise”.

Si tratta sempre di uno dei tentativi dell’indomito dr. Stephen Thaler.

<<For this reason, the Compendium of U.S. Copyright Office Practices — the practice manual for the Office — has long mandated human authorship for registration. After enactment of the 1976 Copyright Act, the second edition of the Compendium was updated to reflect the Office’s understanding that human authorship is required by the law. See U.S. COPYRIGHT OFFICE, COMPENDIUM OF U.S. COPYRIGHT OFFICE PRACTICES § 202.02(b) (2d ed. 1984) (“COMPENDIUM (SECOND)”) (“The term ‘authorship’ implies that, for a work to be copyrightable,
it must owe its origin to a human being. Materials produced solely by nature, by plants, or by animals are not copyrightable.”), available at  https://www.copyright.gov/history/comp/compendium-two.pdf. The current Compendium retains this requirement and articulates its application in multiple circumstances where non-human expression raises unique challenges.
See COMPENDIUM (THIRD) §§ 709.1 (automated computer translations); 803.6(B) (derivative sound recordings made by purely mechanical processes); 805.4(C) & 806.4(C) (human performance required for choreography and pantomimes); 808.8(E) (human selection of color in colorized motion pictures); 906.8 (machine produced expression in visual arts works, such as linoleum flooring); 909.3(B) (x-rays and other medical imaging); 1006.1(A) (hypertext markup language if created by a human being “rather than a website design program”). Although no
Compendium section explicitly addresses artificial intelligence, the Board concludes that Office policy and practice makes human authorship a prerequisite for copyright protection.
The Office’s position is supported by a recent report from the U.S. Patent and Trademark Office (“USPTO”) addressing intellectual property issues raised by AI. USPTO sought public comment on whether “a work produced by an AI algorithm or process, without the involvement of a natural person . . . qualif[ies] as a work of authorship” under the Copyright Act. U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, PUBLIC VIEWS ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLECTUAL PROPERTY POLICY at 19 (2020), available at https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_AI-Report_2020-10-07.pdf. In its summary of responses,
USPTO noted that “the vast majority of commenters acknowledged that existing law does not permit a non-human to be an author [and] this should remain the law.” Id. at 20–21.

The Board agrees.>>.

E’ rigdettato anche la domanda bdsata sul work made for hire (creazione da parte del dipendente), non essendoci chiaramente alcun rapporto di lavoro tra la macchina e Thaler.

C’è già molta letteratura sul punto.

Per altri cenni v. mio post 01.12.2018 .

Tutela degli emoji come opera dell’ingegno o almeno come marchio di forma?

Tutele negate dalla corte del nord della california 16.02.2022, Case No. 21-cv-06948-VC, Cub Club Investment c. Apple.

Il creatore di emoji <racially diverse> cita Apple che li aveva copiati, anche se con alcune differenze.

<<The copyrighted works are expressions of Cub Club’s idea of racially diverse emoji. Each of the emoji described in the complaint are variations on this theme, depicting body parts in certain positions (thumbs up; thumbs down; a fist; etc.) in varying skin tones. There aren’t many ways that someone could implement this idea. After all, there are only so many ways to draw a thumbs up. And the range of colors that could be chosen is similarly narrow—only realistic skin colors (hues of brown, black, and beige, rather than purple or blue) fall within the scope of the idea. Cub Club’s emoji are therefore “entitled to only thin copyright protection against virtually identical copying.” Mattel, 616 F.3d at 915>>.

Quelli di A. sono assai simili ma non identici: <<As alleged in the complaint, Apple’s emoji are not “virtually identical” to Cub Club’s. Compared side by side, there are numerous differences. Whereas Cub Club’s emoji are filled in with a gradient, the coloring of Apple’s emoji are more consistent. The shape of Apple’s thumbs-up emoji is cartoonish and bubbled, while Cub Club’s is somewhat flatter. Many of Cub Club’s emoji have shadows; Apple’s do not. Even the colors used are distinct—although both Cub Club and Apple have chosen a variety of
skin tones ranging from dark to light, the specific colors vary. These differences are sufficient to take Apple’s emoji outside the realm of Cub Club’s protected expression>.

confronto tra il primo gruppo di emoji

Anche la tutela da trade dress (marchio di forma, o disegno, suppergiù) è negata  e per ragioni simili, ovviamente: <<Cub Club’s allegations that the asserted trade dress goes beyond these functional elements to the “look and feel” of the product
is not enough to save its claim. “As a matter of law, a product’s ‘overall appearance’ is functional, and thus unprotectable, where the product is ‘nothing other than the assemblage of functional parts.’ ” Blumenthal Distributing, Inc., 963 F.3d at 866 (quoting Leatherman Tool Group, Inc. v. Cooper Industries, Inc., 199 F.3d 1009, 1013 (9th Cir. 1999)). In the absence of allegations identifying non-functional elements of Cub Club’s product, such a conclusory statement is not sufficient to plausibly allege that the asserted trade dress is non-functional>>

(notizia e link alla sentenza dal blog de lprof. Eric Goldman)

Tutela delle ricette culinarie tramite diritto di autore? Pare difficile …

Un tribunale newyorkese decide sulla copiatura di ricette da cucina (vegana) sotto vari profili , tra qui quello -unico qui richiamato- del copyright (è il count 14 della domanda introduttiva, p. 17-18)

Si tratta di United States District Court, S.D. New York, Coscarelli v. Esquared Hosp., Decided Nov 24, 2021, n° 18-CV-5943 (JMF) (letta in casetext.com).

<<Applying the fact/expression dichotomy to recipes, courts have held that “the lists of required ingredients and the directions for combining them to achieve the final products” are not eligible for copyright protection, although original elementsreflecting the author’s creative expression – such as“musings about the spiritual nature of cooking, ”“reminiscences [the author] associate[s] with thewafting odors of certain dishes in various stages ofpreparation, ” and “suggestions for presentation,advice on wines to go with the meal, or hints onplace settings and appropriate music” – may be protectible . Publ’ns Int’l, Ltd. v. Meredith Corp.,88 F.3d 473, 480-81 (7th Cir. 1996); accordLambing v. Godiva Chocolatier, 142 F.3d 434 (6thCir. 1998); see also 37 C.F.R. § 202.1(a)(providing that the “mere listing of ingredients orcontents” 33 is “not subject to copyright”); seealso LaPine, 2009 WL 2902584, at *7 (noting that“individual recipes do not necessarily qualify forcopyright protection” (citing Publ’ns. Int’l, 88 F.3dat 481)), af ‘d, 375 Fed.Appx. 81 (2d Cir. 2010)(summary order).

Il che condanna la domanda attorea;: <That is because the elements that Defendants allegedly copied from Coscarelli’s cookbooks are primarily lists of ingredients and directions for combining them. For example, Plaintiffs allege thatDefendants copied, nearly verbatim, the ingredients and steps in the recipe for peanut butter dog treats that Coscarelli published in her Chloe’s Kitchen cookbook. But – critically – theymake no argument that the commentary (stating,“Now, something for our furry friends! There’s a whole lot of tail-waggin’ and lip-smackin’ whenmy pups smell these all-natural treats baking.These also make great gifts: Wrap these treats and,when you tie them off, attach a dog-bone cookiecutter and a copy of this recipe”) was copied. FAC¶¶ 192(e), 192(f). Whereas the latter may be entitled to copyright protection, the former plainly is not. 

Plaintiffs seek to distinguish Coscarelli’s “exciting, unique – and above all – original” recipes from the cases cited above, arguing that her recipes “bear no resemblance” to the “simple – and unoriginal -recipes not protected by copyright.” Pls.’ MSJMem. & Opp’n 28.

But the Supreme Court has held that “[n]o matter how much originalauthorship the work displays, the facts and ideas itexposes are free for the taking. The very samefacts and ideas may be divorced from the contextimposed by the author, and restated or reshuffledby second comers, even if the author was the firstto discover the facts or to propose the ideas.”Feist, 499 U.S. at 349 (cleaned up). It is the“selection and arrangement” of factual materialsthat may be subject to copyright. Id. Here, thelayout and color scheme of the two sets ofpublications of recipes are entirely different.  Defendants’ online version of the recipes features a two-column layout with the 34 ingredients shown on the left and the steps on the right andblack and white lettering, while Plaintiffs’ versionuses a single column and colorful lettering for thetitle and section headers. Cf. Boisson, 273 F.3d at274 (“In particular, the overwhelming similaritiesin color choices lean toward a finding ofinfringement”). And Plaintiffs’ failure to submit complete copies of her cookbooks and Defendants’online recipe collection prevents a reasonable jury from making the requisite finding of substantial similarity between the collections to support aclaim based on the selection or arrangement of acompilation. See Matthew Bender & Co.. v. WestPub. Co., 158 F.3d 674, 681-82 (2d Cir. 1998) (“If originally combined, a selection or arrangement ofunderlying materials that are themselvesunoriginal may support copyright protection.”).

Plaintiffs therefore fail to allege that Defendants copied any protectible elements of Coscarelli’s recipes. Cf. Barbour v. Head, 178 F.Supp.2d 758,764 (S.D. Tex. 2001) (denying summary judgmenton a claim of copyright infringement with respectto “recipes [that] contain[ed] more thanmechanical listings of ingredients and cookingdirections, ” including original “commentary” and“suggestions on the presentation of food”(emphasis added))>>

In breve n short, il claim 14 va respinto <<because Plaintiffs fail to allege that Defendants copied any protectible materia>>

Sono tutelabili via copyright gli Emojis?

Dice di si, l’ufficio USA.

Con decisione 26.07-.2021 il Copyright Review Board decide il reclamo amministrativo, proposto da Apple, su alcuni Emojis (evoluzione degli Emoticons), basati sulla riproduzione di un cuore rosso con qualche variante: v. immagini nel file qui linkato.

Alcuni sono costituiti da forme banali e quindi non proteggibili; altri invece da forme più originali e quindi sono ammessi alla protezine.

Si v. la motivazione su ciascuna immagine (fissa o in movimento)  fornita dal’Ufficio.

(notizia e link alla decisione dal blog di Eric Godlman)

Tutela d’autore e di marchio sulla medesima creazione

Si vedano le seguent immagini:

Il titolare della prima creazione ha agito sia in base a diritto di autore che di diritto di marchio contro il titolare della seconda (anzi la terza, essendo la secodna solo la rappresetnazione geografica dello stato del Michigan)

la Corte distrettuale del Michigan però ha rigettato ogni domanda (6 maggio 2021, Case No. 1:20cv604, High Five Threads c. Michigan Farm Boureau).

Il preteso disegno contraffattore << contain a basic line drawing of two hands. High Five does not possesscopyright protection overasimple outlineof a human hand. There is nothing original in such a drawing; it is the most basic representation of something from nature, familiar to every child who has ever traced herown hand. Does the juxtaposition of two such drawings at a right angle, as in the Hand Map, result in copyrightprotectible expression? If it does, the protectionfor that expression is “thin”at best,comprising no more than...original contribution to ideas already in the public domain.Satava v. Lowry, 323 F.3d 805, 812 (9th Cir. 2003).Two closefingered hands arranged perpendicular to one another as arepresentation of Michigan is simply a generic expression of the “popular idea of using ones’ hands to indicate the shape of Michigan.” (See Pl.’s Resp.24, ECF No. 17.)High Five did not invent this idea (see id.at 25) and copyright does not protectit. At most, copyright protects original contributions to, or expressions of, that idea.

To be sure, High Five’s Hand Map is not devoid of protected expression. For instance, the folded pinkyand overlapping index finger are arguably protected elements. But those elementsarenot presentin MFB’s design; thus,MFB did not copy them>>, p. 7

Segue poi analisi della domanda di violazione di marchio.

Il giudizio di confonbilitòà va dato in base ai seguenti fattori (che sarebbe interssante paragonare a quelli italiani o europei): <<(1) strength of the senior mark; (2) relatedness of the goods or services; (3)similarity of the marks; (4) evidence of actual confusion; (5) marketing channels used; (6) likely degree of purchaser care; (7) the intent of defendant in selecting the mark; and (8) likelihood of expansion of the product lines.>> p. 9

Come detto, viene rigettata anche tale domanda: <<In summary, the complaint contains very few facts from which to reasonablyinfer a likelihood of customer confusion. Indeed, the facts allegedindicate that such confusion is very unlikely.Only the distinctiveness of High Five’s marksweighs in its favor. But that distinctiveness cannot overcome the dissimilaritiesbetween its marksand the designsused by MFB, as well as the dissimilaritiesbetweenthe parties’ goods and services. Thus, High Five falls far short of stating a plausible claim under the Lanham Act>> p. 13.

Altro tema interessante è quello del rapporto tra le due tutele sulla medesima creazione: necessità di  ponderato coordinamento dogmatico o non ci sono attriti?

Tutela d’autore (e da disegno e modello) quando l’opera è stata creata in ossequio solo a esigenze funzionali?

Il problema della tutelabilità con una privativa di intellectual property di una forma o comunque di un trovato realizzato in stretto ossequio ad esigenze funzionali, solitamente esaminato in tema di Marchi e disegni, trova ora esame In Diritto d’autore.

L’Avvocato Generale Sanchez Bordona (poi: AG) nelle sue Conclusioni 6.2.2020, C-833/18, SI-Brompton Bicycle Ltd. c. Chedec/Get2Get, prepara la causa in vista del successivo intervento della Corte di Giustizia (poi: CG)

Nel caso specifico si trattava di una bicicletta pieghevole che aveva ottenuto un brevetto sul meccanismo di piegatura, successivamente era diventato di pubblico dominio (§ 22).

Il creatore  fa valere il Diritto d’autore nei confronti di un produttore coreano di una bicicletta molto simile.

La bicicletta su cui vanta diritto l’attore in contraffazione è la seguente:

Quella del convenuto è invece la seguente:

Naturalmente il coreano subito obietta che la privativa azionata è nulla in quanto l’opera (bicicletta) è stata creata in ossequio ad esigenze funzionali

È curioso che nè nel diritto europeo armonizzato né in quello nazionale esista una norma, che escluda la tutela quando la creazione è frutto solo di esigenze tecnico-funzionali: il che invece avviene per i marchi (art. 9 C.P.I.) e per i disegni e modelli (articolo 36 c.p.i.)

La questione si presenta sostanzialmente nuova per il Diritto d’autore: qui la norma, che potrebbe semmai essere utilizzata, è quella relativa alla creatività (art. 6 l. aut.) e/o quella per cui sono proteggibili le singole forme espressive ma non le idee astratte (art. 2 Trattato OMPI: <<Oggetto della protezione del diritto d’autore – La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali>> in www.admin.ch).
La normativa europea sul punto tace, come detto, anche se sono arrivate delle buone messe a punto di recente. ad es. v .sentenza CG 12.09.2019, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA, contro G‑Star Raw CV, C-683/17 (§§ 29-30-31), la quale al paragrafo 31 cita il precedente CG 01.03.2012, Football Dataco ed altri c. Yahoo ed altri, C-604/10, § 39  in tema di banca dati.

Cofemel diceva cosi’: <<29  La nozione di «opera» considerata dall’insieme di dette disposizioni costituisce, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme, e che presuppone il ricorrere di due elementi cumulativi. Da una parte, tale nozione implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore. D’altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punti 37 e 39, e del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punti 33 e da 35 a 37, nonché giurisprudenza ivi citata).  30 Quanto al primo di questi elementi, risulta da costante giurisprudenza della Corte che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punti 88, 89 e 94, nonché del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 14). 31 Per contro, quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l’originalità necessaria per poter costituire un’opera (v., in tal senso, sentenza del 1o marzo 2012, Football Dataco e a., C‑604/10, EU:C:2012:115, punto 39, e giurisprudenza ivi citata)>>.

Rilevante è pure la sentenza CG 13.11.2018, Levola c. Smilde Foods, C-310/17, ove si legge: <<35   A questo proposito, affinché un oggetto possa essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29, occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative.   36 Da una parte, l’oggetto di cui trattasi dev’essere originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore (sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).   37 Dall’altra parte, la qualificazione come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29 è riservata agli elementi che sono espressione di una siffatta creazione intellettuale (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 39, nonché del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 159).>> .

Tornando a SI-Brompton Bicycle Ltd. c. Chedec/Get2Get , l’AG si richiama alle approfondite conclusioni del collega AG Szpunar nella causa Cofemel, dove è analizzata la nozione di <<Opera>> e quindi passa ad analizzare il concetto di originalità (§ 59 ss).

Conclude dicendo che <<65 Da tali pronunce si può dedurre che, come criterio generale, non sarà possibile proteggere mediante diritto d’autore le opere (oggetti) di arti applicate la cui forma dipenda dalla loro funzione. Se l’aspetto di una di tali opere è dettato unicamente dalla sua funzione tecnica, in quanto fattore determinante, non potrà godere della tutela a titolo del diritto d’autore (40).   66. L’applicazione di questo criterio al diritto d’autore si pone sulla stessa linea vigente per i disegni e modelli e per i marchi: – per quel che riguarda i disegni e modelli (disciplinati dalla direttiva 98/71 o dal regolamento n. 6/2002) (41), né l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, né l’articolo 7 della direttiva 98/71 conferiscono diritti sulle «caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica» (42);  – quanto ai marchi dell’Unione europea, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 (43) introduce il divieto di registrazione come marchio dei segni costituiti dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. 67 Riassumendo, i disegni la cui configurazione è determinata da ragioni tecniche che non lasciano spazio all’esercizio della libertà creativa non possono beneficiare della tutela del diritto d’autore. Al contrario, la mera circostanza che un disegno presenti alcuni elementi funzionali non lo priva di detta tutela a titolo del diritto d’autore>>

Ed allora non ci sono problemi applicativi,  quando <<le menzionate ragioni tecniche annullano, praticamente, il margine di creatività. Le difficoltà sorgono, tuttavia, quando i disegni coniugano caratteristiche funzionali e artistiche. A priori, siffatti disegni misti non dovrebbero essere esclusi dalla tutela del diritto d’autore, il che succederà invece quando gli elementi funzionali prevalgano su quelli artistici fino al punto che questi ultimi diventino irrilevanti>> (§ 68)

Si avvale in via analogica della nota sentenza CG 14.09.2010, LEGO c. UAMI, C-48/09, relativa al marchio di forma peri famosi mattoncini da gioco: << 73  [La Corte] Ha inoltre sostenuto che, «circoscrivendo l’impedimento alla registrazione stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 ai segni costituiti “esclusivamente” dalla forma del prodotto “necessaria” per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini “esclusivamente” e “necessaria”, tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese» (49).  74. Ciò premesso, la Corte ha fornito alcune importanti precisazioni sulla «presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno tridimensionale i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime»: – da un lato, questo elemento «non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico» (50); – dall’altro, «(…) la registrazione di siffatto segno come marchio non [può] essere rifiutata in base a tale disposizione se la forma di prodotto in causa incorpora un elemento non funzionale principale, quale un elemento ornamentale o di fantasia che ricopre un ruolo importante in detta forma» (51). 75. Quanto alla nozione di forma necessaria per ottenere il risultato tecnico desiderato, la Corte ha confermato la tesi del Tribunale, vale a dire «che tale condizione non implica che la forma in causa debba essere l’unica che consente di conseguire detto risultato» (52). Ha aggiunto che «l’esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non costituisce (…) una circostanza idonea ad escludere l’impedimento alla registrazione» >>.

L’AG -ecco il punto centrale della Conclusioni- ritiene appropriato applicare in via analogica le argomentazioni della Corte utilizzate in quella sede e quindi conclude così: << è possibile rispondere al giudice del rinvio. Quest’ultimo sembra affermare che l’aspetto della bicicletta controversa era necessario per ottenere il risultato tecnico (54), il che costituisce una valutazione di fatto che spetta esclusivamente ad esso. Se, con tale affermazione, intende dire che sussiste il nesso di esclusività tra l’aspetto e la funzionalità, al quale ho fatto riferimento in precedenza, la risposta alla sua prima questione dovrebbe essere che non può concedersi la tutela a titolo del diritto d’autore.>> (§ 76)

Sulla seconda questione pregiudiziale (<<il giudice del rinvio intende sapere, in particolare, quale incidenza possano avere, al fine di valutare il rapporto tra la concezione della forma dell’oggetto e il raggiungimento del risultato tecnico perseguito, quattro fattori specifici da esso stesso elencati>>, § 77),  l’AG passa ad esaminare l’incidenza dei quattro fattori esaminati dal g. del rinvio: i) l’esistenza di un brevetto anteriore, ii) l’esistenza di possibili altre forme che permettono di conseguire lo stesso risultato tecnico, iii) la volontà della serito contraffattore, iv) l’efficacia della forma (profilo non molto chiaro).

Vediamo brevemente il secondo fattore e cioè l’esistenza di possibili altre forme che permettono di giungere al medesimo risultato tecnico

Qui l’AG  si rifà al caso Doceram, C-395/16, cit. subito sotto, nel quale era stato stabilito che l’esistenza di altre soluzioni alternative è irrilevante.

L?AG però aggiunge che <<84 La lettura di tale sentenza fa quindi emergere l’irrilevanza delle soluzioni alternative al fine di chiarire il nesso di esclusività tra le caratteristiche dell’aspetto e la funzione tecnica del prodotto. Non autorizza, tuttavia, ad escludere che tali soluzioni alternative possano avere alcuna incidenza, in quanto elemento idoneo per riconoscere un margine alla creazione intellettuale che conduce al medesimo risultato tecnico.   85. Nei modelli in cui l’intersezione dell’arte con il disegno è particolarmente evidente, vi saranno maggiori possibilità di libertà creativa (60) per configurare l’aspetto del prodotto. Come proposto dalla Commissione in udienza, l’integrazione degli aspetti formali con quelli funzionali, nelle opere di arti applicate, dovrà essere analizzata in dettaglio per stabilire se l’aspetto di tali opere non sia interamente determinato dalle esigenze tecniche. In alcuni casi sarà possibile separare, quanto meno idealmente, gli elementi che obbediscono a considerazioni funzionali da quelli che obbediscono soltanto a libere scelte (originali) del loro ideatore, suscettibili di tutela a titolo del diritto d’autore>>

L’AG capisce che queste sue riflessioni <<possano essere considerate piuttosto teoriche e forse non risultano di grande aiuto per il giudice del rinvio, confrontato con il difficile compito di stabilire quali elementi creativi possano essere tutelati in una bicicletta la cui funzionalità richiede la presenza di ruote, catena, telaio e manubrio, a prescindere dalla forma >> (§86). Però, quasi sconsolatamente, aggiunge che <<in una prospettiva legata all’interpretazione della norma, più che alla sua applicazione a una determinata fattispecie, ciò che conta è ricordare che, secondo la Corte, la risposta a questa parte della seconda questione pregiudiziale si deduce dalla sentenza DOCERAM.>> (§ 87),.

Conclude che <<la soluzione esposta in relazione ai disegni e modelli può essere trasposta, mutatis mutandis, per determinare il grado di originalità delle «opere» con applicazione industriale che i loro autori intendono proteggere a titolo del diritto d’autore.>> (§ 88). In pratica non dà un grande ausilio alla CG per applicare l’insegnamento di Doceram.

Passiamo ora brevemente alla predetta sentenza Doceram, Corte di Giustizia 08.03.2018, C-395/16,  Doceram GmbH c. CeramTec GmbH.

Sui fatti di causa: <<10 La DOCERAM è una società che produce componenti in ceramica di tipo ingegneristico. Essa fornisce, in particolare, perni di centraggio per saldatura al settore automobilistico, al settore delle macchine tessili e all’industria meccanica. Essa è titolare di diversi disegni o modelli comunitari registrati per perni di centraggio per saldatura di tre diverse geometrie, ciascuna declinata in sei tipi.   11 Anche la CeramTec produce e commercializza perni di centraggio nelle stesse varianti di quelle protette dai disegni o modelli della DOCERAM. 12 Lamentando una violazione dei disegni o modelli comunitari la DOCERAM adiva il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) con un’azione inibitoria nei confronti della CeramTec, la quale proponeva una domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la nullità dei disegni o modelli contestati, con la motivazione che le caratteristiche dei prodotti in questione erano determinate unicamente dalla loro funzione tecnica.>>

Le questioni sollevate erano (§ 16) :

<<«1)      Se si debba ritenere sussistente una caratteristica determinata unicamente dalla funzione tecnica, non attributiva di protezione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [n. 6/2002], anche nel caso in cui l’effetto estetico non presenti alcun rilievo per il disegno del prodotto, bensì la funzionalità (tecnica) costituisca l’unico fattore determinante per il disegno stesso.

2)      In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione: sotto quale profilo occorra valutare se le singole caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano state determinate unicamente sulla base di considerazioni di funzionalità. Se il criterio determinante sia quello dell’“osservatore obiettivo” e, in caso di risposta affermativa, come debba essere definita tale nozione»>>.

Il caso è importante perché è il primo ad esaminare l’articolo 8 c. 1 del regolamento 6 / sui disegni e modelli , secondo cui <<Articolo 8 Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d’interconnessione –  1. Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.>>

Circa l’espressione  «caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che sono determinate unicamente dalla sua funzione tecnica», la CG osserva che <<né l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 né altre disposizioni di tale regolamento e neppure la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU 1998, L 289, pag. 28), che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, è all’origine di tale articolo 8, paragrafo 1, precisano cosa si debba intendere con questa espressione. Inoltre, tale regolamento e tale direttiva non operano alcun rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire a detti termini.>>, § 19.

Come sempre in questi casi, mancando rinvio a legge Nazionale, il concetto va determinati in via autonoma livello europeo (§ 20)

La conclusione – un pò frettolosa-  è che << 22  Per quanto riguarda, anzitutto, il tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, è giocoforza constatare che, in assenza di definizione di tale espressione, quest’ultimo non stabilisce alcun criterio per valutare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo. Non risulta quindi né da tale articolo né da nessun’altra disposizione di tale regolamento che l’esistenza di disegni o modelli alternativi in grado di eseguire la medesima funzione tecnica di quella del prodotto in esame costituisca l’unico criterio per determinare l’applicazione del suddetto articolo.  23 Per quanto riguarda, poi, il contesto dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, si deve rilevare che tale disposizione rientra nella sezione 1 del titolo II di tale regolamento, intitolata «Requisiti per la protezione», e concerne il caso in cui la protezione non sia conferita da un disegno o modello comunitario alle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove esse siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo. Secondo il considerando 10 di tale regolamento, l’esclusione della protezione in questo caso non comporta la necessità che disegni o modelli possiedano un valore estetico. Non è dunque necessario, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, che l’aspetto del prodotto interessato sia di tipo estetico per poter godere della protezione in forza del medesimo regolamento.>>

Del resto è decisivo l’aspetto, nella tutela dei disegni e modelli (§ 25).

Ne segue che <<una simile affermazione tende a confermare un’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 secondo la quale tale disposizione esclude la protezione conferita da detto regolamento nel caso in cui l’esigenza di realizzare una funzione tecnica del prodotto in questione sia l’unico fattore che abbia dettato la scelta fatta dal creatore di una caratteristica dell’aspetto di tale prodotto, mentre le considerazioni di altra natura, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo di detto prodotto, non abbiano svolto alcun ruolo al momento della scelta di tale caratteristica.>>, § 26.

La Corte richiama quindi i §§ 40-41 della Conclusioni dell’AG , cit. sotto,  e dice che <<se la sola esistenza di disegni o modelli alternativi che consentano di realizzare la stessa funzione tecnica del prodotto in questione fosse sufficiente per escludere l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non si potrebbe evitare che un operatore economico faccia registrare, a titolo di disegno o modello comunitario, più concepibili forme di un prodotto che incorporano caratteristiche del suo aspetto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. Ciò permetterebbe a un operatore economico di godere, per un prodotto del genere, di una protezione in pratica esclusiva ed equivalente a quella offerta dal brevetto, senza essere sottoposto alle condizioni applicabili al rilascio di quest’ultimo, e sarebbe tale da impedire ai concorrenti di offrire un prodotto che incorpori alcune caratteristiche funzionali o limiterebbe le soluzioni tecniche possibili e priverebbe pertanto detto articolo 8, paragrafo 1, del suo effetto utile.>>, § 30.

Ne segue che <<si deve dichiarare che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall’esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche, quand’anche esistano altri disegni o modelli che consentono di assicurare la medesima funzione. Si deve dichiarare che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall’esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche, quand’anche esistano altri disegni o modelli che consentono di assicurare la medesima funzione.>>, § 31.

In ultima analisi allora <<occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, al fine di accertare se caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche, non essendo determinante, al riguardo, l’esistenza di disegni o modelli alternativi>>, § 32.

La seconda questione riguarda il se il parametro soggettivo sia quello dell'<<osservatore obiettivo>>, § 33.

La -anche qui- veloce risposta della Corte è quella, secondo cui << 36  in considerazione della finalità perseguita dal regolamento n. 6/2002, in particolare, come si evince dal punto 28 della presente sentenza, di creare un disegno o modello comunitario direttamente applicabile e protetto in tutti gli Stati membri, spetta al giudice nazionale, al fine di valutare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto rientrino nell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, tenere conto di tutte le circostante oggettive rilevanti di ciascun caso di specie.  37 Come ha rilevato l’avvocato generale, in sostanza, ai paragrafi 66 e 67 delle sue conclusioni, una simile valutazione deve, segnatamente, essere effettuata con riguardo al disegno o modello di cui trattasi, alle circostanze oggettive indicative dei motivi che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell’aspetto del prodotto in questione, ai dati relativi alla sua utilizzazione o ancora all’esistenza di disegni o modelli alternativi che consentono di realizzare la stessa funzione tecnica, purché corroborati da elementi probatori affidabili>>.

Di conseguenza bisogna <<rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, ai sensi di tale disposizione, spetta al giudice nazionale tenere conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni caso di specie. A tal proposito, non occorre basarsi sulla percezione di un «osservatore obiettivo»>>, § 38.

Su questa lite però sono molto più interessanti le Conclusioni dell’AG HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE 19.10.2017, C-395/16, che affrontano con ben diversa profondità il tema.  Tema assai importante nella pratica poichè, da un lato, la domanda di protezione delle forme è frequente e, dall’altro, spesso (soprattutto con riferimento ai marchi di forma, art. 9 c.p.i.) l’avverbio <<esclusivamente/unicamente>> viene letto come se fosse <<prevalentemente>>: quindi con un certo allontanamento dalla disposizione testuale.