Trib. UE 6 dicembre 2023 , T-297/22, BB Services v. EUIPO-Lego, afferma la validità comer marchio di forma del segno tridimensionsale sopra rappresentato.
Era stata azionata la violazione dell’art. 7.1.e) sub i) (forma del prodotto) e sub ii) (forma necessaria per ottenere un risultato tecnico) Reg. 2017/1001.
La chiave di volta sta nel fatto che , secondo la interpretazione del Trib., per aversi tale nullità bisogna che tutti gli elementi della forma siano volti a riprodurre il prodotto o ad ottenere un risultato tecnico. Quindi, se anche un solo elemento è sganciato da questa necessità, la fattiaspecie astratta non si applica e il marchio è valido
Sub i) :
<< 72 Infatti, le caratteristiche essenziali che derivano dal tenone sulla testa, dalle mani a gancio e dai fori sotto i piedi e sul retro delle gambe della figurina controversa possono essere dedotte dal marchio contestato, tenuto conto della sua rappresentazione grafica, ma anche da altri elementi d’informazione, in particolare dalla conoscenza che ha il pubblico del sistema di costruzione modulare dell’interveniente, come si evince dai documenti versati nel fascicolo dalla ricorrente (v. punti 27, 53 e 54 supra), nei limiti in cui questi sono ricollegabili ai motivi e agli argomenti da essa esposti dinanzi al Tribunale (v. punto 21 supra), e che è altresì un fatto notorio (v. punto 55 supra).
73 Si deve pertanto ritenere che il tenone sulla testa, i ganci sulle mani e i fori sul retro delle gambe e sotto i piedi della figurina di cui trattasi costituiscano caratteristiche essenziali del marchio contestato, tenuto conto della sua natura di «figurina da costruzione incastrabile». Tali elementi risultano importanti per la compatibilità di tale figurina e per la sua idoneità ad essere assemblata con altri prodotti.
77 Si deve concludere che, se è vero che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che le caratteristiche considerate al punto 51 della decisione impugnata fossero caratteristiche essenziali del marchio contestato, essa ha invece commesso un errore di valutazione omettendo di considerare essenziali le caratteristiche supplementari asserite dalla ricorrente, ossia il tenone sulla testa, i ganci alle mani e i fori sul retro delle gambe e sotto i piedi>>.
Sub ii) :
<<156 Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non può applicarsi qualora vi sia almeno una caratteristica essenziale della forma che non è necessaria per ottenere un risultato tecnico, di modo che il marchio contestato non è costituito «esclusivamente» dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico (v. punti 121 e 122 supra).
157 Nel caso di specie, la forma controversa è quindi suscettibile di tutela come marchio dell’Unione europea se almeno una delle sue caratteristiche essenziali non deriva direttamente dal risultato tecnico della natura incastrabile o della modularità del prodotto considerato in quanto figurina da costruzione incastrabile. Per inciso, va notato che i risultati non tecnici del prodotto considerato come figurina giocattolo sono irrilevanti ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 e non possono impedire la registrazione del marchio contestato.
158 Orbene, è giocoforza rilevare che la forma cilindrica o «a botte» della testa della figurina controversa non discende direttamente dal risultato tecnico di assemblaggio e di incastro di una figurina da costruzione incastrabile nel sistema di costruzione modulare dell’interveniente. Lo stesso dicasi per la forma corta e rettangolare del collo e per la forma trapezoidale, piatta e angolare del busto, nonché per la forma specifica delle braccia con le mani e per quella delle gambe con i piedi.
159 Infatti, le caratteristiche ornamentali e di fantasia menzionate ai punti da 51 a 54 della decisione impugnata (v. punti 64 e 78 supra) ed elencate al precedente punto 158, derivano dalla libertà dell’ideatore della figurina giocattolo e della figurina da costruzione incastrabile. Mentre la presenza di fattezze umane e di dispositivi di assemblaggio è fondamentalmente richiesta dalla duplice natura del prodotto, vi è una notevole libertà per quanto riguarda la configurazione di tali elementi.
160 La commissione di ricorso, ai punti 53 e 84 della decisione impugnata, ha quindi giustamente ritenuto, in sostanza, che tali caratteristiche essenziali, data la loro natura ornamentale e di fantasia, potessero essere modificate e configurate con, in linea di principio, una notevole libertà di progettazione.
165 La valutazione della commissione di ricorso non contrasta neppure con l’interesse sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, che consiste nell’evitare che il diritto dei marchi si traduca nel concedere a un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto (v. punto 101 supra). La commissione di ricorso ha tenuto in debito conto tale interesse al punto 84 della decisione impugnata (v. punto 160 supra). Il marchio contestato non rende impossibile, per i concorrenti, l’immissione sul mercato di figurine che presentano caratteristiche tipiche di tale categoria di giocattoli. Non impedisce neppure la distribuzione di figurine di diversa concezione compatibili con il sistema di costruzione modulare dell’interveniente. Come rilevato, in sostanza, dalla commissione di ricorso al punto 53 della medesima decisione, esiste un’ampia libertà di progettazione per figurine del genere>>.
l’analisi del Tribunale è alquanto approfondita, per cui sarà da tenere in considerazione per chi si occuperà del tema .