usi consentiti del marchio altrui

Libertà di espressione politica vs diritto di marcjhio (notorio): interessanti considerazoipno dell’AG SZpunar

Acuto come sempre il raginamento condotto dalle Conclusioni 13.11.2025 dell’AG Szpunar in C-298/23 , Inter IKEA Systems BV c. Algemeen Vlaams Belang VZW, ed altri.

Ikea agisce coinbtto un assiciazione che usa il sujo marchio per fimnalità politichje in particolare per raccogliere voti al partito di cui è emanazikone e il cui prgramma ha un acronimo uguale alla azienda svedese di mobili.«IKEA‑PLAN – Immigratie Kan Echt Anders» («Piano‑IKEA – l’immigrazione può veramente cambiare).

Le norme pertitenti sull’estensione della privativa nella drettiva 2015/2436, art. 10, e nel reg. 2017/1001, art. 9; circa la prima, ricorso la disposizione di salvezza di eventuale norme nazinali (da noi assenti) sul conflitto tra marchio e uso del medesimo per fini diversi da quelli distintivi di prodotti o servizi (art. 10 § 6 della cit. Dir.).

Lo spazio che l’AG lascia come giusto motivo per usare un marchio rinomato altrui a fini politici è limitato: solo se l’opinione espressa riguarda l’azienda titolare del marchio, non se questo serve solo a catturare l’attenzione degli elettori.

L’opinione è assai articolata e, se del caso, da studiare attentamente, anche per l’esame dei concetti di “uso nel commercio” e “uso per prodotti o servizi”. Nel frattempo attendiamo la sentenza della Corte.

Il Tribunale di Milano sulle Ferrari: i) il marchio sui modellini non è confondibile con il marchio originale; ii) le Ferrari sono così belle che (due di esse) sono sì proteggibili col copyright come design, ma sono al tempo stesso nulle come marchio di forma, dando un “valore sostanziale” al prodotto

Trib. Milano 14.02.2024 1796/2024, RG 54659/2018, rel. Carnì :

<<Nel caso in esame, il rischio di confusione è da escludersi, poiché l’apposizione ben visibile del marchio CMC prima del nome del modello Ferrari riprodotto in scala (cfr. all. 46 e 48 fasc. attrice), accompagnata nelle brochure illustrative dal legal disclaimer di CMC in cui si precisa che l’uso del marchio del fabbricante è a mero scopo di riferimento e non allude in alcun modo all’esistenza di un collegamento di CMC con Ferrari (cfr. all. 20 fasc. attrice), è tale da escludere –
con riferimento al consumatore medio e, a maggior ragione, al pubblico di collezionisti a cui CMC si rivolge – qualsiasi dubbio circa la provenienza del modellino pubblicizzato e commercializzato da CMC con il proprio marchio di produttore di autovetture in miniatura. (…)

Tali considerazioni sono dunque indicative della sussistenza di una forma che dà valore sostanziale al prodotto e che, come tale, impedisce l’applicabilità della tutela come marchio di impresa ai sensi dell’art. 9 c.p.i.
Pertanto, fatto salvo il divieto contrattuale di utilizzo dei marchi Ferrari e di produzione e commercializzazione dei modellini oggetto del cessato contratto di licenza fra le parti, vanno respinte le domande di accertamento della contraffazione dei marchi denominativi e figurativi così come dei marchi di forma azionati dall’attrice . (…)

6.3.2. – Facendo applicazione dei principi appena illustrati, deve ritenersi che nel caso di specie sussistano i requisiti per il riconoscimento della tutela del diritto d’autore, come opere del disegno industriale, soltanto per due modelli di autovetture Ferrari, e segnatamente per la Ferrari 250 GTO e per la Ferrari Testarossa>>

Uso del marchio societario da parte del relativo sindacato (per fini probabilmente commerciali): un’interessante sentenza USA

Il marchio del supermercato Trader Joe’s è riprodotto nei prodotti venduti dal sindacato ivi presente, ma con significative aggiunte: la parola UNITED e il logo del pugno afferrante un oggetto (espressione di lotta e antagonismo).

Il supermercato fa causa al sindacato, azionando la legge marchi: perde in primo grado ma ottiene ragione in appello (App del 9 circuito 8 sett. 2025, Nos. 24-720, 2826 – D.C. No. 2:23-cv-05664- HDV-MAR. ) ove viene riconosciuto il rischio di confusione.

Il caso è interessante (viene il sospetto di un’azione “punitiva” verso il sindacato) e dubbia ne sarebbe la valutazione da noi.

Alcuni aspetti:

i) l’uso è su oggetti che vengono venduti e quindi è commerciale, anche se non è ente lucrativo il sindacato. Quindi è incerto se ricorra <<l’attività economica>> richiesta dall’incipt dell’art. 20.1 cod propr. ind.

ii) la confusione è quasi impossibile;

iii) il segno dell’attore è probabilmente rinomato.

iv) la norma di riferimento sugli usi leciti del marchio altrui è l’art. 21.1 cod. propr. ind. (e qui eventualmente le lett. b) e/o c) ).

Proprio in argomento è il recentissimo paper Source & solidarity di Sari Mazzurco , contraria alla decisione della corte di appello per un motivo radicale: il segno del sindacato non vuole esprimere ciò che i marchi esprimono e cioè la fonte aziendale del prodotto o servizio marcato (assomiglia alla nota questione dell’uso artistico del marchio rinomato altrui, ma se ne diferenzia perchè quest’ultiumo uso è a fini lucrativi).

<<I contend the core, normative basis for trademark law’s application to labor unions is labor solidarity. That’s to say, courts shouldn’t conceive of unions’ names and insignia as source indicators – because they aren’t. The protection of “goodwill” (however ill-defined)47 may be the better framing, but unions’ names and insignia embody a characteristically different form of goodwill than trademarks. They do not stand for the quality of the union’s service or its members’ goods,48 but rather for public sentiment toward labor’s cause of improving workers’ conditions.49 Nor are unions’ use of names, labels, and employers’ names purely expressive50; they advance political purposes through commercial devices.51 Labor solidarity should be courts’ beacon when navigating union-trademark disputes, but that doesn’t mean courts should endeavor to reach an outcome that “most” or “best” supports labor solidarity. Rather, labor solidarity should color how courts understand the dispute in front of them – what exactly is at stake, how to ascertain “harm,” etc. It orients analysis; it doesn’t specify an outcome. And, importantly, unlike the current jumbled state of trademark jurisprudence on unions, it should render trademark analyses legible and normatively moored.>>

(notizia e link alla sentenza da Mark Lemley)

Sul marchio parodistico: torna al giudice di primo grado la lite Jack Daniel’s v. Bad Spaniels

Jocelyn Bosse in IPKat ci notizia della sentenza Distr. Arizona 23 gennaio 2025 n. Case 2:14-cv-02057-SMM , VIP products llc v. Jack Daniel’s Properties Incorporated, cui la causa era stat rimandata dalla Corte Suprema USA con la sua nota sentenza del 2023 (su cui v. mio post)

I marchi a paragone:

Secondo il giudice distrettuale non c’è confondibilità perchè la parodia è palese, però c’è danno alla rinomanza (infangamento, tarnishment).

Sorge un problema teorico: se la parodia è ammessa, reprimerla con il tarnishmnent è contraddittorio. Qualunque parodia ad attività commerciale ne può ridurre la capacità di generare proditti. Cioè la parodia è ammessa come difesa contro la privativa di marchio, purchè non ne leda in alcun modo la redditivita. Il che è illogico, perchè di fatto rende inutilizzabile la difesa medesima.

In generale la parodia riposa su valori (democraticità, free speeech…) più importanti di quelli economici; solo che qui è azionata da un concorrente, quindi da chi agisce secondo logica pure economica.

L’eserczio di diritti fondamentali non è previsto espressamente come limite alla privativa (art. 14 reg. UE 1001 del 2017); ma cetamente va ammesso quantomeno per analogia iuris (se di dirittto europeo oppure italiano, è da vedere)

La mascherina del radiatore, sagomata sì da ricordare il marchio Audi per fungere da supporto e fissarci l’emblema originale, è uso del marchio ma non fruisce dell’eccezione dell’uso referenziale lecito

Avevo già dato conto della posizione dell’AG Medina nella lite.

Ricordo il marchio azionato da Audi:

Ora la Corte di giustizia 25.01.2024, C-334/22, Audi AG c. GQ, decide il rinvio pregiudiziale in senso diverso. In particolare ritiene che :

1) il supporto per l’emblema Audi , fissato sulla e facente parte della mascherina del radiatore, costituisce uso del segno;

2) il supporto così sagomato al citato scopo non fruisce dell’eccezione di uso referenziale lecito ex art. 14.1.c) reg. 2017/1001 (“per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l’uso di tale marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.”).

Entrambe questioni non semplici. Sul secondo punto ecco il passaggio della CG:

premessa generale:

<<54 L’obiettivo della limitazione, prevista da tale ipotesi, del diritto esclusivo conferito dal marchio è di consentire ai fornitori di prodotti o di servizi complementari a prodotti o servizi offerti dal titolare di un marchio di utilizzare tale marchio al fine di informare, in modo comprensibile e completo, il pubblico sulla destinazione del prodotto che commercializzano o del servizio che offrono o, in altri termini, sul nesso utilitaristico esistente tra i loro prodotti o i loro servizi e quelli del suddetto titolare del marchio (v., per analogia, sentenze del 17 marzo 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland, C‑228/03, EU:C:2005:177, punti 33 e 34, nonché dell’11 gennaio 2024, Inditex, C‑361/22, EU:C:2024:17, punto 51).

55 Pertanto, l’uso di un marchio da parte di un terzo per designare o menzionare prodotti o servizi come quelli del titolare di tale marchio quando tale uso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto commercializzato da tale terzo o di un servizio offerto da quest’ultimo rientra, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, in una delle ipotesi in cui l’uso del marchio non può essere vietato dal suo titolare (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, Inditex, C‑361/22, EU:C:2024:17, punto 52). Tale limitazione del diritto esclusivo conferito al titolare del marchio dall’articolo 9 di tale regolamento si applica, tuttavia, solo se detto uso di tale marchio da parte del terzo è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale e commerciale, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento>>

Applicando al caso de quo (con linguaggio non chiarissimo):

<<Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’elemento della griglia per radiatori la cui forma è identica o simile al marchio AUDI consente di fissare l’emblema che rispecchia tale marchio su detta griglia. Come risulta altresì dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni delle parti, la scelta della forma di tale elemento è guidata dalla volontà di commercializzare una griglia per radiatori che assomigli nel modo più fedele possibile alla griglia per radiatori originale del costruttore degli autoveicoli di cui trattasi.

57 Orbene, occorre distinguere una siffatta situazione, nella quale un’impresa non economicamente collegata al titolare del marchio appone un segno identico o simile a tale marchio sui pezzi di ricambio da essa commercializzati e destinati ad essere integrati nei prodotti di tale titolare, da una situazione in cui una tale impresa, senza tuttavia apporre un segno identico o simile al marchio su tali pezzi di ricambio, faccia un uso di tale marchio per indicare che detti pezzi di ricambio sono destinati ad essere integrati nei prodotti del titolare di detto marchio. Sebbene la seconda di tali situazioni rientri nell’ipotesi di cui al punto 55 della presente sentenza, la prima di dette situazioni non vi rientra. L’apposizione di un segno identico o simile al marchio sul prodotto commercializzato dal terzo eccede, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, l’uso a scopo di riferimento di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e non rientra quindi in alcuna delle ipotesi coperte da tale disposizione.

58 Ne consegue che, quando un segno, identico o simile a un marchio dell’Unione europea, costituisce un elemento di un pezzo di ricambio per autoveicoli, progettato per il fissaggio dell’emblema del costruttore di tali veicoli su quest’ultimo e non è utilizzato per designare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, ma per riprodurre nel modo più fedele possibile un prodotto di tale titolare, un siffatto uso di detto marchio non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001>>.

Ho perplessità sull’esattezza della sentenza: è alquanto dubbio che la sagomatura del supporto sul radiatore non costituisca elemento <<necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio>>.

Pubblicità di concorso a premi riproducente il marchio apposto sul prodotto dato in premio: uso referenziale lecito o no?

Risposta pilatesca della Corte di Giustizia nella sentenza 24.01.2024, C-361/22, Inditex v. Bongiorno Myalert (segnalazione di Alessandro Cerri in IPKat).

La norma di riferimento è l’art. 6.1.c) della dir. 2008/95 (il titolare non può lvietare l’uso altrui del proprio marchio “se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio”).

La CG , dopo aver detto che la norma è più restrittiva di quella corrispondente della dir. 20115/2436 (non può vietare l’uso “del marchio d’impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l’uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.”), conclude che tocca al giudice nazionale stabilire se nel caso de quo sia invocabile o no.

Nessun aiuto per il giudice nazionale, dunque.

Letteralmente non è invocabile. DAto però che per la successiva dir. 2436 lo sarebbe , è da vedere se ciò possa indurre ad una latissima interpretazione tale da renderla applicabile.

Si potrebbe invece pensare di invocare la lett. b) (indicaizoni descrittive etc.). Infatti il marchio ZARA sul prodotto dato a premio serve a dare un ‘idea del suo valore economico e/o attrattivo, per indurre i potenziali consumatore a partecipare al concorso.

Diritto di marchio tra parodia e free speech: nuova applicazione di Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, del 2023 da parte del 9 circuito

Lisa Ramsey su Mastodon ci notizia di PUNCHBOWL, INC., vs. AJ PRESS, LLC, appello 9 circuito, 12.01.2024, No.21-55881.

La decisione è abbastanza facile.

Applica la regola, posta da Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products del 2023, per cui il Roger test (esonero da legge marchi se c’è A) vero free speech/rilevanza artistica, e B) assenza di esplicit misleading del consumatori) non si applica quando il segno altrui è usato come marchio.

REgola di buon senso, emergente pure dal nostro art. 21 cod. propr. ind. (ove però manca una previsione regolante il conflitto tra marchio ed esercizio della livbertà di espressione)

Marchio “Emoji” usato solo a fini descrittivi della propria attività

Eric Goldman dà notizia di NORTHERN DISTRICT Court OF ILLINOIS
EASTERN DIVISION 29 settembre 2023, No. 22-cv-2378, Emoji company v. vari soggetti .

La convenuta aveva usato il marchio denominativo (la parola) “Emoji” nel descrivere i propri prdotti, dato che vendeva stickers che ricordavano la forma di emojis.

Si tratta di fair use secondo il diritto dei marchi usa (da noi art. 21 c.1 c.p.i., xa vedere se lettere b) o c)), dice la corte.

Là è l’argt. 15 US Core § 1115.b. (4): << That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party’s individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin;>> (la Corte non menziona la fattispecie sub (4), ma altre paiono non adatte)

Interessante è anche la questione della volgarizzazione del segno.

La corte dice che, impregiudicato se lo sia per digital icons, non lo è per altri prodottio come gli stickers fisici sub iudice: <<But those facts do not strip Emoji Company of trademark protection for the term “emoji”
on classes of products other than digital icons, such as, as relevant here, stickers. That’s because
“emoji” is not a generic term for stickers or emoji-themed stickers. See McCarthy, supra at 12:1
(stating that when a name is generic, “the name of the product answers the question ‘What are
you?’”); see also H.D. Michigan, Inc., 496 F.3d at 760 (“A company’s name may be generic as to
one of its products, but not generic as to its other products, even those related to the first
product. Two Second Circuit decisions illustrate this principle. In one, the court . . . held that the
word ‘safari’ is generic as applied to a type of khaki hat and jacket, but not generic as applied to
boots, shoes, shirts, ice chests, and tobacco. See Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc.,
537 F.2d 4, 11-12 (2d Cir. 1976). In another, the court held that the word ‘self-realization’ is a
generic name for a yoga organization (people performing yoga attempt to attain self-realization),
but descriptive as applied to yoga books and classes. See Self–Realization Fellowship Church v.
Ananda Church of Self–Realization, 59 F.3d 902, 909-10 (9th Cir. 1995).”). Thus, Winlyn has not
shown that Emoji Company has a less-than-likely shot at success on the merits on the basis that its
mark is generic and therefore unprotectable>>.

Questa la pubblicità della covnenuta (su Amazon; immagine rpesa dal blog di Eric Goldman):

Marchio e ricambisti indipendenti : il caso della mascherina del radiatore riproducente il marchio Audi nel supporto per fissarci il marchio originale

Molto intessante (pure se assai altrettanto particolare…) caso C-334/22 Audi AG v. GQ, nel quale l’avvocato generale Medina ha presentato il 21.09.2023 le sue conclusioni.

Ne dà notizia Marcel Pemsel in IPKat ove anche una riproduzione della mascherina (assente nel documento con le Conclusioni):

Per l’ AG, non si impinge nella privativa.

La risposta è condivisibile.

Successivamente l’AG si occupa del caso in cui la Corte non lo segua. Dice che allora non si può applicare la limitazione posta dall’art. 14.1.c) del reg. 2017/1001, per cui <<Il diritto conferito dal marchio UE non consente al titolare di impedire ai terzi l’uso in commercio: (…) c) del marchio UE per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l’uso di tale marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio>>.

Letteralmente non è applicabile, è vero. La questione è intricata : una risposta affermativa non mi parrebbe a prima vista impossibile, anche se meriterebbe analisi approfondita

Sfruttamento della rinomanza del marchio altrui o lecita parodia? La Corte Suprema parteggia per il titolare del marchio in JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC. v. VIP PRODUCTS LLC

Ecco la decisione della Corte Suprema 8 giugno 2023, No. 22–148, in JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC. v. VIP PRODUCTS LLC.

Il tema dei confini della lecita parodia/satira rispetto allo sfruttamento della notorietà altrui è sempre difficile da trattare. O meglio, quello del se e in che limiti possa darsi diritto di espressione ad imprese commerciali: agendo per lucro, infatti, è plausibile che le loro condotte mirino al lucro , invece che contribuire al democratico dibattito nella società (marketplace of ideas). Ma allora il problema potrebbe allargarsi dato che qualunque artista professionista agisce anche per lucro: viene meno la creatività? No di certo.

Comunque la Corte taglia corto: non si può nemmeno discutere di diritto di parola e di parodia (espresamente prevista, si badi, dal 15 US code § 1125.(c)(3)(A)(ii)) quando avviene nell’ambito di attività commerciale e integrando direttamente la fattispecie tipica di violazione di marchio altriu.

Il noto Rogers test che si applica appunto nella questione violazione di privativa vs. diritto di parola (per gli expressive works) non si applica, cassando la decisione di appello del 9 circuito.

Dal Syllabo:

<<(b) In this case, VIP conceded that it used the Bad Spaniels trademark and trade dress as source identifiers. And VIP has said and done more in the same direction with respect to Bad Spaniels and other similar products. The only question remaining is whether the Bad Spaniels trademarks are likely to cause confusion. Although VIP’s effort to parody Jack Daniel’s does not justify use of the Rogers test, it may make a difference in the standard trademark analysis. This Court remands that issue to the courts below. Pp. 17–19.
2. The Lanham Act’s exclusion from dilution liability for “[a]ny noncommerical use of a mark,” §1125(c)(3)(C), does not shield parody, criticism, or commentary when an alleged diluter uses a mark as a designation of source for its own goods. The Ninth Circuit’s holding to the contrary puts the noncommercial exclusion in conflict with the statute’s fair-use exclusion. The latter exclusion specifically covers uses “parodying, criticizing, or commenting upon” a famous mark owner, §1125(c)(3)(A)(ii), but does not apply when the use is “as a designation of source for the person’s own goods or services,” §1125(c)(3)(A). Given that carve-out, parody is exempt from liability only if not used to designate source. The Ninth Circuit’s expansive view of the noncommercial use exclusion—that parody is always exempt, regardless whether it designates source—effectively nullifies Congress’s express limit on the fair-use exclusion for parody. Pp. 19–20.>>

e poi da p. 2 della sentenza:

<<Today, we reject both conclusions. The infringement issue is the more substantial. In addressing it, we do not decide whether the threshold inquiry applied in the Court of Appeals is ever warranted. We hold only that it is not appropriate when the accused infringer has used a trademark to designate the source of its own goods—in other words, has used a trademark as a trademark. That kind of use falls within the heartland of trademark law, and does not receive special First Amendment protection. The dilution issue is more simply addressed. The use of a mark does not count as non commercial just because it parodies, or otherwise comments on, another’s products>>.

Da noi l’art. 21 c.p.i. non prevede l’uso lecito come parodia nè diritto di espressione.

V. ora il post 21 giugno u.s. di Lisa Ramsey, Resolving Conflicts Between Trademark and Free Speech Rights After Jack Daniel’s v. VIP Products (Guest Blog Post). e tra i saggi più impegnati Jack Daniel’s vs. Bad Spaniels—Does a Dog Toy Get Heightened First Amendment Protection? di Jelena Laketić nel Berkeley Technology Law Journal.

V. ora l’interessante saggio dei proff. Tushnet e Lemley, 11.01.2024, “First Amendment Neglect in Supreme Court Intellectual Property Cases” .