Diritto di marchio bloccato dal diritto di espressione (Primo Emendamento)

Saber è licenzitario esclusvii di diritto di IP su un trattore, che usa nei videgiochi da lui prodotti. Si accorge che un concorrente (Oovee) usa il medesimo trattore nei suoi videogiochi (e sulla medesima piattaforma)  : agisce  allora in corte.

Questione assi interessante a livello teorico.

La West. D.C. of Washingotn at Seattle 6 ottobre 2022 Case 2:21-cv-01201-JHC Saber INteractive c. Oovee + 3 , tuttavia, rigetta perchè i videogiochi del convenuto costituiscono expressive speech protetto dal Primo Emendamento.

<<Generally, courts apply the “likelihood-of-confusion test” when evaluating an
infringement claim under the Lanham Act.
Gordon v. Drape Creative, Inc., 909 F.3d 257, 264
(9th Cir. 2018) (citation omitted). But when “artistic expression is at issue,” the likelihood-ofconfusion test “fails to account for the full weight of the public’s interest in free expression.”
VIP Prod. LLC v. Jack Daniel’s Properties, Inc., 953 F.3d 1170, 1174 (9th Cir. 2020) (quoting
id.). “Section 43(a) protects the public’s interest in being free from consumer confusion about
affiliations and endorsements, but this protection is limited by the First Amendment, particularly
if the product involved is an expressive work.”
>>

Se l’uso del marchio altrui costituisca artistic expression, è giudicato in base alle regole poste da Rogers v. Grimaldi del 1989: precedente importante, invocato ad es. di recente anche dal giudice newyorkese nel decidere il caso sugli NFTs Hermes v. Rotschild,  su cui mio post ).

La Corte ritiene che il videogioco sia un expressive work: < Saber’s complaint states that “Spintires is an off-roading simulation that allows users to
navigate a wilderness environment in particular vehicles,” that “
Spintires allows a user to pick a
vehicle and then drive it around in the simulated world,” and that it tries to “duplicate the realworld experience of driving a particular vehicle.”
Id. at 9–10. Users interact with the virtual
world by selecting a vehicle (which is like a character) and by navigating the virtual environment
(which is like a plot). These features render the work expressive, like the video games in Brown
and VIRAG. See also Novalogic, Inc. v. Activision Blizzard, 41 F. Supp. 3d 885, 898 (C.D. Cal.
2013) (holding that the video game
Call of Duty
is an expressive work because the game features
“distinctive characters,” requires that the players “interact with the virtual environment as they
complete a series of combat missions,” and allows players to “control the fate of characters and
the world they inhabit”)>>.

Passaggi successivi: l’attore non dimosra che la artisticità prodotta dal trattore altrui è inconsistente, p. 11, nè che l’inserimento del medesimo nel videogioco è  “esplicitly misleading”, p. 11 ss.

Quindi la domanda è rigettata.

E’ poi rigettata anche quella basata su trade dress (imitazione servile, suppergiù)

Da noi in un caso analogo potrebbe forse essere pertinente l’art. 21  cod. propr. ind. (spt. c.2 oppure c.1 n. 3) , che vieta al titolare del marchio di usarlo in modo da ledere altrui diritti esclusivi di terzi, o la tutela costituzionale della libertà artistica.

Si trata della scivolosa questiopne degli usi c.d referenziali del marchio altrui.

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)

Uso di marchio altrui in NFTs (non-fungible tokens): respinta l’eccezione artistica e quella da diritto di parola

Il distretto sud di New York decide (per ora) la lite Hermes Int’l v. Rothschild con sentenza 18 maggio 2022, caso n 22-CV-384 (JSR) , rigettando l’istanza di dismissal del convenuto.

L’attore è la nota casa di moda Hermes (H.) . Convenuto è l’artista digitale Mason Rotschild (R., proveniente dal mondo della moda) che ha creato e diffuso in commercio NFTs riproducenti le esclusive borse Hermes “Birkin”, chiamandole “MetaBirkins” (anche se con qualche modifica: sfuocatura + copertura di pelliccia).

H. aziona il diritto di marchio. R. si difende in primis eccependo l’artisticità e invocando il Primo Emendamento sulla base del precedente Rogers v. Grimaldi del 1989 (effettivamente abbastanza simile , relativo al film Ginger e Fred di Fellini).

La corte concede che si applichi il test ideato dal precedente cit. ma non lo ritiene soddisfatto perchè: 1) l’uso del marchio è artisticamente non necessitato (è un pretesto), 2) è anche misleading circa l’origine del prodotto.

L’uso nel commercio di segni distintivi iconici altrui (sopratutto dell’alta moda) sta diventando un tema importante e di non facile soluzione.

IN linea di principio, essendo forte il rischio di approfittamento della notorietà altrui, l’eccezione di esercizio di un diritto fondamentale (libertà di critica o di espressione) sarà da accogliere solo in pochi e evidenti casi.

DA un lato si potrebbe dire che anche chi sta nel commercio -seppur da artista; o anche non da artista, caso ancora più complicato- ha diritto di esprimersi sui temi socioculturali; dall’altro però potrebbe replicarsi che lo dovrebbe fare non nella sede commerciale ma come privato (perchè mai non in sede artistica, si potrebbe controreplicare, trattandosi di artista) e/o che vi sia un minimo di elaborazione culturale nella proposta artistica che poi cade sub iudice.

Il nostro art. 21.1 cpi  pone si il criterio genrale della correttezza professionale ma poi non menziona il diritto di artista e/o di parola.  Forse con molto sforzo lo si potrebbe ravvisare nella lettera c).

Riporto solo il passagggio in sentenza su concetto e pratica di NFTs, che non tutti ancora conoscono:

<<FTs, or “non-fungible tokens,” are units of data stored on a blockchain that are created to transfer ownership of either physical things or digital media. Id. ¶ 4. When NFTs are created, or “minted,” they are listed on an NFT marketplace where NFTs can be sold, traded, etc., in accordance with “smart contracts” that govern the transfers. Id. ¶¶ 61, 63. Because NFTs can be easily sold and resold with a transaction history securely stored on the blockchain, NFTs can function as investments that can store value and increase value over time. Id. ¶ 69.

When an NFT is linked to digital media, the NFT and corresponding smart contract are stored on the blockchain and are linked to digital media files (e.g., JPEG images, .mp4 video files, or .mp3 music files) to create a uniquely identifiable digital media file. Id. ¶ 60. The NFTs and smart contracts are stored on the blockchain (so that they can be traced), but the digital media files to which the NFTs point are stored separately, usually on either a single central server or a decentralized network. Id. ¶ 62.

This means that an NFT could link to a digital media file that is just an image of a handbag or could link to a different kind of digital media file that is a virtual handbag that can be worn in a virtual world. Fashion companies are just starting to branch out into offering virtual fashion items that can be worn in virtual worlds online (most commonly, for now, in the context of videogames, but with potential to expand into other virtual worlds and platforms as those develop), and NFTs can be used to create and sell such virtual fashion items. However, while Hermes calls what Rothschild sells “digital handbags,” they do not dispute that what Rothschild sells are digital images of (faux fur, not leather) Birkin bags, and not virtually wearable Birkin bags.

Fashion brands are beginning to create and offer digital replicas of their real-life products to put in digital fashion shows or otherwise use in the metaverse. Am. Compl. ¶ 66. NFTs can link to any kind of digital media, including virtual fashion items that can be worn in virtual worlds online. Id. Brands sometimes partner with collaborators in offering co-branded virtual fashion products. Id. ¶ 67.>>

“Trump too small”: incostituzionale il rifiuto di registrazione di marchio denominativo evocante l’ex presidente Trump

La domanda di registrazione del marchio denominativo <TRUMP TOO SMALL> per magliette era stata respinta dall’USPTO, perchè non c’era il consenso del titolare del nome e perchè indicava falsamente un’associazione con lui.

La frase si riferisce al noto scambio di battute “fisico-dimensionali” tra Trump e Marc Rubio, di qualche anno fa.

L’impugnazione fondata sulla violazione del diritto di parola venne respinta dal Board amministrativo.

Ma la corte di appello federale 24.02.2022, n° 2020-2205, in re: Steve Elster, rifroma: il rifiuto di registrazione è incostituzionale perchè contrastante appunto col diritto di parola del Primo Emendamento.

Irrilevanti sono sia l’eccezione di privacy (assente per un personagigo pubblico, sub IV, p. 11),  che di right of publicity , non essendoci nè uno sfruttamento della notorietà di Trump (qui è però difficile veder quale legittimazione abbia il Governo) nè un’induzione del pubblico a pensare che egli abbia dato il suo endorsement al prodotto (su cui avrebbe legittimazione il Governo: sub V, p. 12/4).

Del resto la domanda di marchio e il suo uso costituiscono private speech, p. 5, che può invocare il 1° Emend., anche se per uso commerciale, p. 9.

In conclusione il rifuto di registrazione è annullato.

Mi pare in realtà trattarsi di uso parodistico o meglio satirico.

In UE è discusso se possa invocarsi l’uso parodistico di un marchio altrui, magari rinomato.

In prima battuta potrebbe rispondersi positivamente sulla base di un diritto di parola o di critica (da un lato l’art. 21 cpi e .art. 14 dir. UE 2015/2436 sono muti sul punto ; dall’altro il diritto di manifestazione del pensiero,  se ravvisato nel caso specifico, non sarebbe inibito dalla mancanza di espressa sua previsione).

A ben riflettere, però,  la cosa non è semplice, potendo l’operazione nascondere uno sfruttamento abusivo della notorietà altrui.

Marchi rinomati, scissioni aziendali e liti tra familiari

La corte di appello di Venezia nel 2017 aveva giudicato la lite tra esponenti della nota famiglia di ristoratori Cipriani intorno a marchi denominativi contenenti il detto cognome (APP. Venezia 2798/2017 del 30.11.2017, rel. Bazzo).

Non si ripercorrono qui le complesse vicende fattuali.  Solo si riporta il passaggio ove si dice che la fama della persona e quindi l’uso del proprio nome non può andare ad incidere su marchi anteriori: la tutela civile del nome  è altro dalla tutela del suo valore commerciale. Si tratta di tema spesso ricorrente per cui vale la pena di leggere le analitiche considerazione della Corte:

<<Ciò premesso, va rilevato che una volta avvenuta la scissione (vuoi a seguito dell’accordo del 1967, vuoi per effetto di vicende successive) tra la figura di Giuseppe Cipriani senior ed i segni “Cipriani”, ed “Hotel Cipriani” – il primo concesso su domanda risalente già al 1969 per le classi 43 (alberghi, ristoranti caffetteria), 35 (gestione d’alberghi) e 16 (stampati) – la notorietà del suddetto e del figlio Arrigo quali personaggi di rilievo (ed imprenditori di successo grazie alla fama dell’Harry’s Bar) non potrà minimamente giustificare l’uso del patronimico in contrasto con la tutela da assicurare ai citati marchi (italiani e comunitari), divenuti celebri, e che in quanto tali non possono tollerare interferenze ed agganciamenti di sorta, apparendo anzi irrilevante quanto ipotizzato dal tribunale circa la preesistente notorietà delle iniziative economiche nel settore della ristorazione della famiglia Cipriani (asseritamente anteriore ai marchi registrati, in capo ad Hotel Cipriani); basti rimarcare che – come già detto – detta notorietà va semmai ricollegata all’esercizio del locale suindicato (Harry’s Bar), e si rivela a ben vedere ininfluente dopo che Giuseppe Cipriani senior (con l’adesione del figlio) ebbe a disporre del suo nome al momento dell’uscita dalla compagine dell’Hotel Cipriani lasciando che la Società conservasse in esclusiva il nome Cipriani (giusta l’accordo del 1967: si veda al riguardo la recente pronuncia resa in data 29 giugno 2017 dal Tribunale dell’Unione a definizione del ricorso di Arrigo Cipriani sulla richiesta di annullamento del marchio comunitario, depositata all’udienza di conclusioni, laddove la statuizione di accertamento resa dal Tribunale di Venezia in altra controversia tra Arrigo Cipriani e l’odierna appellante – con sentenza n. 1838/2011 – non appare sufficiente a consentire diverse conclusioni).
Si osserva dunque che la diversa interpretazione prospettata dal Tribunale (coerente con la possibilità per gli odierni appellati di svolgere attività di ristorazione sotto un segno distintivo incentrato sul loro nome anagrafico poiché di per sé non decettivo, sempre che proposto in dimensioni grafiche “contenute”), presuppone che sia del tutto conforme alla correttezza professionale l’uso del suddetto nome al fine di veicolare un valore di qualità e tradizione (asseritamente “sinonimo di qualità, eleganza e stile in tutto il mondo”, come puntualizzato nella memoria di costituzione degli appellati, ricollegabile in modo esplicito al segno de quo), ma ciò avverrebbe in concorrenza ed aggancio con i marchi celebri “Cipriani” ed “Hotel Cipriani”, con ogni conseguente rischio di confusione e di associazione tra le attività contraddistinte dai segni in conflitto, in presenza di attività imprenditoriali svolte nello stesso settore o comunque in settori affini.>>

Poi così prosegue la Corte: <<Né risulta decisiva in contrario la sottolineata esigenza di comunicare al pubblico le competenze e professionalità acquisite, consentendo agli appellati di “firmare” in qualche modo le loro attività, dando loro una precisa impronta; i predetti a ben vedere non possono essere annoverati tra gli artisti o i “creatori” di moda, o “stilisti” che si affermino in attività artistiche o professionali che richiedano una puntuale informazione al pubblico della provenienza dell’attività creativa realizzata, appartenendo al mondo della ristorazione (per quanto di fascia alta) e provvedendo in detta veste ad aprire e gestire ristoranti nelle più disparate località, sulla base di personali scelte imprenditoriali, alle quali risultano non pertinenti i profili di “creatività” nel senso sopra indicato.
In definitiva, per quanto ogni valutazione concreta non sia stata resa agevole dalla scarsezza del materiale offerto in causa, gli argomenti addotti nell’impugnata sentenza per consentire l’utilizzo delle espressioni “by Arrigo Cipriani”, “by Giuseppe Cipriani”, “by famiglia Cipriani” e consimili (“managed by” o “directed by”), al fine di indicare la gestione di attività di ristorazione da parte delle persone delle persone individuate nelle stesse (o individuabili con esse), non si rivelano idonei a configurare l’asserita valenza descrittiva, ipotizzata sulla base di astratte (ed opinabili) considerazioni, a fronte di una indubbia valenza distintiva delle medesime, le quali – per loro natura – sono destinate (quali sinonimi di elevata ospitalità, convivialità e buon vivere) non certo a comunicare mere informazioni essenziali relative alla “specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca,,,” del servizio, bensì ad attirare l’attenzione dei potenziali clienti sul nome anagrafico sotto il quale il servizio è proposto e dunque sulla origine e sulla qualità dello stesso, in quanto tale in grado di connotarlo con il richiamo ad un patronimico divenuto famoso, poiché oggetto dei marchi celebri in legittima titolarità dell’appellante (nel settore alberghiero e della ristorazione).
In tal senso deve escludersi che l’utilizzo del patronimico Cipriani corrisponda ai principi di correttezza professionale ovvero alle consuetudini di lealtà in campo commerciale e industriale, tenuto conto dell’inevitabile rischio di aggancio e di confusione con i segni distintivi propri delle affini attività alberghiere e di ristorazione esercitate dalla società appellante mediante iniziative imprenditoriali sostenute da marchi celebri e tra l’altro rivolte alla medesima fascia alta di clientela.>>.