L’uso di marchio rinomato altrui da parte di soggetto economico può essere giustificato come esercizio della libertà di espressione (ma non è semplice)

Corte di Giustizia 08.09.2026, C-298/23, Ikea v. Algemeen Vlaams Belang VZW e altri, affronta il tema dell’uso del segno (rinomatissimo) Ikea da parte di un partito politico, qualora lo si ritenga soggetto operante nel commercio (come chiedono l’art. 9.2 reg. 1001/2017 e l’art. 10.2.c) Dir.2436/2015. E’ affrontata pure l’ipotesi , non sciolta dal giudice belga a quo, in cui il sindacato non sia ritenuto tale, per cui opererebbe l’art. 10.6 della dir. 2436/2015, recepto in Benelux ma non da noi: qui non viene però esposta ).

La questione è interessante e ne sintetizzo tre punti:

  1. spetta al convenuto dimostrare che ricorre il giusto motivo, dopo che il titolare del marchio ne ha provato la violazione , § 59;
  2. il diritto alla libertà di espressione spetta pure alle persone giuridiche e alle società, § 73: tema annoso ma di non semplice soluzione, dato che  si tratta di enti a fini particolari e non generali (spt. per le società lucrative, le quali hanno legittimazione solo all’esecuzione del contratto sociuale).
  3. il bilanciamento deve avvenire secondo i criteri posti dai §§ 83-99, (dice la CG: § 101) ma spt 83-93 preciso io, che son quelli generali, mentre i successivi  si riferiscono al caso sub iudice.

Ecco tali criteri:

<<83  Nel procedere all’analisi delle circostanze peculiari della controversia principale, il giudice nazionale deve prendere in considerazione, in primo luogo, l’intenzione del terzo che utilizza il segno identico o simile al marchio notorio.

84 A tal riguardo, il giudice nazionale deve segnatamente verificare che tale uso non sia guidato dall’intenzione del terzo di arrecare pregiudizio al marchio notorio o al suo carattere distintivo, o dal solo obiettivo di porsi nel solco tracciato da un marchio notorio. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 116 delle sue conclusioni, l’intenzione di un terzo di conseguire il risultato che l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436 mirano a vietare, vale a dire trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o arrecare loro pregiudizio, non può costituire un giusto motivo.

85 Inoltre, il giudice nazionale deve stabilire se, più in generale, l’uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio sia stato fatto in buona fede da tale terzo. Infatti, un uso effettuato in malafede non può rientrare in una concorrenza sana e leale né essere qualificato come «giusto».

86 Ne consegue che l’uso di un segno identico o simile ad un marchio notorio, da parte del terzo che invoca il suo diritto alla libertà di espressione per giustificare tale uso, deve essere imposto dall’obiettivo per tale terzo di esercitare detto diritto in buona fede. Ciò si verifica in particolare quando detto uso è fatto per veicolare un’idea o un’opinione che è in relazione con il marchio notorio in quanto tale, il titolare di tale marchio, le sue pratiche commerciali, i suoi prodotti o i suoi servizi o quando questo stesso uso è fatto per avviare o alimentare un dibattito di interesse generale o quando per altri motivi, quali il significato linguistico di un elemento di detto marchio o il fatto che quest’ultimo sia divenuto un riferimento culturale pubblico o una parte del linguaggio corrente, è necessario ai fini dell’esercizio di detta libertà in tale contesto.

87 In secondo luogo, in sede di bilanciamento del diritto di proprietà con la libertà di espressione, il giudice nazionale deve, da un lato, tener conto della questione se l’uso del marchio di cui trattasi contribuisca ad un dibattito di interesse generale. A tal riguardo, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare la libertà di espressione nel settore commerciale, fermo restando che la portata di quest’ultima deve essere relativizzata quando è in gioco non l’espressione strettamente «commerciale» di un individuo, bensì la sua partecipazione ad un dibattito riguardante l’interesse generale (v., in tal senso, Corte EDU, 10 gennaio 2013, Ashby Donald e altri c. Francia, CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 39). Infatti, le eccezioni cui è soggetta la libertà di espressione richiedono un’interpretazione restrittiva e l’articolo 11 della Carta lascia poco spazio a restrizioni alla libertà di espressione nell’ambito del discorso politico e in quello delle questioni di interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 53 e giurisprudenza citata).

88 Inoltre, nella sua giurisprudenza relativa al settore del discorso e del dibattito politico, la Corte europea dei diritti dell’uomo presta attenzione anche alla forma dell’espressione e al suo eventuale carattere satirico, sottolineando che la satira è una forma di espressione artistica e di commento sociale che, a causa dell’esagerazione e della deformazione della realtà che la caratterizzano, mira naturalmente a provocare e ad agitare e che occorre esaminare con particolare attenzione qualsiasi ingerenza nel diritto di un artista, o di qualsiasi altra persona, ad esprimersi in tal modo (Corte EDU, 14 marzo 2013, Eon c. Francia, CE:ECHR:2013:0314JUD002611810, § 60), ove la parodia è una forme di satira.

89 D’altro lato, in sede di bilanciamento dei diritti e degli interessi in questione, il giudice nazionale deve tener conto delle conseguenze che l’uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio può comportare per il titolare di quest’ultimo o per la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di tale marchio, al fine di valutare se tale uso sia proporzionato rispetto alla gravità dell’ingerenza nei diritti e interessi del titolare che ne deriva.

90 In tale contesto, occorre ricordare che l’invocazione, da parte di un terzo, di un giusto motivo per l’uso di un segno identico o simile ad un marchio notorio non comporta il riconoscimento, a suo vantaggio, dei diritti connessi ad un marchio registrato, ma costringe il titolare del marchio notorio a tollerare l’uso del segno simile (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P e C‑86/16 P, EU:C:2018:349, punto 91 e giurisprudenza citata). Pertanto, nell’ipotesi in cui il terzo riesca a dimostrare di avere un giusto motivo per usare un segno identico o simile a un marchio notorio, il titolare di tale marchio deve accettare tale uso e tollerare così un certo pregiudizio, derivante da almeno uno dei pregiudizi previsti all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436.

91 Tuttavia, non si può imporre a tale titolare di tollerare un uso che possa arrecargli un danno sproporzionato, o addirittura che sia tale da ledere la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di tale marchio.

92 Nell’ambito della valutazione che il giudice nazionale deve quindi effettuare, costituiscono criteri pertinenti, in particolare, l’intensità dell’uso da parte del terzo di un segno identico o simile al marchio notorio, la portata di tale uso e delle modalità prescelte a tal fine, l’intensità della notorietà di tale marchio nonché il grado di somiglianza di tale segno e di detto marchio.

93 Inoltre, costituisce un criterio pertinente anche il fatto che l’uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio possa dare l’impressione che il titolare di tale marchio aderisca al messaggio politico trasmesso o alle idee politiche promosse, o addirittura li avalli in qualche modo, sebbene i valori promossi da tale titolare si basino sulla neutralità nei confronti di qualsiasi partito politico o siano incompatibili con tale messaggio politico.>>

Libertà di espressione politica vs diritto di marcjhio (notorio): interessanti considerazoipno dell’AG SZpunar

Acuto come sempre il raginamento condotto dalle Conclusioni 13.11.2025 dell’AG Szpunar  in C-298/23 , Inter IKEA Systems BV c. Algemeen Vlaams Belang VZW, ed altri.

Ikea agisce coinbtto un assiciazione che usa il sujo marchio per fimnalità politichje in particolare per raccogliere voti al partito di cui è emanazikone e il cui prgramma ha un acronimo uguale alla azienda svedese di mobili.«IKEA‑PLAN – Immigratie Kan Echt Anders» («Piano‑IKEA – l’immigrazione può veramente cambiare).

Le norme pertitenti sull’estensione della privativa nella drettiva 2015/2436, art. 10, e nel reg. 2017/1001, art. 9; circa la prima, ricorso la disposizione  di salvezza di eventuale norme nazinali (da noi assenti) sul conflitto tra marchio e uso del medesimo per fini diversi da quelli distintivi di prodotti o servizi (art. 10 § 6 della cit. Dir.).

Lo spazio che l’AG lascia come giusto motivo per usare un marchio rinomato altrui a fini politici è limitato: solo se l’opinione espressa riguarda l’azienda titolare del marchio, non se questo serve solo a catturare l’attenzione degli elettori.

L’opinione è assai articolata e, se del caso, da studiare attentamente, anche per l’esame dei concetti di “uso nel commercio” e “uso per prodotti o servizi”. Nel frattempo attendiamo la sentenza della Corte.

Sul marchio parodistico: torna al giudice di primo grado la lite Jack Daniel’s v. Bad Spaniels

Jocelyn Bosse in IPKat ci notizia della sentenza Distr. Arizona 23 gennaio 2025 n. Case 2:14-cv-02057-SMM , VIP products llc v. Jack Daniel’s Properties Incorporated, cui la causa era stat rimandata dalla Corte Suprema USA con la sua nota sentenza del 2023 (su cui v. mio post)

I marchi a paragone:

Secondo il giudice distrettuale non c’è confondibilità perchè la parodia è palese, però c’è danno alla rinomanza (infangamento, tarnishment).

Sorge un problema teorico: se la parodia è ammessa, reprimerla con il tarnishmnent è contraddittorio. Qualunque parodia ad attività commerciale ne può ridurre la capacità di generare proditti. Cioè la parodia è ammessa come difesa contro la privativa di marchio, purchè non ne leda in alcun modo la redditivita.   Il che è illogico, perchè di fatto rende inutilizzabile la difesa medesima.

In generale la parodia riposa su valori (democraticità, free speeech…) più importanti di quelli economici; solo che qui è azionata da un concorrente, quindi da chi agisce secondo logica pure economica.

L’eserczio di diritti fondamentali non è previsto espressamente come limite alla privativa (art. 14 reg. UE 1001 del 2017); ma cetamente va ammesso quantomeno per analogia iuris (se di dirittto europeo oppure italiano, è da vedere)

Diritto di marchio tra parodia e free speech: nuova applicazione di Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, del 2023 da parte del 9 circuito

Lisa Ramsey su Mastodon ci notizia di PUNCHBOWL, INC., vs. AJ PRESS, LLC, appello 9 circuito, 12.01.2024, No.21-55881.

La decisione è abbastanza facile.

Applica la regola, posta da Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products del 2023, per cui il Roger test (esonero da legge marchi se c’è A) vero free speech/rilevanza artistica, e B) assenza di esplicit misleading del consumatori) non si applica quando il segno altrui è usato come marchio.

REgola di buon senso, emergente pure dal nostro art. 21 cod. propr. ind. (ove però manca una previsione regolante il conflitto tra marchio ed esercizio della livbertà di espressione)