Sulla responsabilità di Amazon per prodotti in violazione di marchio venduti da terzi sul suo marketplace

Sono arrivate la conclusioni 02.06.2021 del bravo avvocato generale Szpunar nella causa C-148/21 e C-184/21, Louboutin c. Amazon.

Il quesito è semplice ma importante: Amazon è responsabile per le contraffazioni di marchio realizzate da terzi con prodotti venduti sul suo market place tramite i servizi accessori di stoccaggio e distribuzione?

L’AG dice di no e la analisi è incentrata sul cocnetto di <uso> posto dalla dir. 2017/1001 art. 9.2.

Si noti che si tratta di responsabilità diretta per violazione di disciplina sui marchi, che è armonizzata a livello euroeo: non di quella indiretta per concorso in illecito civile generale , ancora di competenzxsa nazionale (la distinzione è ricordata dall’AG, § 76 ss):

A parte che le categorie responsabilità diretta/indiretta hanno base teorica precaria , dato che l’art. 2055 non distingue , vediamo i punti salienti del ragionamento.

Il primo è quello per cui l’analisi va fatta dal punto di vista dell’utente medio dei prodotti de quibus, §§ 58-61 e § 72.

Il secondo è che A. è precisa nel distinguiere i segni distintivi propri da quelli usati dai clienti sul marketplace, § 86.

Nemmeno i servizi aggiuntivi e valore aggiunto di stoccaggio e distribuzione possono dire che ci sia un USO del segno altrui da parte di A., §§ 92 e 95

Si può concordare o meno col ragionamento.   L’AG comunque pare svalutare il riferimento nell’art. 9/3 del cit. reg. 2017/1001 allo stoccaggio e alla comunicazione commerciale.       Se in queste fasi della sua attività A. permette l’uso di segni in violazione, come può dirsi che non ne faccia <uso>? Quanto meno come concorso, fattispecie da ritenersi rientrante nell’armonizzazione europea (non potendosi farvi rientrare solo le violazioni monosoggettive)?

Dato il modello di business di A., il problema poi può porsi anche per altre privative armonizzate (diritto di autore, design) .

Può forse porsi anche per altre discipline settoriali come la responsabilità del produittore (però A. è ben attenta a dare tutte le informazioni sul  prodotture per evitare l’applcaizione dell’art. 116 cod. cons.) o la garanzia di conformità ex art. 128 cod. cons. (A. può considerarsi <venditore> quando eroga i citt. servizi aggiuntivi?)

“Luxy” non è confondibile con “Luxury”: quasi un caso di keyword advertising

Il tribunale del Central District of California, 3 ottobre 2021, Case 2:20-cv-00423-RGK-KS, Reflex media c. Luxy decide una domanda di violazione di marchio e concorrenza sleale.

Il marchio azionato era <Luxy> scritto con una certa paricolarità grafica.

Il resistente aveva fatto un’inserzione in Google Search: digitando <luxy> compariva -tra quattro- il suo annuncio a pagamento con titolo <Luxury dating site. For elite relatgionship> (v. riproduzione sotto).

La corte nega che tale titolo violi il diritto sul marchio predetto: <<Plaintiffs’ advertisement does not contain the word “Luxy” or appear to cause any more confusion than the other three advertisements. Even so, Defendant alleges that the title of Plaintiffs’ advertisement — “Luxury Dating Site – For Elite Relationships”—causes confusion because SeekingElite.com and OnLuxy.com offer the same services and because the word “Luxury” is similar to Defendant’s trademark. However, the word “Luxury” and Defendant’s trademark are not alike….the dissimilarity between the marks suggests that Plaintiffs did not intend to deceive the public by incorporating the word “Luxury” into the title of their advertisement.>>

La corte poi nega la genericità di termini  <seeking> <seeking millionaire> etc. per siti di incontri.

(notizia e link alla sentenza , come pure l’immagine di cui sotto, tratti dal blog di Eric Goldman)

https://blog.ericgoldman.org/wp-content/uploads/2021/12/luxy.jpg

violazione di marchio RISE per bibite in lattina: Pepsi perde la lite (per ora)

La corte del southern district di Ney York decide  una domanda dui contraffazione a carico del colosso Pepsi: sentenza 3 novembre 2021, caso 21 Civ 6324 LGS, RISEANDSHINE CORPORATION- RISE BREWING c. Pepsico inc. (link preso da Reuters.com ).

Si v. le foto lattine a confronto e poi il marchio anteriore ingrandito.

La corte ravvis confondibilità-

L’azione è quella di reverse confuision: The reverse confusion theory protects the mark of a [senior] user from being overwhelmed by a [junior] user, typically where the [junior] user is larger and better known and consumers might conclude that the senior user is the infringer., p. 10.

I fattori esaminati sono i soliti dal caso Polaroid:

(1) the strength of the trademark;

(2) the degree of similarity between the plaintiff’s mark and the defendant’s allegedly imitative use;

(3) the proximity of the products and their competitiveness with each other;

(4) the likelihood that the plaintiff will “bridge the gap” by developing a product for sale in the defendant’s market;

(5) evidence of actual consumer confusion;

(6) evidence that the defendant adopted the imitative term in bad faith;

(7) the respective quality of the products;

and (8) the sophistication of the relevant population of consumers.

In conclusione, dice la corte, << given the degree of similarity between Plaintiff’s and Defendant’s marks, the proximity of their areas of commerce, and credible testimony of actual confusion, Plaintiff has met its burden of showing a sufficient likelihood of success on the merits to warrant a preliminary injunction, regardless of whether the relevant standard is a clear or substantial likelihood, a simple likelihood, or serious questions on the merits. See generally Guthrie, 826 F.3d at 46; Virgin Enters. Ltd., 335 F.3d at 142. Plaintiff has shown that the risk of reverse  confusion is probable — i.e., that without an injunction, Plaintiff is at risk of “being overwhelmed by a subsequent user [PepsiCo], where the subsequent user is larger and better known.” LVL XIII Brands, Inc., 209 F. Supp. 3d at 666>>, p. 20

Difficile dar torto alla corte.

 

Risarcimento da mancarto guadagno in caso di violazione di marchio (oltre che danno non patrimoniale per le società commerciali)

Trib. Milano  n. 1989/2021 del 09.03.2021, RG 49780/2016, rel. Barbieri, BTicino spa c. ABS sas e altri, accerta la contraffazione di marchi BTicino e determina il danno così:  << Ai fini della determinazione del lucro cessante subito dalla società attrice si è considerata  la  differenza  dei  flussi  di  vendita  che  il  titolare  della  privativa avrebbe avuto in assenza della contraffazione e quello che ha effettivamente avuto, intendendo il mancato guadagno quale utile netto determinato sottraendo  ai  ricavi  netti  di  vendita  i soli costi di produzione “incrementali” che,  nel  caso  di  specie,  sono  stati  identificati  nei  costi  di  acquisto  della materia  prima,  nei  costi  di  acquisto  dei  semilavorati,  nei  costi  energetici  di produzione  (forza  motrice)  e  nei  costi  dei  materiali  di  consumo  diretti.    Nessun  altro  costo  diretto  è  stato  preso  in  considerazione,  tenuto  conto  che, per  Bticino,  non  sarebbe  stato  necessario  incrementare la propria “capacità produttiva” al fine di produrre le quantità di beni di cui è stata accertata  la contraffazione (cfr. pag. 5 della relazione peritale).

Il margine non realizzato da Bticino è stato determinato confrontando i ricavi medi  di  vendita  che  Bticino  non  ha  realizzato,  con  riferimento  ai  codici prodotto di cui alle fatture di Nuova Quadrimpianti, negli anni 2013, 2014 e 2015  ed  i  costi  industriali  (incrementali)  non  sostenuti  riferiti  ai  medesimi prodotti. Il margine non realizzato da Bticino riferibile ai prodotti venduti da Nuova Quadrimpianti negli anni 2013, 2014 e 2015 somma Euro 210.655,49, a fronte di un numero di vendite di prodotti contrassegnati da codici prodotti Bticino  e  contraffatti  poste  in  essere,  negli  anni  2013,  2014  e  2015  dalla predetta convenuta di 147.389 (cfr. pag. 9 della CTU). Con  riferimento  alle  vendite  di  Gruppo  Elektra,  a  seguito  delle  elaborazioni eseguite  dal  CTU,  sono  state  individuate  le  seguenti  quantità  di  vendite  di prodotti  contraffatti  contrassegnati  con  i  codici  prodotti  Bticino:  696.488 nell’anno 2015 e 200.723 nel 2016.

L’utile netto  non  realizzato  da  Bticino  è  stato  determinato  confrontando  i ricavi medi di vendita che Bticino non ha realizzato, con riferimento ai codici prodotto  di  cui  alle  fatture  di  Gruppo  Elektra,  negli  anni  2015  e  2016  ed  i costi industriali (incrementali) non sostenuti riferiti ai medesimi prodotti. Il  margine  non  realizzato  da  Bticino riferibile  ai  prodotti  venduti da  Gruppo Elektra negli anni 2015 e 2016 somma Euro 1.068.937,74.

Ne consegue che, stante la riconosciuta responsabilità solidale dei convenuti, componenti una “rete commerciale alternativa” di prodotti contraffatti recanti i  marchi  di  titolarità  della  Bticino,  le  stesse  devono  essere  condannate  a corrispondere a parte attrice, a titolo di lucro cessante, la complessiva somma  di  denaro  euro  1.279.593,23,  corrispondenti  all’utile  netto  che  la  Bticino avrebbe  complessivamente ricavato  in  assenza  della complessa condotta contraffattiva.>>

Sul danno non patrimoniale: <<In  favore  di  parte  attrice  deve  poi  essere  liquidato  –  considerato  che  la condotta illecita posta in essere ai suoi danni integra il reato di cui all’art. 473 c.p.  e  tenuto  conto  della  portata  svilente  dei  prezzi  praticati  e,  soprattutto, dell’elevata pericolosità della merce illecitamente commercializzata dai convenuti, tali da ledere l’immagine commerciale del titolare delle privative – anche il danno non patrimoniale, equitativamente liquidato nella misura di un quarto  del  danno  patrimoniale,  dunque  nella  complessiva  somma  di  euro 320.000.>>.

Il collegio sorvola sulla questione del se sia realmente <danno non patriminale>, dato che l’otggetto sociale è la produzine d iutili tramite attività d iimpresa.

Infine non troppo chiaro è l’ultimo  comando , legato alla irrreperibilità di due convenuti: <<Dal momento che, come rilevato, i convenuti diversi da Nuova Quadrimpianti e da Gruppo Elektra si sono posti in condizione di irreperibilità, ovvero hanno adottato condotte di mancato adempimento dell’ordine  giudiziale  di  esibizione  al CTU delle scritture contabili, funzionale a permettere i disposti accertamenti peritali, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere incrementata,  per  via  equitativa,  nella  misura  di  euro  200.000,  al  fine  di tenere  conto  dei  minori  flussi  di  vendita  che  il  titolare  ha  prodotto  a  causa delle  condotte  di  contraffazione,  accertate,  poste  in  essere  dai  convenuti  in parola>>.

Marchi , keyword advertising e confondibilità

Lo studio legale JIM ADLER (che usa chiamarsi The Texas Hammer!) , specialista in risarcimento del danno alla persona, nota che un  centro di liquidazione sinistri ha acquisto il suo nome nel c.d keyword advertising tramite motori di ricerca e gli fa causa, invocando la violazione della legge marchi.

In primo grado non ha successo ma in appello si: v. l’appello del 5 circuito 10.08.2021, Case: 20-10936 , Jim S. Adler PC +1 c. McNeil Consultants, L.L.C ed altri.

Si trattava di un c.d. click to call advertisment (porta ad un call center): <If a user clicks on the advertisement using a mobile phone, the advertisement  causes the user’s phone to make a call rather than visit a website. McNeil’s  representatives answer the telephone using a generic greeting. The complaint alleges that the ads “keep confused consumers, who were specifically searching for Jim Adler and the Adler Firm, on the phone and talking to [McNeil’s] employees as long as possible in a bait-and-switch effort to build rapport with the consumer and ultimately convince [the consumer] to engage lawyers referred through [McNeil] instead.”>.

I requisiti della fattispecie di violazione sono indicati alle pp. 6/7.

Il punto più interessante è che nella fattispecie concreta l’uso del marchio ADLER da parte del convenuto non è visibile ai consumatori, p. 10.

La corte di appello però non ritien tale caratteristica decisiva: la visibilità/riconoscibilità non è necesaria per accogliere la domanda di contraffazione e il precedente invocato non porta l’effetto voluto dai convenuti: <<In support of its conclusion that the use of a trademark must be visible to a consumer, the district court2 relied on 1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com,  Inc., 722 F.3d 1229, 1242–49 (10th Cir. 2013). In that case, though, the Tenth  Circuit explicitly avoided deciding whether a Lanham Act claim requires that  the use of a trademark be visible to the consumer. The district court in the  case had observed that a user who sees sponsored advertisements has no way  of knowing whether the defendant reserved a trademark or a generic term.  Id. at 1242–43. The district court explained that “it would be anomalous to  hold a competitor liable simply because it purchased a trademarked keyword  when the advertisement generated by the keyword is the exact same from a  consumer’s perspective as one generated by a generic keyword.” Id. at 1243.

The Tenth Circuit noted that the argument had “some attraction”  but then stated that “if confusion does indeed arise, the advertiser’s choice  of keyword may make a difference to the infringement analysis even if the  consumer cannot discern that choice.” Id. The Tenth Circuit’s reasoning reflects that the absence of the trademark could be one but not the only factor to consider in evaluating the likelihood of confusion. Ultimately, that court concluded that it “need not resolve the matter because 1–800’s directinfringement claim fails for lack of adequate evidence of initial-interest  confusion.” Id. 

We conclude that whether an advertisement incorporates a trademark  that is visible to the consumer is a relevant but not dispositive factor in  determining a likelihood of confusion in search-engine advertising cases>>

(notizia e link alla sentenza dal blog di Eric Goldman)

Contraffazione di marchio denominativo nelle vendite online

Il marchio <ALIIGN> (denominativo, parrebbe) per abbigliamento e prodotti per yoga è contraffatto dal marchio <Align mat> (e altro ad es.: <Align pants>) per la stessa merce? Dice di no un Tribunale della California: US D.C. Central District of California ,Aliign Activation Wear, LLC v. lululemon athletica Canada Inc. and lululemon USA Inc., 06 luglio 2021, caso n° 2:20-cv-03339-SVW-JEM .

Secondo il precedente Sleekraft del 1979, secondo la Corte, <<to analyze the likelihood of confusion, courts consider eight factors known as the Sleekcraft factors: (1) strength of the mark(s); (2) relatedness of the goods; (3) similarity of the marks; (4) evidence of actual confusion; (5) marketing channels; (6) degree of consumer care; (7) the defendants’ intent; and (8) the likelihood of expansion by the trademark holder.2 See id. (citing AMF Inc. v. Sleekcraft Boats599 F.2d 341, 348–49 (9th Cir. 1979)>>

Inooltre distingue tra forward confusion, reverse confusion e initial interest confusion.

Segue analisi di ciascuno degli otto fattori nel caso de quo.

Conclusione: <<Although a plaintiff need not satisfy every Sleekcraft factor to survive summary judgment, they must make a “strong showing” with respect to at least some of them. Surfvivor, 406 F.3d at 631.  Here, no reasonable juror could find in AAW’s favor on six of the seven relevant Sleekcraft factors. See supra at 6–17. Under these circumstances, no reasonable juror could find that consumers purchasing lululemon think that AAW was either the source of, or was sponsoring, lululemon’s product line. To the contrary, the “record taken as a whole” could only lead a rational trier of fact to one conclusion: consumers
purchasing lululemon products know the products were created by lululemon and not AAW.  Matsushita, 475 U.S. at 587 (“Where the record taken as a whole could not lead a rational trier of fact to  find for the non-moving party, there is no ‘genuine issue for trial.’”) (quoting First National Bank of  Arizona v. Cities Service Co., 391 U.S. 253, 289 (1968)).
>>

Negativa risposta anche per la reverse confusion, sub B, e per la initial interest condision, sub C.

Si noti la pregevole idea (sarà una prassi) di allegare alla sentenza  tre appendici con la riproduzione delle schermate contenenti i risultati prodotti da Google Search.

(notizia e link alla sentenza dal blog di Eric Goldman)

Marchi rinomati, scissioni aziendali e liti tra familiari

La corte di appello di Venezia nel 2017 aveva giudicato la lite tra esponenti della nota famiglia di ristoratori Cipriani intorno a marchi denominativi contenenti il detto cognome (APP. Venezia 2798/2017 del 30.11.2017, rel. Bazzo).

Non si ripercorrono qui le complesse vicende fattuali.  Solo si riporta il passaggio ove si dice che la fama della persona e quindi l’uso del proprio nome non può andare ad incidere su marchi anteriori: la tutela civile del nome  è altro dalla tutela del suo valore commerciale. Si tratta di tema spesso ricorrente per cui vale la pena di leggere le analitiche considerazione della Corte:

<<Ciò premesso, va rilevato che una volta avvenuta la scissione (vuoi a seguito dell’accordo del 1967, vuoi per effetto di vicende successive) tra la figura di Giuseppe Cipriani senior ed i segni “Cipriani”, ed “Hotel Cipriani” – il primo concesso su domanda risalente già al 1969 per le classi 43 (alberghi, ristoranti caffetteria), 35 (gestione d’alberghi) e 16 (stampati) – la notorietà del suddetto e del figlio Arrigo quali personaggi di rilievo (ed imprenditori di successo grazie alla fama dell’Harry’s Bar) non potrà minimamente giustificare l’uso del patronimico in contrasto con la tutela da assicurare ai citati marchi (italiani e comunitari), divenuti celebri, e che in quanto tali non possono tollerare interferenze ed agganciamenti di sorta, apparendo anzi irrilevante quanto ipotizzato dal tribunale circa la preesistente notorietà delle iniziative economiche nel settore della ristorazione della famiglia Cipriani (asseritamente anteriore ai marchi registrati, in capo ad Hotel Cipriani); basti rimarcare che – come già detto – detta notorietà va semmai ricollegata all’esercizio del locale suindicato (Harry’s Bar), e si rivela a ben vedere ininfluente dopo che Giuseppe Cipriani senior (con l’adesione del figlio) ebbe a disporre del suo nome al momento dell’uscita dalla compagine dell’Hotel Cipriani lasciando che la Società conservasse in esclusiva il nome Cipriani (giusta l’accordo del 1967: si veda al riguardo la recente pronuncia resa in data 29 giugno 2017 dal Tribunale dell’Unione a definizione del ricorso di Arrigo Cipriani sulla richiesta di annullamento del marchio comunitario, depositata all’udienza di conclusioni, laddove la statuizione di accertamento resa dal Tribunale di Venezia in altra controversia tra Arrigo Cipriani e l’odierna appellante – con sentenza n. 1838/2011 – non appare sufficiente a consentire diverse conclusioni).
Si osserva dunque che la diversa interpretazione prospettata dal Tribunale (coerente con la possibilità per gli odierni appellati di svolgere attività di ristorazione sotto un segno distintivo incentrato sul loro nome anagrafico poiché di per sé non decettivo, sempre che proposto in dimensioni grafiche “contenute”), presuppone che sia del tutto conforme alla correttezza professionale l’uso del suddetto nome al fine di veicolare un valore di qualità e tradizione (asseritamente “sinonimo di qualità, eleganza e stile in tutto il mondo”, come puntualizzato nella memoria di costituzione degli appellati, ricollegabile in modo esplicito al segno de quo), ma ciò avverrebbe in concorrenza ed aggancio con i marchi celebri “Cipriani” ed “Hotel Cipriani”, con ogni conseguente rischio di confusione e di associazione tra le attività contraddistinte dai segni in conflitto, in presenza di attività imprenditoriali svolte nello stesso settore o comunque in settori affini.>>

Poi così prosegue la Corte: <<Né risulta decisiva in contrario la sottolineata esigenza di comunicare al pubblico le competenze e professionalità acquisite, consentendo agli appellati di “firmare” in qualche modo le loro attività, dando loro una precisa impronta; i predetti a ben vedere non possono essere annoverati tra gli artisti o i “creatori” di moda, o “stilisti” che si affermino in attività artistiche o professionali che richiedano una puntuale informazione al pubblico della provenienza dell’attività creativa realizzata, appartenendo al mondo della ristorazione (per quanto di fascia alta) e provvedendo in detta veste ad aprire e gestire ristoranti nelle più disparate località, sulla base di personali scelte imprenditoriali, alle quali risultano non pertinenti i profili di “creatività” nel senso sopra indicato.
In definitiva, per quanto ogni valutazione concreta non sia stata resa agevole dalla scarsezza del materiale offerto in causa, gli argomenti addotti nell’impugnata sentenza per consentire l’utilizzo delle espressioni “by Arrigo Cipriani”, “by Giuseppe Cipriani”, “by famiglia Cipriani” e consimili (“managed by” o “directed by”), al fine di indicare la gestione di attività di ristorazione da parte delle persone delle persone individuate nelle stesse (o individuabili con esse), non si rivelano idonei a configurare l’asserita valenza descrittiva, ipotizzata sulla base di astratte (ed opinabili) considerazioni, a fronte di una indubbia valenza distintiva delle medesime, le quali – per loro natura – sono destinate (quali sinonimi di elevata ospitalità, convivialità e buon vivere) non certo a comunicare mere informazioni essenziali relative alla “specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca,,,” del servizio, bensì ad attirare l’attenzione dei potenziali clienti sul nome anagrafico sotto il quale il servizio è proposto e dunque sulla origine e sulla qualità dello stesso, in quanto tale in grado di connotarlo con il richiamo ad un patronimico divenuto famoso, poiché oggetto dei marchi celebri in legittima titolarità dell’appellante (nel settore alberghiero e della ristorazione).
In tal senso deve escludersi che l’utilizzo del patronimico Cipriani corrisponda ai principi di correttezza professionale ovvero alle consuetudini di lealtà in campo commerciale e industriale, tenuto conto dell’inevitabile rischio di aggancio e di confusione con i segni distintivi propri delle affini attività alberghiere e di ristorazione esercitate dalla società appellante mediante iniziative imprenditoriali sostenute da marchi celebri e tra l’altro rivolte alla medesima fascia alta di clientela.>>.

Validità di marchio costituito da lettera “W” e sua confondibilità col successivo marchio in cui la lettera è inserita in marchio complesso

La Starwood Hotels & Resorts Wordlwide, grande catena titolare di strutture alberghiere in tutto il mondo,  è titolare di svariati marchi rappresentanti la lettera dell’alfabeto <W>.

Si accorge che altra azienda usa marchio simile pur se complesso , facendola precedere dalla parola <La Bottega>, in caratere più piccolo e con sovrapposizione merceologica.

Il Trib. di Roma con sent. 203/2021 del 07.01.2021, RG 36301/2016 accerta la validità del marchio attoreo, confemando un orientamento ormai consolidato (c’erano state opinioni opposte in passato): la lettera singola è tutelabile , almeno astrattametne (cioè tipologicamente).  E ciò anche senza particolari specifiche grafiche . Del resto la legge non è equivoca sul punto (art. 7/1 prima parte, cpi).

Anzi, è marchio forte, dice il Trib..

Nello stesso senso ricorda altri precedenti, anche propri (Trib. Roma sez. spec. sent. 9294/2012), cui si può aggiungere Trib. Roma  IX sez. 19.01.2015, G.A.D.I., 2016-XLV, § 6354, p. 171, massime 2 e 4 (sempre concernente il medesimo attore e il medesimo marchio <W>).

Trascura però di osservare che ciò non sottrae il marchio al giudizio sulla sua distintività in concreto.

Anzi è dubbio se si possa parlare di accertamento di validità in proposito, visto che il convenuto non ne ha contestato la validità (probabilmente è però esatto , se lo si ritiene un presupposto logico dei capi di sentenza accertativi della nullità e contraffazione del marchio del convenuto, quindi anche esso coperto da giudicato).

L’attrice aveva chiesto la dichiarazione sia di nullità che di contraffazione, la prima con inibitoria ex art. 21.3 cpi.  Quest’ultima è domanda non fondata , dato che la disposizione parla di nullità che comporti <<illiceità dell’uso>> e cioè ex art. 14/1.a-b (forse anche lettere c.bis segg., ma non la lettera c).

Un’inibitoria specifica poi non aggiunge nulla alla dichiarazione di nullità in termini di doverosità, dato che il divieto è già posto dal cit. art .21/3 cpi: però serve per agganciarla ad un’astreinte.

Nega il danno da lucro cessante (l’attrice aveva chiesto royalties al 10% come prezzo del consenso) dato che anche la condanna ex art. 125/2 cpu presuppone che un qualche danno sia provato. Liquida invece <<in via equitativa un risarcimento del danno emergente correlata all’incidenza negativa della contraffazione sulla unicità e sulla capacità distintiva del marchio ‘W’ contraffatto dalle convenute, che si quantifica in euro 10.000,00 alla data della decisione>> (motivazione un pò vaga).

Da notare che viene negato il rapporto di concorrnzialità (v. § 15). Se ne deduce che la violazione di un marchio altrui è possibile anche da parte di chi tecnicamente (e al momento) non ne è concorrente: cosa non strana, dato che solo il non uso per cinque anni penalizza chi non utilizzi il marchio per i prodotti per cui lo ha registrato.

Confondibilità tra marchi “atletici”

Altra sentenza-scuola intorno al giudizio di confondibilità tra due marchi , il primo complesso (denominativo-figurativo) e il secondo solo denominativo.

Si tratta di Trib. UE 15.10.2020, T-349/19, Decathlon c. EUIPO( – Athlon custom sportsewear) .

Quello sub iudice:

Quello anteriore fatto valere dall’opponente:

 – EU word mark DECATHLON

Il Tribunale non ravvisa la confondibilità, confermando il giudizio del Board of Appeal dell’EUIPO.

La parte più interessante è la comparazione tra segni, §§ 28-58, ove i consueti tre profili:  visual [prevalgono gli elementi di differenza, § 46], phonetic [simile, § 48] and conceptual comparison [simili per la parte di pubblico che comprende il significato, anche se il marchio successivo è debole, § 56, pur se la parte figurativa riduce la somigliazna, § 58 e § 78].

Interessante  è la individuazione del pubblico rilevante: dati i prodotti (abbigliamento sportivo), <<it is appropriate to take into account the public with the lowest level of attention, namely the general public, whose level of attention is normal.>>, § 24.

Però il marchio Decathlon è debole e la nota azienda francese cerca di far riconoscere che ha però acquisito distintività sufficiente (enhanced distinctive character): domanda però rigettata (come già presso EUIPO) perchè le prove riguardavano i servizi di distribuzione commerciale, non i prodotti, § 72, e per latre ragioni

Il Board di appello EUIPO aveva ritenuto che, < in the light of the ‘low’ degree of visual similarity between the signs at issue and of the absence of objective and solid evidence showing an enhanced distinctive character of the earlier mark for the goods upon which the opposition was based, there was, in spite of the identity of the goods at issue, no likelihood of confusion between the marks at issue for the relevant public throughout the European Union that perceived the words ‘decathlon’ and ‘athlon’ as having as similar meaning. According to the Board of Appeal, that applies even more so with respect to the relevant public that does not understand those words or only understands the meaning of one of them>> § 79.

Il Tribunale :

<< Next, it is appropriate to refer to the principle that a global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account and, in particular, between the similarity of the trade marks and that of the goods or services covered. Accordingly, a low degree of similarity between those goods or services may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (…) .  

Furthermore, in the global assessment of the likelihood of confusion, the visual, aural or conceptual aspects of the opposing signs do not always have the same weight and the extent of the similarity or difference between those signs may depend on their inherent qualities (see judgment of 22 February 2018, International Gaming Projects v EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, not published, EU:T:2018:91, paragraph 72 and the case-law cited).>>, §§ 87-88.

L’aspetto visuale è predominante nel caso specifico per due ragioni

<<In the first place, it is apparent from the case-law that, where the elements of similarity between two signs are the result of the fact that they have a weakly distinctive component in common, the impact of those elements of similarity on the global assessment of the likelihood of confusion is itself low (see judgment of 22 February 2018, TRIPLE TURBO, T‑210/17, not published, EU:T:2018:91, paragraph 73 and the case-law cited).

In the present case, it was found that the word element ‘athlon’, which was common to the signs at issue, had a weak distinctive character for part of the public and would not therefore be perceived as an indication of commercial origin (see paragraphs 53 to 57 above).

Consequently, the visual differences noted above, which arise primarily from the stylisation of the common word element and of the figurative element in the mark applied for, will dominate in the overall impression on the relevant public created by the signs at issue. Those differences will thus counteract the phonetic similarity and, for part of the public, the conceptual similarity resulting from the common word element ‘athlon’ and the concept to which it refers.

In the second place, the marketing circumstances are a relevant factor in the application of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001 and are to be taken into account at the stage of the global assessment of the likelihood of confusion and not at that of the assessment of the similarity of the signs at issue (judgment of 4 March 2020, EUIPO v Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, paragraph 70).

In the present case, the goods at issue, namely athletic clothes and hats, are in a sector in which visual perception of the marks will generally take place prior to purchase. Consequently, the visual aspect is of greater importance in the global assessment of the likelihood of confusion>>, §§ 90-94

Di conseguenza ,<< in the light in particular of the weak distinctive character of the element ‘athlon’, of the dominance of the weak, or even very weak, visual similarity and of the circumstances under which the goods in question are marketed, it follows from all the foregoing that there is no likelihood of confusion.>>, § 95

Il concorso in contraffazione di chi tiene in deposito (ed eventualmente spedisce) merci contraffatte per conto terzi (sulla posizione di Amazon Logistics)

Pende presso la Corte di Giustizia una causa relativa alla posizione di Amazon per lo stoccaggio e l’eventuale invio di merci per conto di un venditore, qualora si tratti di merci contraffatte: Coty Germany GmbH contro Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, C-567/18.

Sono state pubblicate le conclusioni 28.11.2019 dell’avvocato generale M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  (di seguito solo : AG) , delle quali mi occupo in questo post.    Si tratta di causa importante, quanto alle questioni trattate.

Coty, già protagonista di un’altra vertenza in tema di divieto di avvalersi di piattaforme elettroniche (amazon.de) nella distribuzione selettiva (Coty Germany GmbH c. Parfümerie Akzente GmbH, Corte di Giustizia 6 dicembre 2017, C-230/16), ha poi iniziato una lite in Germania, chiedendo ad Amazon il nome del venditore da cui provenivano i prodotti contraffatti. Amazon ha risposto che non sarebbe stato possibile risalire a tale impresa, § 12 (non è chiaro se per scelta o per impossibilità di recupero dei dati: verosimilmente si trattava della prima alternativa)

Coty allora ha proposto domanda di inibitoria contro Amazon, ritenendo che violasse il diritto di marchio : in particolare proponendo domanda di inibitoria dello stoccaggio o spedizione dei profumi marcati Davidoff hot water, § 13.

Il processo è arrivato al Bundesgerichtshof, il quale, pur ritenendo che non vi fosse contraffazione addebitabile ad Amazon (§ 18), ha ugualmente proposto la seguente domanda pregiudiziale: «Se una persona che immagazzina prodotti lesivi dei diritti di un marchio per conto di un terzo, senza aver conoscenza della violazione, effettui lo stoccaggio di tali prodotti ai fini dell’offerta o dell’immissione in commercio, nel caso in cui solo il terzo, e non anche la persona stessa, intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti».

La normativa applicabile è quella del regolamento 207 del 2009, poi sostituito dal reg. 2017 n° 1001. Il giudice del rinvio ragiona su entrambi , ma sottolinea che deve applicarsi quello ora in vigore (2017/1001), forse perché la misura richiesta è processuale (riporta infatti l’AG: <<, data la natura dell’azione proposta>>: § 4): affermazione però di dubbia esattezza, poiché è dubbio che sia processuale l’inibitoria, essendo una delle misure a tutela del diritto.  Tuttavia si dice ivi che non ci sono state modifiche significative tra le due normative.

Ragionerò quindi sul regolamento del 2017 n. 1001-

Le  norme rilevanti sono:

– l’articolo 9 comma 2, che indica quando c’è contraffazione : <<Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando: ...>>;

– l’articolo 9 comma 3, che precisa alcune fattispecie rientranti nel comma 2, e in particolare la lettera B : <<Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2: …b) l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;>>

L’AG nei §§ 33-43 esamina precedenti sentenze in tema di uso del segno di terzi da parte dell’intermediario e soprattutto la sentenza L’Oréal ed altri c. eBay 12.07.2011,  C‑324/09.

Ai §§ 41 e 42 propone una duplice alternative interpretativa, a seconda che si dia un’accezione ristretta o lata ai servizi offerti da Amazon (impostazione già presente i paragrafi 22 e 27) (impostazione importante visto che percorre tutte le sue Conclusioni)

Passa poi ad indicare i requisiti per aversi la fattispecie di “stoccaggio ai fini dell’immissione in commercio”, di cui all’articolo 9 c. 3 lettera b) (§ 44 ss); anche lo stoccaggio, del resto, rileva solo se finalizzato alla  immissione in commercio, come si ricava pianamente dal dettato della norma (§ 47).

L’ AG  conclude dunque che sono due le condizioni per  per ravvisare la ricorrenza di tale fattispecie: 1) un elemento materiale e 2) un elemento intenzionale (cioè la volontà di possesso ai fini dell’immissione in commercio) (§ 48).

POSSESSO – circa il possesso l’AG dice che, se si intende in senso stretto il servizio di Amazon Logistics, probabilmente non ricorre

Tuttavia  la valutazione potrebbe essere diversa, <<se si adottasse l’approccio alternativo ai fatti al quale ho fatto riferimento in precedenza. In tale ottica, la Amazon Services e la Amazon FC, che partecipano entrambe a un modello integrato di negozio, tengono un comportamento attivo nel processo di vendita, che è per l’appunto ciò che la norma esemplifica là dove elenca atti quali «l’offerta», «l’immissione in commercio» e «lo stoccaggio dei prodotti a tali fini». Corollario di siffatto comportamento attivo sarebbe l’apparente controllo assoluto del processo di vendita>> § 51.

In particolare l’AG ricorda la complessità del servizio offerto da Amazon Logistics:  <<con il programma «Logistica di Amazon» le imprese di tale gruppo, che agiscono in modo coordinato, non si occupano soltanto dello stoccaggio e del trasporto «neutri» dei prodotti, bensì di una gamma di attività molto più ampia.  Infatti, optando per detto programma, il venditore consegna ad Amazon i prodotti selezionati dal cliente e le imprese del gruppo Amazon li ricevono, li stoccano nei loro centri di distribuzione, li preparano (possono anche etichettarli, imballarli adeguatamente o confezionarli come regali) e li spediscono all’acquirente. Amazon può occuparsi anche della pubblicità (37) e della diffusione delle offerte sul proprio sito Internet. Inoltre, Amazon offre il servizio clienti per le richieste di informazioni e i resi e gestisce i rimborsi dei prodotti difettosi (38). Sempre Amazon riceve dal cliente il pagamento delle merci, trasferendolo poi al venditore sul suo conto bancario (39).      Tale coinvolgimento attivo e coordinato delle imprese del gruppo Amazon nella commercializzazione dei prodotti comporta l’assunzione di buona parte dei compiti del venditore, del quale Amazon svolge il «lavoro pesante», come evidenziato sul suo sito Internet. Su tale pagina si può leggere, quale incentivo al venditore per aderire al programma «Logistica di Amazon», la seguente frase: «Inviaci i tuoi prodotti e lascia che ci occupiamo del resto». In tali circostanze, le imprese del gruppo Amazon tengono «un comportamento attivo [ed esercitano] un controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso [del marchio]»>> (§§ 55-57).

Se dunque nel caso di specie fosse confermato che le imprese del gruppo Amazon hanno prestato tali servizi (o quanto meno i più importanti) nell’ambito del programma «Logistica di Amazon», <<si potrebbe ritenere che, in qualità vuoi di gestori del mercato elettronico vuoi di depositari, esse svolgano funzioni nell’immissione in commercio del prodotto che vanno oltre la mera creazione delle condizioni tecniche per l’uso del segno. Di conseguenza, dinanzi a un prodotto lesivo dei diritti del titolare di un marchio, la reazione di quest’ultimo potrebbe legittimamente consistere nel vietare loro l’uso del segno>> § 58.

Nè del resto sono applicabili le esenzioni alla responsabilità previste dalla direttiva 2000/31  articolo 14 paragrafo 1, stante la non neutralità di Amazon (paragrafo 62).

Quest’ultima affermazione lascia perplessi per due motivi:

motivo 1 :  perché è assai dubbio che il servizio di stoccaggio fisico rientri nel concetto di <<servizi della società dell’informazione>>. Tale nozione secondo  l’art. 2 dir. 2000/31 è costituita dai <<servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE>>, la quale così recita:

<< “servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende:

– “a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

– “per via elettronica”: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

– “a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Nell’allegato V figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.

La presente direttiva non si applica:

– ai servizi di radiodiffusione sonora,

– ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all’articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE (*).>>

Ebbene, il servizio di stoccaggio e spedizione non è <<prestato (…) a distanza, per via elettronica>>!

Può essere invocata a conferma in tale senso Corte Giustizia 20.12.2017, C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi c. Uber Systems SpainSL. La C.G. ha detto che la mera intermediazione tra domanda ed offerta di servizi di trasporto rientra bensì nel concetto di «servizio della società dell’informazione» (§ 35). Però il servizio di Uber non è solo questo o meglio la sua intermediazione è così ampia che è essa stessa ad offrire sul mercato il servizio di trasporto (§§ 37-40): per cui complessivamente è questo il servizio offerto da Uber. Analoghe considerazioni valgono nel nostro caso: in Amazon Logistics lo stoccaggio e il deposito hanno importanza non minore della presenza sul marketplace digitale, come il software di Uber è la premessa per l’esecuzione poi del trasporto.

La Corte di Giustizia invece ha ragionato in modo opposto nel recente caso Airbnb (sentenza 19.12.2019, C-390/18). Qui ha ravvisato un «servizio della società dell’informazione» , dato che <<la raccolta delle offerte presentate in modo coordinato con l’aggiunta di strumenti per la ricerca, la localizzazione e il confronto di tali offerte costituisce, per la sua importanza, un servizio che non può essere considerato come un semplice accessorio di un servizio globale al quale vada applicata una qualifica giuridica diversa, ossia una prestazione di alloggio>> (§ 54 e in generale §§ 52-57)

motivo 2: perché la domanda azionata da Coty era di inibitoria e le inibitorie verso gli intermediari prescindono per opinione comunemente ricevuta dalle necessità di una loro corresponsabilità civile.

L’ELEMENTO INTENZIONALE  (il fine di offrire o immettere in commercio i prodotti stoccati o posseduti) – Nei §§§ 64 ss. , l’AG ricorda che già l’impostazione del giudice a quo escludeva la presenza dell’elemento del possesso o detenzione, dal momento che elemento soggettivo veniva ravvisato solamente in capo al terzo e non ad Amazon (§ 67). Anche qui però la l’AG dice che , aderendo ad un concetto più ampio di servizio offerto da Amazon, la conclusione potrebbe essere diversa:  <<anche in tal caso, però, la risposta potrebbe essere diversa qualora si adottasse un’interpretazione dei fatti che ponga l’accento sulla situazione specifica delle imprese di Amazon in quanto ampiamente implicate nella commercializzazione dei prodotti in questione, nell’ambito del programma «Logistica di Amazon» . In tale prospettiva, che supera ampiamente quella di un mero assistente neutro del venditore, è difficile negare che dette imprese intendano anch’esse, insieme al venditore, offrire o immettere in commercio i prodotti controversi.>> (§ 68-69).

LA RESPONSABILITà (RISARCITORIA, PARREBBE) – Circa la responsabilità infine, da intendere parrebbe come soggezione al rimedio del risarcimento del danno, l’AG offre alcune considerazioni alla lettera C), §§ 70 ss. Se tale mia interpretazione (riferimento al risarcimento del danno) è corretta, la pertinenza di quest’ultima parte delle conclusioni è dubbia: il rinvio pregiudiziale infatti si concentrava solo sul se ricorresse o meno il concetto normativo di stoccaggio, senza menzionare il rimedio risarcitorio (v. quesito al paragrafo 19). La violazione del diritto e la risarcibilità dell’eventuale , però, costituiscono due profili diversi.

L’AG ai §§ 71-75 ricorda alcune norme europee, che danno rilevanza all’elemento soggettivo. Egli ancora distingue le due configurazioni possibili del servizio di Amazon Logistics, distinguendo infatti in base al ruolo concretamente svolto dall’intermediario. L’AG concede che i meri depositari vadano esenti da responsabilità (§§ 79-80). Il panorama è invece diverso <<quando si tratta di imprese come le resistenti, che, fornendo i loro servizi nell’ambito del programma «Logistica di Amazon», partecipano all’immissione in commercio dei prodotti con le modalità precedentemente illustrate. Il giudice del rinvio afferma che tali imprese non erano a conoscenza del fatto che i prodotti violassero il diritto di marchio di cui era licenziataria la Coty Germany, ma ritengo che tale mancata conoscenza non le esima necessariamente da responsabilità. Il fatto che tali imprese siano fortemente coinvolte nella commercializzazione dei prodotti attraverso il suddetto programma implica che si possa richiedere loro una cura (diligenza) particolare quanto al controllo della liceità dei beni che immettono in commercio. Proprio perché sono consapevoli che, senza un tale controllo (52), potrebbero facilmente servire da tramite per la vendita di «prodotti illeciti, contraffatti, piratati, rubati o comunque illeciti o contrari all’etica, che ledono i diritti di proprietà di terzi» (53), esse non possono sottrarsi alla propria responsabilità semplicemente attribuendola in via esclusiva al venditore>>. ( § 81-82).

L’intera causa lascia perplessi dal momento che le condizioni per l’emissione delle  inibitorie (ciò che aveva chiesto Coty inizialmente in Germania) sono notoriamente lasciate ai diritti nazionali, come si ricava senza particolari difficoltà dall’articolo 11 dir. 48/2004, ultima parte. Per cui la ricerca di un elemento soggettivo per la sottoposizione ad inibitoria è probabilmente non pertinente. Del resto il giudice a quo aveva semplicemente chiesto se, secondo la normativa europea, la fattispecie integrasse o meno il concetto di <<stoccaggio>> dei prodotti contraffatti, senza alludere minimamente il profilo soggettivo (v. quesito al § 19).

Staremo a vedere la risposta della Corte su questi importanti -anzi apicali- aspetti  del diritto europeo della proprietà intellettuale