La rimozione del marchio (“smarchiatura”) da un giaccone in occasione di evento pubblico costituisce violazione del marchio?

Risponde di si Trib. Torino 11.03.2022, sent. n. 1102/2022 – RG 25850/2019, rel. La Manna, nell’interessnte caso K-Way.

Al cantente Nicky Jam fu fatto offuscare il marchio K-Way sul suo giubbotto in occasine del video ufficiale della Fifa World Cup 2018.

Norme azionate e usate dal giudice per accogliere la domanda: ART. 5 E 20 .C 2 CPI

La parte motivatoria più rilevante è la seguente:

<< 2.3) Né può affermarsi quanto sostenuto dalla convenuta in merito alla insussistenza dei presupposti
per l’applicazione delle citate disposizioni in quanto non vi sarebbe stata alcuna immissione in
commercio del giubbotto essendo lo stesso stato acquistato dal cantante ai fini del proprio personale
godimento. L’eccezione non è pertinente in quanto se è vero non risulta contestata l’appartenenza del
giubbotto al cantante vero anche è che proprio con l’utilizzo di quel giubbotto e all’alterazione del
marchio che lo contraddistingue che
il video è stato girato e diffuso a livello mondiale, vista la
risonanza dell’evento, con tutte le conseguenti ricadute commerciali a vantaggio, anche delle
convenute.    Appare evidente, quindi, che nel caso di specie non vi è stata alcun esaurimento del marchio
atteso che il giubbotto, pur appartenendo al cantante, non è stato utilizzato a scopo di mero godimento
o nell’ambito della fisiologica immissione nel circuito economico ma
specificamente al fine di
realizzare un video destinato alla promozione di un evento di rilevanza mondiale
quale il
Mondiale di calcio Russia 2018. Realizzazione e diffusione di tale video che sono avvenute proprio ad
opera delle parti convenute.
Né può trovare ancora accoglimento la tesi secondo cui gli illeciti commessi difetterebbero
dell’elemento soggettivo laddove dalla stessa narrazione dei fatti operata dalla parte convenuta emerge
inequivocabilmente come la stessa fosse ben consapevole del comportamento tenuto essendo
l’oscuramento stato eseguito proprio dalla Sony al fine di aggirare i divieti di utilizzo di prodotti non
riferibili agli sponsor ufficiali della manifestazione.
La posizione della parte attrice è, pertanto, da riconoscersi meritevole di tutela non sotto il profilo di un
suo diritto a vedere accostato il suo marchio alla manifestazione sportiva in oggetto, diritto peraltro
neppure reclamato dalla stessa attrice, bensì sotto il profilo del diritto della stessa a non vedersi alterare
il logo del proprio prodotto e, conseguentemente, a non vedersene ledere il prestigio e il valore
promozionale.
Sotto tale profilo, pertanto, la condotta posta in essere dalle parti convenute è da ritenersi contrastante
con i principi di cui agli artt. 5 Cpi e 13 Rmue nonché di cui allo stesso art. 20 Cpi, rappresentando
l’oscuramento del logo una ipotesi di contraffazione. Il comportamento rileva, inoltre, anche sotto il
profilo della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. in quanto è pacifico che Basicnet operi anche sul
mercato della promozione di video pubblicitari dei propri prodotti e la diffusione di un video
contenente un prodotto Basicnet modificato senza il suo consenso in modo da alterarne la capacità
distintiva rappresenta un’ipotesi di comportamento non conforme alla correttezza professionale
rilevante ai sensi dell’art. 2598 co. 3 cpc.
>>

L’esattezza del passaggio però è dubbia: non pare rientrare nella privativa il diritto di impedire all’utilizzatore di usare il prodotto senza il marchio inizialmente apposto, anche se ciò avvenga in sede commerciale.

Interessante è anche la determinazione del danno ai sensi della royalty raginevole ex 125.2 cpi

Il post di addio sui social, indirattamente o velartamente critici verso l’ex datore di lavoro, non costitujice uso del marchio di quest’ultimo

Un allenatore di baseball, prima di sciogliere il rapporto di lavoro col college, carica cinque post su Twitter di saluto, dando ntizia della cessazione .

L’ultimo dice < “Per the threat of legal action from my former university this Twitter account will be deleted or taken over by the university. My affiliation with this account will end Monday. Thank you all again for your support.”  >

Il college lo cita azionando alcune disposizioni della legge sui segni distintivi (Section 43(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a), i )

Serve però che ricorra l’ “uso nel commercio” (da noi art. 20.c.1. prima parte, cpi).

Da quanto è ivi esposto, è evidente che tale uso non ricorre.

La corte  NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS EASTERN DIVISION 16 settembre 2022, St. Xavier University b. Rocco Mossuto, caso, caso  No. 20-cv-05206 , pure la pensa così:

<< Next, as to the merits of the motion, Mossuto argues that he is entitled to summary judgment on SXU’s trademark infringement claim because SXU has not met the commercial use
requirement of the Lanham Act—that is, that the alleged infringement was “in connection with any
goods or services.” 15 U.S.C. § 1125(a). While the Seventh Circuit has not yet squarely opined on
this issue, the opinions of several other circuit courts are persuasive.
See Bosley, 403 F.3d at 680
(holding that plaintiff could not use the Lanham Act as a sword to silence noncompetitor
defendant’s criticism because defendant’s use of plaintiff’s trademark was not “in connection with
the sale of goods”);
Utah Lighthouse Ministry, 527 F.3d at 1053 (affirming summary judgment for
defendants where defendants’ use of plaintiff’s trademark was not in connection with any goods or
services);
Radiance Found., Inc. v. N.A.A.C.P., 786 F.3d 316 (4th Cir. 2015) (holding that the “‘in
connection with’ language must denote a real nexus with goods or services…”);
Taubman Co. v.
Webfeats
, 319 F.3d 770 (6th Cir. 2003) (“If [defendant’s] use is commercial, then, and only then, do we analyze his use for a likelihood of confusion.”).

SXU responds, without support, that Mossuto’s allegedly infringing conduct satisfies the commercial use requirement because “posting information on a social media service in connection
with a trademark is commercial speech subject to the Lanham Act.” (Dkt. 69 at 5.) The Court agrees with the Tenth Circuit that not every use of the internet is commercial for purposes of the
Lanham Act.    See Utah Lighthouse Ministry, 527 F.3d at 1054. Such a holding would “greatly expand
the scope of the Lanham Act to encompass objectively noncommercial speech.”
Id. In addition,
that the Patent and Trademark Office allows registration of trademarks for the purpose of providing
information via the internet, SXU argues, is evidence that such a restriction does not exist.

A plain reading of the Lanham Act is evidence to the contrary. 15 U.S.C. § 1125(a)(1) (“Any person who,
on or in connection with any goods or services…”). SXU must show something more to connect Mossuto’s actions to goods or services sufficient to sustain a Lanham Act claim.
The undisputed evidence shows that Mossuto’s use of SXU’s trademark was not
commercial. Though SXU readily admits that Mossuto did not use the Twitter Account for any
monetary purpose, it nevertheless brings this claim under the Lanham Act for an alleged trademark
infringement that lasted a few hours. (Dkt. 73, ¶ 47–48.) The real issue seems to be that Mossuto
used the Twitter Account as a platform to criticize SXU’s reasons for terminating his employment.
Such a use is not actionable under the Lanham Act.
See Utah Lighthouse Ministry, 527 F.3d at 1053
(“In our view, the defendant… must use the mark in connection with the goods or services of a
competing producer, not merely to make a comment on the trademark owner’s goods or services.”)
>>

Lo scontato esito imporrebbe, da noi, la condanna attorea per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)

Sulla responsabilità di Amazon per prodotti in violazione di marchio venduti da terzi sul suo marketplace

Sono arrivate la conclusioni 02.06.2021 del bravo avvocato generale Szpunar nella causa C-148/21 e C-184/21, Louboutin c. Amazon.

Il quesito è semplice ma importante: Amazon è responsabile per le contraffazioni di marchio realizzate da terzi con prodotti venduti sul suo market place tramite i servizi accessori di stoccaggio e distribuzione?

L’AG dice di no e la analisi è incentrata sul cocnetto di <uso> posto dalla dir. 2017/1001 art. 9.2.

Si noti che si tratta di responsabilità diretta per violazione di disciplina sui marchi, che è armonizzata a livello euroeo: non di quella indiretta per concorso in illecito civile generale , ancora di competenzxsa nazionale (la distinzione è ricordata dall’AG, § 76 ss):

A parte che le categorie responsabilità diretta/indiretta hanno base teorica precaria , dato che l’art. 2055 non distingue , vediamo i punti salienti del ragionamento.

Il primo è quello per cui l’analisi va fatta dal punto di vista dell’utente medio dei prodotti de quibus, §§ 58-61 e § 72.

Il secondo è che A. è precisa nel distinguiere i segni distintivi propri da quelli usati dai clienti sul marketplace, § 86.

Nemmeno i servizi aggiuntivi e valore aggiunto di stoccaggio e distribuzione possono dire che ci sia un USO del segno altrui da parte di A., §§ 92 e 95

Si può concordare o meno col ragionamento.   L’AG comunque pare svalutare il riferimento nell’art. 9/3 del cit. reg. 2017/1001 allo stoccaggio e alla comunicazione commerciale.       Se in queste fasi della sua attività A. permette l’uso di segni in violazione, come può dirsi che non ne faccia <uso>? Quanto meno come concorso, fattispecie da ritenersi rientrante nell’armonizzazione europea (non potendosi farvi rientrare solo le violazioni monosoggettive)?

Dato il modello di business di A., il problema poi può porsi anche per altre privative armonizzate (diritto di autore, design) .

Può forse porsi anche per altre discipline settoriali come la responsabilità del produittore (però A. è ben attenta a dare tutte le informazioni sul  prodotture per evitare l’applcaizione dell’art. 116 cod. cons.) o la garanzia di conformità ex art. 128 cod. cons. (A. può considerarsi <venditore> quando eroga i citt. servizi aggiuntivi?)

lite su marchio tra studi legali e concetto di “uso” in caso di presenza su annuari pubblicitari

Interessante caso tedesco portato all’attenzione delle Corte di Giustizia (CG) che lo decide con sentenza 02.07.2020, C-684/19, mk advokaten GbR contro MBK Rechtsanwälte GbR.

Uno studio legale tedesco (MBK Recthtsanäalte, di seguito solo: Mbk R.) ottiene ragione contro altro studio legale (Mk Advokaten, di seguito solo: mk a.) per l’uso indebito del proprio marchio (acronimo, forse) <<MBK>> per servizi giuricici.

La sentenza passa in giudicato.

In seguito Mbk R. si accorge che su Google, digitando <MBK Recthtsanwälte>, le risposte portano ancora a <mk a.> e apre nuova lite.

<mk a.> si difende dicendo che queste nuove presenze in rete derivano dalla propria risalente presenza sull’annuario Das Örtliche . Nulla però può esserle ora addebitato, avendo esso fatto tutto chò che si poteva pretendere e cioè essendosi  cancellata dall’annuario stesso.

Ne segue , direi, che gli utilizzi da parte di terzi (motori di ricerca o altri annuari o comunque servizi pubblicitari) o avevano preso il marchio prima della cancellazione ma l’avevano usato dopo (o già prima ma i titolari non se ne erano accorti) oppuire l’avevano preso dopo poichè l’annuario non aveva dato applicazione (tempstiva) alla domanda di cancellazione (non è chiarito a quando risalga la ripresa da parte di quesrti terzi del segno presso l’annuario, sempre che sia tecnicamente accertabile).

Pertanto la questione giuridica consiste nel capire se la ripresa da parte di terzi dei segni distintivi altrui, presenti sull’annuario, sia qualificabile come <uso del segno> da parte dell’iniziale inserzionista <mk a.> ex art. 5 dir. 2008/95 Diritti conferiti dal marchio di impresa.

La risposta è intuitivamente negativa: la ripresa da parte dei terzi del segno MBK presente sull’annuario non può essere imputato a <mk a.> (in mancanza di responsabilità vicaria o simili).

La Corte così si esprime: <<infatti, il termine «usare» che figura all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 implica un comportamento attivo e il controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso. Ciò non accade se tale atto viene effettuato da un operatore indipendente senza il consenso dell’inserzionista … n conformità a tale giurisprudenza della Corte, spetterà, nella specie, al giudice del rinvio esaminare se derivi da un comportamento della mk advokaten, nel contesto di una relazione diretta o indiretta tra essa e i gestori dei siti Internet in parola, che tali gestori avessero messo l’annuncio on-line su commissione e per conto della mk advokaten. In assenza di un comportamento siffatto, si dovrebbe concludere che la MBK Rechtsanwälte non è legittimata, in forza del diritto di esclusiva previsto all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, ad agire contro la mk advokaten in conseguenza della pubblicazione on-line dell’inserzione su siti Internet diversi da quello dell’annuario Das Örtliche>> (§§ 23 e 25).

Ciò che non può  essere messo in dubbio.

E’ piuttosto interessante il cenno seguente: <Ciò non pregiudicherebbe, eventualmente, la possibilità per la MBK Rechtsanwälte di reclamare dalla mk advokaten la restituzione di vantaggi economici in base alle norme nazionali né quella di agire contro i gestori dei siti Internet in questione> §26.

Se il riferimetno ai vantaggi è un riferimento all’ingiusto arricchimento, effettivametne la competenza è solo del diritto nazionale.

Se invece il riferimento è al recupero dei profitti illeciti, allora opera l’armonizzazione prodotta dalla possibilità di introdurlo contemplata dall’art. 13 ult. §, dir. 2004/48.

Molto interessante infine è il cenno alla giurisprudenza tedesca sul dovere non solo di cancellarsi da un sito di annunci pubblicitari , su cui ci si era iscritti, ma anche di <<verificare, con l’aiuto degli usuali motori di ricerca, che i gestori di altri siti Internet non abbiano ripreso l’annuncio stesso e, se ciò accade, intraprendere un serio tentativo per far cancellare detti successivi referenziamenti. Tale giurisprudenza sarebbe fondata sulla considerazione che ogni presentazione dell’annuncio va a beneficio della persona i cui prodotti e servizi vengono in tal modo promossi. Spetterebbe di conseguenza a tale persona svolgere, in caso di pregiudizio di un altrui diritto, le attività necessarie affinché tutte le occorrenze su Internet dell’annuncio di cui trattasi siano soppresse.>>, §§ 13-14.

Sarebbe interessante ragionare sul se l’omissione di tale verifica costituisse culpa pure secondo il nostro art. 2043 e/o secondo il (complesso tema del) profilo soggettivo della violazione di marchio.

In sentenza è abbondantamente citato il precedente CG 03.03.2016, C-179/15, Daimler AG contro Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft., di provenienza ungherese ove però i) l’iniziale presenza in internet era stata autorizzata dal titolare in base a contratto poi risolto, ii) l’inserzionista aveva chiesto a vari siti internet di cessare l’abbinamento del proprio nome al segno <Mercedez Benz>. La massima pertinente dice: << L’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio di impresa tale da dare l’impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest’ultimo e il titolare del marchio, non fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione dell’annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l’annuncio, di cancellare quest’ultimo o la dicitura del marchio che vi figura.                  Infatti, se la messa in rete, su un sito Internet di ricerca, di un annuncio pubblicitario che menziona un marchio altrui è imputabile all’inserzionista che ha commissionato tale annuncio e su istruzione del quale il gestore di tale sito, in qualità di prestatore di servizio, ha agito, non si possono, invece, imputare a tale inserzionista atti o omissioni di un tale prestatore che, deliberatamente o per negligenza, non tiene conto delle istruzioni espressamente fornite da detto inserzionista volte, precisamente, a evitare tale uso del marchio. Pertanto, qualora detto prestatore si astenga dal dar seguito alla richiesta dell’inserzionista di cancellare l’annuncio in questione o la dicitura del marchio che vi figura, la comparsa di tale dicitura sul sito Internet di ricerca non può più essere considerata un uso del marchio da parte dell’inserzionista>>

Sulla qualità di contraffattore del mero depositario di merci contraffatte: la lite Coty contro Amazon (il caso Davidoff)

la Corte di Giustizia (poi: CG) con sentenza 2 aprile 2020, C-567/18, Coty Germany contro Amazon Services Europe ed altre soc. del gruppo , decide la nota lite promossa da in sede Europea da Coty contro il gruppo  Amazon.

Coty è titolare di licenza sul marchio Ue Davidoff, per profumi

Nel 2014 Coty scopriva che su internet veniva venduto un profumo in contraffazione.

Sembra di capire -ma non è detto in modo chiaro- che tali flaconi provenissero dalla nota casa profumiera, ma che avessero  avuto un’iniziale destinazione extraeuropea: per cui su di essi non era si era verificato il c.d. esaurimento del diritto, paragrafo 10.

La non applicazione dell’esaurimento alle merci provenienti dal di fuori della UE costitusice ormai diritto vivente, anche se privo di fondamento sicuro.

La CG  precisa che venditore era un soggetto a terzo, non Amazon stesso: il quale aveva il mero ruolo di depositario e poi di spedizioniere  per conto della venditrice, paragrafo 10

Coty invitava Amazon a rimetterle tutti i flaconi di profumo. Scopriva poi che una parte di questi erano di proprietà di un diverso venditore e chiedeva ad Amazon di indicarglielo. Amazon rispondeva di non essere in grado di fare ciò, paragrafo 11 (non è detto se perchè priva di informazioni o perchè impedita giuridicamente dal fornirle).

La società che gestiva il deposito era Amazon FC graben, paragrafo 9.

Coty cita dunque in giudizio sia Amazon Service Europe che Amazon FC Graben, ritenendo che avessero violato il diritto sul marchio controverso. In particolare chiedeva che fossero condannate ad astenersi dallo stoccaggio dallo spedire o a farsi toccare o a far spedire in Germania nel commercio profumi recanti il marchio Davidoff Hot Water, qualora non fossero stati immessi in commercio nell’Unione con il suo consenso (paragrafo 12)

Il quesito sollevato dal BGH Bundesgerichtshof è il seguente : <<Se una persona che conserva per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, effettui lo stoccaggio di tali prodotti ai fini dell’offerta o dell’immissione in commercio, nel caso in cui solo il terzo, e non anche essa stessa, intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti».>>,  paragrafo 18

Le norme applicabili sono l’articolo 9 paragrafo 2 lettera B del regolamento 207 2009 (corrispondente all’articolo 9 paragrafo 3 lettera B del regolamento 2017/1001)

Dagli atti dunque risulta che Amazon si limitasse al magazzinaggio senza averli offerti in vendita o averli messi in commercio essa stessa e nemmeno intendesse farlo in futuro, paragrafo 34

Bisogna allora capire se questa operazione costituisca un <uso> ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 1 regolamento 207: in particolare se configuri uno <<stoccaggio>> ai sensi del 9 paragrafo 2 lettera B.

La risposta è negativa: non costitusice stoccaggio.

La Corte dice che il verbo <usare> implica un comportamento attivo e un controllo sull’atto che costituirebbe <uso>. Del resto nell’elenco il § 2 fa uso di comportamenti attivi da parte del terzo, paragrafo 37: solo un terzo, che ha il controllo diretto e indiretto sull’atto che costituisce l’uso, è in grado di cessare tale uso e quindi conformarsi al divieto , paragrafo 38.

La corte ha anche precisato che l’uso vietato implica che l’uso avvenga nell’ambito della comunicazione commerciale del soggetto accusato, paragrafo 39

Ne consegue che <<affinché il magazzinaggio di prodotti rivestiti di segni identici o simili a marchi possa essere qualificato come «uso» di tali segni, occorre pure, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, che l’operatore economico che effettua tale magazzinaggio persegua in prima persona le finalità cui si riferiscono tali disposizioni, che consistono nell’offerta dei prodotti o nella loro immissione in commercio>> , paragrafo 45

A dire il vero il tenore letterale dell’articolo 9 paragrafo 2  in particolare lettera B del regolamento 207 non dice questo: nè parrebbe n prima battuta desumibile.

Astrattamente potrebbe ritenersi che l’esclusiva si estendesse anche alla condotta di chi, pur non sapendo, pone in essere atti strumentali all’atto successivo, che veramente è più significativamente lede gli interessi economici del titolare del marchio (la vendita)..

Tuttavia le altre  condotte elencate nel medesimo paragrafo 2  lasciano forse intendere che giuridicamente risponde delle stesse solo chi ne fruirà e cioè chi hai il potere di deciderle:  questi due aspetti di solito vanno assieme, anche se la realtà potrebbe essere meno semplice dell’ipotesi teorica.

Nel caso sub iudice il giudice del rinvio aveva indicato <<senza ambiguità che non hanno esse stesse offerto in vendita i prodotti di cui trattasi né li hanno immessi in commercio, precisando, anzi, nel testo della sua questione, che è solo il terzo che intende offrire i prodotti o immetterli in commercio. Ne consegue che esse non fanno, di per sé, uso del segno nell’ambito della loro comunicazione commerciale>>, p .47.

Sì badi però che il quesito sottoposto alla CG prevedeva l’ipotesi in cui il depositario non fosse a conoscenza della violazione.

Le cose possono dunque cambiare se il depositario è invece a conoscenza della violazione:  in questo caso è difficile evitare la qualificazione giuridica di <<compartecipe nell’illecito>>.

Tale evenienza è al confine tra diritto nazionale e diritto europeo, dal momento che la responsabilità civile generale non è armonizzata, ma solo quella derivante dal diritto dei marchi. Allora sorge il problema del se un depositario, consapevole della natura contraffattoria delle merci ricevute in deposito, sia responsabile e se lo sia solo in base alle norme nazionali di responsabilità civile (da noi art. 2055) oppure direttamente in base alle tutele previste  nella disciplina del marchio (armonizzata).

Del resto nella disciplina degli internet service provider, si dice che , quanto alla soggezione ad injunctions/ininibitoria, siano responsibile anche se non liable.

Cioè il concorso in materia armonizzata è di competenza della UE o del diritto statale? O ancora, quale è il profilo soggettivo della violazione di marchio (o design, o dirito d’autore)? rileva solo per il risarcimento del danno o per qualunque misura (anche per l’inibitoria)?

la Corte accenna a qualcosa del genere al paragrafo 49

Coty poi aveva chiesto alla CG di dire se un tale depositario potesse fruire del Safe Harbor previsto dall’articolo 14 paragrafo 1 della direttiva sul commercio elettronico numero 31 del 2000 paragrafo 50: la risposta sarebbe stata in astratto positiva, ricorrendone i requisiti.

Ma tale domanda non rientrava in quella pregiudiziale sollevata dal BGH e dunque non viene esaminato dalla CG.

In sintesi e operativamente  i depositari possono stare tranquilli qualora nulla sappiano della liceità o meno a delle merci ricevute in deposito. Entrano invece in acque incerte quando abbiano conoscenza certa o presunta dell’iliceità.