Categoria: I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti

Il tribunale UE su marchio costituito da tessuto ornamentale

Sul tema del marchio costituito da un disegno ripetuto (pattern), usato come rivestimento esterno (sulla cui disciplina non sempre c’è chiarezza), si pronuncia il tribunale UE con la sentenza 10 giugno 2020, T-105/19, Louis Vuitton Malletier c. Euipo.

Il motivo della stoffa di cui si chiedeva protezione era del tipo scozzese sulle tonalità del giallo e marron (v. foto in sentenza)

I prodotti indicati in domanda appartenevano alla classe 18 (borse, valigie etc.)

Il Tribunale dà alcuni utili insegnamenti. Ricorda ad es. la decisione del Board of  Appeal (poi <BoA>; del 22.11.2018, che è la decisione contestata) secondo cui a questi marchi si applicano le regole sui marchi tridimensionali , p. 16.

Inoltre, solo se si distanzia significativamente dalle regole e prassi del settore, può dirsi assolvere la funzione distintiva, p. 17.

Rleva poi che il BoA aveva basato il giudizio sul carattere distintivo (negandolo) su fatto notorio (well-known fact), ritenuto sufficiente dal Tribunale, trattandosi di operaizone logico-giuridica del tutto ammissibile,  §§ 19 e 29- 30.

Ecco la descrizione del marchio sub iudice: consisteva  <on the one hand, of a regular pattern of squares in two alternating colours, namely blue and beige, as confirmed by the parties during the hearing, which is reminiscent of a chequerboard pattern and, on the other hand, of a weft and warp structure, which constitutes a pattern within a pattern and appears on the inside of the squares in the manner of a weaving method shown by two interlacing threads> , p. 31.

il Tribunale concorda con il BoA sulla ordinarietà del motivo : <the chequerboard pattern is a basic and commonplace figurative pattern, since it is composed of a regular succession of squares of the same size which are differentiated by alternating different colours, one light and one dark, namely blue and beige. The pattern thus does not contain any notable variation in relation to the conventional representation of chequerboards and is the same as the traditional form of such a pattern>, p. 32.

infatti the <weft and warp [trama e ordito] pattern that appears on the inside of each of the chequerboard squares corresponds with the desired visual effect of interlacing two different fabrics, of whatever type they may be (wool, silk, leather, etc.), which is thus customary as regards goods such as those within Class 18>, § 33.

Perciò bene ha statuito il BoA quando ha detto che <the representation of a chequerboard in the alternating colours of blue and beige and the impression of interlacing threads did not, from a graphic point of view, contain any notable variation in relation to the conventional presentation of such goods, so that the relevant public would in fact perceive only a commonplace and everyday pattern>, p. 34,  e che <the juxtaposition of two elements that were not in themselves distinctive could not alter the perception of the relevant public as to the absence of distinctive character, ab initio, of the mark at issue as a whole. The juxtaposition of a chequerboard and of a weft and warp pattern does not give rise to any element that significantly diverges from the norm or customs of the sector concerned>, p. 35.

E’ dunque esatto affermare che <contrary to the applicant’s claims, the fact that the mark at issue was a basic and commonplace pattern that did not depart significantly from the norm or customs of the sector concerned was a well-known fact within the meaning of the case-law cited in paragraph 30 above>, p. 36.

Il secondo motivo di ricorso riguarda il profilo probatorio,  legato alla difesa di secondary meaning, p. 54 ss

Per accertare il secondary meaning, <the competent authority must carry out an examination by reference to the actual situation and make an overall assessment of the evidence that the mark has come to identify the goods or services concerned as originating from a particular undertaking (…) .   In that regard, account must be taken, inter alia, of the market share held by the mark, how intensive, geographically widespread and long-standing use of the mark has been, the amount invested by the undertaking in promoting the mark, the proportion of the relevant class of persons who, because of the mark, identify the product as originating from a particular undertaking, statements from chambers of commerce and industry or other professional associations as well as opinion polls (…)>, §§ 62-63.

Inoltre, in base al carattere unitario del marchio EU, <a sign must have distinctive character, inherent or acquired through use, throughout the European Union (…) .   Thus a sign may be registered as a European Union trade mark under Article 7(3) of Regulation 2017/1001 only if evidence is provided that it has acquired, through the use which has been made of it, distinctive character in the part of the European Union in which it did not, ab initio, have such character for the purposes of Article 7(1)(b). It follows that, with regard to a mark that is, ab initio, devoid of distinctive character across all Member States, such a mark can be registered pursuant to that provision only if it is proved that it has acquired distinctive character through use throughout the territory of the European Union (see, to that effect, judgment of 25 July 2018, Société des produits Nestlé and Others v Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P and C‑95/17 P, EU:C:2018:596, paragraphs 75 and 76 and the case-law cited).> p. 65-66

Anche se il secondary meaning deve provato in tutti gli Stati in cui non c’è era ab initio, sarebbe irragionevole <to require proof of such acquisition for each individual Member State (judgment of 24 May 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v OHIM, C‑98/11 P, EU:C:2012:307, paragraph 62).>, p. 67

Una cosa sono i fatti da provare, altra cosa sono i mezzi adottati a questo scopo: <No provision of Regulation 2017/1001 requires that the acquisition of distinctive character through use be established by separate evidence in each individual Member State> p. 68.

Ci avviciniamo al punto più importante, almeno a fini pratici. E’ dunque possible che le prove dedotte <to establish that a particular sign has acquired distinctive character through use is relevant with regard to several Member States, or even to the whole of the European Union. In particular, it is possible that, for certain goods or services, the economic operators have grouped several Member States together in the same distribution network and have treated those Member States, especially for marketing strategy purposes, as if they were one and the same national market. In such circumstances, the evidence for the use of a sign within such a cross-border market is likely to be relevant for all of the Member States concerned. The same is true when, due to a geographic, cultural or linguistic proximity between two Member States, the relevant public of the first has a sufficient knowledge of the products and services that are present on the national market of the second> p. 69.

Ne segue che, sebbene non sia necessario a fini di registrazione di un marchio privo di distintività in tutti gli stati UE, <that evidence be submitted, in respect of each individual Member State, of the acquisition by that mark of distinctive character through use, the evidence submitted must be capable of establishing such acquisition throughout the Member States of the European Union. In the case of a mark that does not have inherent distinctive character throughout the European Union, the distinctive character acquired through use of that mark must be shown throughout that territory, and not only in a substantial part or the majority of the territory of the European Union, and consequently, although such proof may be produced globally for all the Member States concerned or separately for different Member States or groups of Member States, it is not, however, sufficient that the party with the burden of providing such evidence merely produces evidence of such acquisition that does not cover part of the European Union, even a part consisting of only one Member State >, p. 70.

A conferma di ciò il Trib. ricorda giurisprudenza della CG , per la quale <although it must be proved that the mark at issue has acquired distinctive character throughout the European Union, the same types of evidence do not have to be provided in respect of each Member State (see judgment of 28 October 2009, Combination of the colours green and yellow, T‑137/08, EU:T:2009:417, paragraph 39 and the case-law cited)>, p. 71.

In breve, se ne traggono due insegnamenti:

1) la prova del significato secodnario deve essere data per tutti gli Stati, non solo per una parte sostanziale della UE;

2) la prova può essere cumulativa nel senso che un medesimo mezzo di prova può riguardare più Stati.

Segue poi un dettagliato esame  delle 68 prove (exhibits) , utile a fini pratici.

Il Tribunale , però, qui censura il BoA per aver irrazionalmente selezionato solo alcuni materiali probatori, relativi solo ad alcuni Stati (§§ 81-82 e segg.) e pertanto annnulla la decisione,  § 96

La Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncia sulla genericità del marchio “Booking.com”

E’ arrivata alla Corte Suprema la questione della distintività del marchio <booking.com> dell’omonima compagnia olandese, nota in tutto il mondo per i servizi di prenotazione on-line di alberghi e simili: è la sentenza 30 giugno 2020 n. 19-46, United States Patent and Trademark Office e altri c. Booking.com B.V.

Lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) aveva agito davanti alla Corte Suprema dopo due sconfitte nei gradi inferiori, pp. 5-6: in particolare proponeva alla C.S. l’accoglimento della regola per cui un termine generico rimane generico anche se unito al top level domain <.com>.

La Corte rigetta però la domanda

A p. 6 ricorda le regole principali in materia, secondo cui: i) è generico il termine che indica una classe di beni e servizi anziché alcune specifiche caratteristiche o esempi della classe; ii) Il giudizio di distintività riguarda l’intero segno e non una parte isolata; iii) è e decisivo il significato presso i consumatori.

Visto che le prove hanno dimostrato che<booking.com> non è percepito come generico dei consumatori, ciò basta per non ritenerlo generico, p. 7.

La Suprema Corte rigetta poi la forza del precedente Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U. S. 598 (addirittura del 1888!), secondo cui Goodyear Rubber Company non è suscettibile di appropriazione esclusiva: <<Standing alone, the term “Goodyear Rubber” could not serve as a trademark because it referred, in those days, to “well-known classes of goods produced by the process known as Goodyear’s invention.” (…) “[A]ddition of the word ‘Company’” supplied no protectable meaning, the Court concluded, because adding “Company” “only indicates that parties have formed an association or partnership to deal in such goods.” Ibid. Permitting exclusive rights in “Goodyear Rubber Company” (or “Wine Company, Cotton Company, or Grain Company”), the Court explained, would tread on the right of all persons “to deal in such articles, and to publish the fact to the world.”>>, p. 8.

Non si può invocare questo precedente, dice la SC, poichè il sistema dei nomi di dominio un’entità sola può avere un certo nome di dominio (ad es. <booking.com>),  sì che questa non può che essere un entità determinata e non un nome di genere. Ne segue che i consumatori, quando vedono <booking.com> pensano ad una specifica entità imprenditoriale e non ad un tipo generico di servizio, p. 9.

Infatti l’unico criterio è la percezione nel mercato: <<whether any given “generic.com” term is generic, we hold, depends on whether consumers in fact perceive that term as the name of a class or, instead, as a term capable of distinguishing among members of the class>>, p. 11.

Al § B la Corte affronta i profili di riduzione della concorrenza, che la registrazione comporterebbe: sono pure molto interessanti ma qui non possono essere affrontati perché richiederebbero esame specifico (v. sul punto l’opposta posizione del giudice Breyer, infra).

A parte la concurring opinion del giudice Sotomayor su profili secondari, è invece interessante l’opinione dissenziente del giudice Breyer, secondo il quale invece il segno <booking.com> è generico. Secondo lui, aggiungere il suffisso <.com> ad un termine generico, in linea di massima non aggiunge significato a quello proprio delle singole componenti . Infatti <<when a website uses an inherently distinctive secondlevel domain, it is obvious that adding “.com” merely denotes a website associated with that term. Any reasonably well-informed consumer would understand that “postit.com” is the website associated with Post-its. (…) Likewise, “plannedparenthood.com” is obviously just the website of Planned Parenthood (…) . Recognizing this feature of domain names, courts generally ignore the top-level domain when analyzing likelihood of confusion.(…) . Generic second-level domains are no different. The meaning conveyed by “Booking.com” is no more and no less than a website associated with its generic second-level domain, “booking.” This will ordinarily be true of any generic term plus “.com” combination. The term as a whole is just as generic as its constituent parts>>

Il punto più interessante dell’opinione dissenziente è quello relativo alla unicità del nome di dominio. Come detto sopra, questo punto è stato ritenuto decisivo dalla maggioranza per giudicare il segno “non generico” e per rigettare l’autorità della sentenza Goodyear.

La pensa all’opposto il giudice Breyer. Scondo lui (p. 7/8) questo  aspetto di funzionamento tecnico del sistema dei domain names non permette di differenziare dalla fattispecie esaminata in Goodyear.

infatti ad esempio <Wine Incorporated> implica l’esistenza di una specifica ed un’unica società incorporata secondo la legge di qualche Stato _USA. Analogamente i consumatori che si imbattessero in <The Wine Company> penserebbero ad una specifica compagnia e non al genere.  L’aggiunta  <<of the definite article “the” obviously does not transform the generic nature of that term>>, p.7. E’ irrilevante dire che i consumatori non lo usino come termine di genere e cioè che non direbbero mai <travelocity> [concorrente di Booking] è un booking.com intendo il genere, p. 7.

La questione non è semplice da dipanare ma alla fine è preferibile l’opinione del giudice Breyer. Del resto l’aggiunta di <Spa> o <srl> corrisponde  abbastanza sotto il profilo funzionale della comunicazione commerciale all’aggiunta di un top level domain. Anche da noi non può esistere una società con una denominazione identica ad un’altra (artt. 2564 e 2567 c.c.) e il fatto che ciò sia imposto dalla legge, anziché dalla dal profilo tecnico informatico, non permette di giungere a conclusioni diverse.

Quindi il marchio sub iudice doveva essere ritenuto generico, tranne l’effetto salvifico di un secondary meaning (da noi, ex art. 13 comma 3 CPI).

Sul grado di conoscenza del marchio nel mercato, Booking.com aveva portato gli esiti di sondaggi secondo cui <<74.8% of participants thought that “Booking.com” is a brand name, whereas 23.8% believed it was a generic name. App. 66. At the same time, 33% believed that “Washingmachine.com”— which does not correspond to any company—is a brand, and 60.8% thought it was generic>> p. 9.     Tuttavia questo sondaggio non induce il giudice Breyer a cambiare opinione: egli sembra anzi sostenere che l’imprecisione di questi sondaggi impedisca sempre di basarsi su di essi per affermare la distintività del segno. Qui la questione diventa probatoria: bisogna cioè capire se il sondaggio costituisca prova sufficiente di distintività oppure no.  Si tratta di una questione fattuale che può essere decisa solo caso per caso: e potrebbe anche essere decisa nel senso che un sondaggio è sufficiente a dare questa prova qualora secondo le regole della scienza statistica sia fatto molto bene e cioè sia  altamente rappresentativo.

E’ interessante la parte finale dell’opinione di Breyer sui profili anticoncorrenziali della registrazione di termini generici, pp. 10-11. Egli individua i seguenti: – il titolare di brevi e generici nome di dominio sono facili da ricordare;  – possono poi creare l’impressione di una maggiore autorevolezza e affidabilità ; – può comportare vantaggi specifici per la presenza in internet (profilo non chiaro); –  stante il sistema del nome di dominio, attribuisce  una automatica esclusività; – sono più facili da trovare per i consumatori i termini generici; – impediscono l’uso di termini simili (profilo non chiaro poiché se il marchio è assai debole, dobvrà sopportare un avvicinamento notevole dei segni dei concorrenti)

Sulla distintività di un marchio tridimensionale il caso degli stivali da neve Moon Boot

La Commissione di ricorso dell’EUIPO (di seguito solo: la Commissione) ha dato torto alla società italiana, produttrice dei notissimi stivali da neve Moon Boot, che pretendeva di proteggerli come marchio di forma. Si tratta della decisione 18 maggio 2020 nel proc. R 1093/2019-1, Tecnica Group SPA contro Zeitneu GmBH, (leggibile nel database EUIPO https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1093%2F2019-1 )

Moon Boot richiesti in registrazione come marchio 3D (foto tratta dal database eSearch, EUIPO)

Nel 2011 veniva depositata domanda di marchio tridimensionale del noto stivale (vedi foto sopra) e la domanda veniva accolta con registrazione nell’anno successivo. Nel 2017 ne veniva però richiesto da società svizzera l’annullamento per mancanza di distintività; nel 2019 veniva accolta l’istanza dichiarandosi la nullità del marchio per i motivi indicati al § 6.

La Commissione precisa che la normativa di riferimento è costituita dal reg. 2017/1001, § 11.

Al § 26 la Commissione ricorda la giurisprudenza a cui intende attenersi in materia di marchi tridimensionali.

Particolarmente importanti sono gli ultimi tre trattini che qui riporto

<< –  However, the perception of the average consumer is not necessarily the same in relation to a three-dimensional mark consisting of the appearance of the product itself as it is in relation to a word or figurative mark consisting of a sign which is independent of the appearance of the products it designates. Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of products on the basis of their shape in the absence of any graphic or textual element, and it could therefore prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark (20/10/2011, C-344/10 P and C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46;    –    Only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR (20/10/2011, C-344/10 P and C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47);   –    Therefore, where a three-dimensional mark consists of the shape of the product in respect of which registration is sought, the mere fact that that shape is a ‘variant’ of a common shape of that type of product is not sufficient to establish that the mark is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR. It must always be determined whether such a mark permits the average consumer of that product, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, to distinguish the product concerned from those of other undertakings without conducting an analytical examination and without paying particular attention (see, to that effect, judgment of 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32)>>

Ne segue che <<the shape of the sign must diverge appreciably from the shape that is expected by the consumer – as stated above it must depart significantly from the norm or customs of the sector (19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2007:577) – in other words, the shape must be so materially different from basic, common or expected shapes that it enables a consumer to identify the goods just by their appearance. The more closely the shape for which registration is sought resembles the shape most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood of the shape being devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR  >>, § 27

Dopo una disamina fattuale su altri prodotti concorrenti, la Commisisone affronta il profilo del consumatore d riferimento: è quello di tutta l’UE , non essendo legato a fattori linguistici, § 44. Inoltre si tratta del pubblico medio, dato che il marchio <<was registered in particular for footwear which are common goods for which the attentiveness of the relevant public is considered to be average, as their price is not exorbitant and they are not considered items that last a lifetime>>, ivi.

Poi rirpende quanto detto prima e cioè che the <<the perception of the relevant public is not necessarily the same in relation to a threedimensional mark consisting of the appearance of the goods themselves as it is in relation to a word or figurative mark consisting of a sign which is independent of the appearance of the goods it designates. Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of goods on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element, and it could therefore prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark>>, § 45

Le caratteristiche distintive dello stivale o meglio della sua forme, secondo il titolare, sono quelle indicate al § 47: molte però hanno valenza technica o funzionale, § 48.

Inoltre molte sono usate dai concorrenti § 50 e segg. e ciò spt. per il laccio esterno,  § 51.

(si noti poi il profilo procedurale della utilizzabilità dei documenti presenti nei siti puntati da  link indicati dalle parti: ed anche se autonomamente ivi reperiti dall’Ufficio, parrebbe: § 54)

In breve ci sono molti altri concorrenti che offrono prodotti analoghi (per cui non c’è stato il distanziametno dalle prassi commerciali di settore, sopra ricordato) nè c’è stata prova che si tratti di licenziatari del titolare o comunque di prodotti a lui riconducibili, § 55.

La forma sub iudice, del resto, è tipica del c.d. doposci, § 56.

Bisogna insomma capire se <<such a mark permits the average consumer of that product, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, to distinguish the product concerned from those of other undertakings without conducting an analytical examination and without paying particular attention>>, § 59

Per cui ciò che alla fine conta è vedere se <<the shape as a whole departs significantly from the norms and customs of the sector. Therefore, although it is relevant, it is not necessarily fatal that some (perhaps even, all) of the features of a shape are not unique to the mark at issue or unusual in the sector concerned. Equally, the presence of one or more features which are  unique to the shape at issue, or at least unusual in the sector concerned, does not automatically mean that the shape as a whole departs significantly from the norms and customs of the sector. This may be a factor when, considered by itself, the unique or unusual feature(s) in question makes only a small contribution to the overall impression created by the shape>> § 61

Nel caso specifico la Commisione conclude che l’associazione, che può fare l’utente tra segno e titolare del marchio, essite ma non è univoca, § 63: infatti <<the design is a recognisable shape that is, and always has, subsisted in the fabric of the skiing industry>> § 65.

Nè serve allegare le molte imitazioni: queste, come la giurisprudenza insegna, provano semmai la mancanza di distintività, § 68 (punto teoricamente interessante e forse un pò frettolosamente trattato)

Del resto la forma ad <<L>>  è tipica degli stivali nè hanno distintività le altre caratteristiche dello stivale (suola antiscivolo, rivestimenti per tener caldo, etc.), § 72. Anche i lacci esterni son diffusi nel mercato, § 74.

In sintesi, <<the constituent elements of the contested mark taken individually and the shape created taken as a whole will be perceived by the relevant consumers as possible — or even common — variants of the presentation and decoration of those goods. It is clear from the above that the contested mark is sufficiently similar to other common shapes which are, thus, likely to be used for the goods at issue>> § 75.

Decisione priva di importanti considerazioni  in diritto ed interessante soprattutto per l’applicazione fattuale ad un prodotto che ebbe grandissimo successo commerciale in Italia.

Marchi di forma: forme tecniche e valore sostanziale in un intervento della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia con sentenza 23 aprile 2020, causa C 237/19, relativa all’oggetto prodotto dalla impresa Gomboc, affronta la questione della tutela di un marchio di forma sia sotto il profilo della forma necessaria per ottenere un risultato tecnico sia sotto il profilo della forma che attribuisce un valore sostanziale.

Si tratta di questioni pregiudiziali non particolarmente difficili, a ben vedere, anche se magari in prima battuta possono generare qualche dubbio (come spesso succede nella non facile materia dei marchi tridimensionali).

La forma sub iudice è costituita da un oggetto che ha la peculiare caratteristica di avere un unico punto di equilibrio e di essere strutturato per tornare sempre in tale punto equilibrio. Precisamente: <<Un gömböc è un solido convesso di densità uniforme che, se poggiato su una superficie piana, ha un solo punto di equilibrio stabile e un solo punto di equilibrio instabile. Ha la proprietà di tornare da solo nella posizione stabile quando viene appoggiato in ogni altra posizione. Un oggetto con questa proprietà è detto anche “mono-monostabile”>> (voce Gomboc in Wikipedia Italia).

Maggiori dettagli scientifici nella voce inglese di Wikipedia.

Si veda dalla foto tratta da Wikipedia (dovrebe essere la stessa sub iudice):

La normativa pertinente è la direttiva 2008/95 e in particolare l’articolo 3 paragrafo 1 lettera E.ii) (forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico) e lettera E.iii) (forma che dà un valore sostanziale al prodotto).

Con la prima questione pregiudiziale la Corte deve decidere sulla forma tecnica e in particolare se <<ci si deve limitare all’esame della rappresentazione grafica di detto segno o se occorre anche tener conto di altri elementi di informazione, come la percezione del pubblico di riferimento>>, § 23 ss.

Qui la risposta non è difficile, se si va alla ratio della norma, la quale è ricordatga dalla CG:  <<l’obiettivo dell’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95 consiste nel fatto di evitare che il diritto dei marchi sfoci nel conferimento a un’impresa di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. Tale impedimento alla registrazione intende in tal modo evitare che la tutela conferita dal diritto dei marchi si estenda oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, impedendo a questi ultimi di offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio>>, § 25.

Inoltre <<la presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno tridimensionale i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico>>, § 26 (precisazione importante a fini operativi, dato che spesso ci saranno elementi arbitrati).

Infatti <<le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche>>, § 27.

Inoltre  <<l’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95, può trovare applicazione quando la rappresentazione grafica della forma del prodotto consente di percepire solo una parte di tale forma, a condizione che tale parte visibile di detta forma sia necessaria ai fini del conseguimento di un risultato tecnico di questo prodotto, non essendo, di per sé, sufficiente per ottenere un siffatto risultato>>, § 32.

Il che signifca -parrebbe-  che  se la parte visibile della forma è necessaria a produrre il risultato tecnico, il divieto opera anche se non è l’unica, dal momento che ce ne sono altre non visibili. Questa interpretazione parrebbe confermata dall’ultima parte del paragrafo 32 <<In tal senso, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, detto impedimento alla registrazione è applicabile a un segno costituito dalla forma del prodotto interessato che non evidenzia tutte le caratteristiche essenziali richieste per ottenere il risultato tecnico ricercato, purché almeno una delle caratteristiche essenziali richieste per conseguire tale risultato tecnico sia visibile sulla rappresentazione grafica della forma di detto prodotto>>.

Concludenso, stanti questi presupposti teorici, è chiaro che il giudizio va dato in base ad elementi di informazione obiettivi e affidabili (§ 34),  non alle percezioni del pubblico. Queste ultime infatti <<ricadono in una valutazione che comporta necessariamente elementi soggettivi, che sono potenzialmente fonte di incertezze quanto alla portata e all’esattezza delle conoscenze di questo pubblico, circostanza che rischia di pregiudicare l’obiettivo perseguito dall’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95, che consiste nell’evitare che il diritto dei marchi conferisca a un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto.> § 35

Con la seconda questione pregiudiziale il giudice chiede se sia possibile far operare il divieto del valore sostanziale ex lettera iii)  quando è solo in ragione della percezione del pubblico che può essere attribuito al prodotto detto valore sostanziale, § 38. La domanda non è molto comprensibile

La risposta è positiva, perché il valore sostanziale non può che essere quello attribuito dal pubblico di riferimento cioè dei consumatori

Nel caso specifico poi il valore sostanziale sembra sia costituito non tanto dal fattore estetico, quanto del fatto che l’oggetto concretizza precedenti scoperte matematiche, § 45. Questo aspetto (che il valore sostanziale non derivi da un fattore estetico) è però irrilevante: la Direttiva chiede solamente che la forma attribuisca un valore sostanziale, qjuindi per qualunque ragione.

Pertanto anche qui la risposta è abbastanza semplice: quello che conta è solo che la forma sia motivo di acquisto per i consumatori (§§  41 e 47), a prescindere dalla ragione di ciò. Il punto è importante dato che in passato c’erano state interpretazioni diverse della disposizione: ma questa è ora diventata quella prevalente.

La terza questione pregiudiziale si divide in due parti . La prima riguarda il rapporto con la tutela da disegni e modelli: il giudice a quo chiede se il divieto di registrare forme dotate di valore sostanziale operi quando il prodotto è già tutelato come disegno un modello

La risposta, anche qui non è particolarmente difficile, è positiva, purché siano rispettate le norme dei rispettivi istituti: i quali quindi in sostanza operano autonomamente e cioè in via indipendente, §§ 51-54

Meno chiara è la seconda parte della terza questione: parrebbe riguardare il rapporto tra divieto di forme attributive di valore sostanziale e oggetti dotati di valore (o di destinazione) artistico-ornamentale. La risposta è senz’altro che si applica anche a questi oggetti : in particolare che il divieto non opera automaticamente solo perché questi oggetti siano merceologicamente classificati come <<decorativi di cristallo e ìceramica > e compresi i compresi nelle classi 14:21 dell’accordo di Nizza.

La precisazione parrebbe abbastanza ovvia

Marchi di colore nel diritto statunitense

La United States Court of Appeals per il circuito federale si pronuncia su un caso di marchio di colore: si tratta della sentenza 8 aprile 2020, in re: Forney OIndustries , Inc., caso n° 2019-1073: testo della sentenza qui e database della Corte qui .

Il segno era costituito da una fascia superiore nera e da una inferiore gialla, che scandeva degradando verso il rosso. Era applicato sul packaging di prodotti per la saldatura.

La descrizione fatta da Forney in sede di domanda è stata dapprima la seguente: <<“[t]he mark consists of a solid black stripe at the top. Below the solid black stripe is the color yellow which fades into the color red. These colors are located on the packaging and or labels.”>>, p. 2; successivamente questa : <<“The mark consists of the colors red into yellow with a black banner located near the top as applied to pack-aging for the goods. The dotted lines merely depict place-ment of the mark on the packing backer card.”>>, p. 3

In sede amministrativa era andata male a Forney, sia in prima che in seconda  istanza, p. 3.

La Corte di Appello federale ritiene che l’Appeal Board dell’United States Patent and Trademark Office (USPTO) abbia sbagliato sotto due profili nel negare la registrazione: <<we find that the Board erred in two ways: (1) by con-cluding that a color-based trade dress mark can never be inherently distinctive without differentiating between product design and product packaging marks; and (2) by concluding (presumably in the alternative) that product packaging marks that employ color cannot be inherently distinctive in the absence of an association with a well-defined peripheral shape or border>>, p. 6 (colore rosso aggiunto).

Circa (1)

La Corte ritiene che il marchio possa essere distintivo quando usato sul packaging: quello che conta, secondo la giurisprudenza della corte suprema, è verficare se il pubblico ricolleghi o meno un messaggio di indicazione d’origine, pagina 6

Nelle pagine seguenti La Corte dice che non ci sono precedenti specifici, ma ciononostante ne indica alcuni che possono essere utili

Tornando al caso specifico, ritiene che il marchio di Forney <<comprises the color red fading into yellow in a gradient, with a horizontal black bar at the end of the gradient. It is possible that such a mark can be perceived by consumers to suggest the source of the goods in that type of packaging. Accordingly, rather than blanketly holding that “[c]olors>>, p. 9.

Pertanto l’ufficio avrebbe dovueto accertare <<whether Forney’s mark satisfies this court’s cri-teria for inherent distinctiveness>>, p. 9.

Le disposizioni rilevanti sono il § 1051, § 1052 e § 1127 del 15 US Code (section 1, 2 e 43 del Lanham Act), p. 3.

Si tratta di aspetto pacifico nel diritto europeo, art. 4 reg. 2017/1001 e art. 3 dir. 2015/2436 (è più preciso il nostro art. 7 c.p.i.).

Circa (2)

Poi la corte passa al secondo profilo (necessità di localizzazione del segno sul prodotto) e ritiene che questa statuizione non sia compatibile con il precedente insegnamento.

Infatti, il cosiddetto trade dress (istituto paragonabile al nostro marchio di forma),<<“involves the total image of a product and may include fea-tures such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.”>>, p. 5. E’ registrabile <<if it serves the same source-identifying function as a trademark. Marks are entitled to protection if they are inherently distinctive, i.e., “their intrinsic nature serves to identify a particular source of a product.”>>, p. 5/6.

Ebbene, per il trade dress le questioni da valutare per concedere tutela sono le seguenti : <<(1) whether the trade dress is a “common” basic shape or design; (2) whether it is unique or unusual in the particular field; (3) whether it is a mere refinement of a commonly-adopted and well-known form of ornamentation for a par-ticular class of goods viewed by the public as a dress or or-namentation for the goods; or, inapplicable here, (4) whether it is capable of creating a commercial impression distinct from the accompanying words. Id. (collecting cases)>> (riferendosi alla sentenza Seabrook Foods del 1977).

Il giudice/l’ufficio deve valutare se il trade dress venga percepito come indicatore di origine, pagina 10 11

Pertanto , anche nella seconda questione, ciò che il Board deve valutare è semplicemente <<whether, as used on its product packaging, the combination of colors and the design those colors create are sufficiently indicative of the source of the goods contained in that packaging. And the Board must assess that question based on the overall impression created by both the colors employed and the pattern created by those colors>>Pagina 11.

Il Board ha allora sbagliato  nell’affermare <<that a multi-color product packaging mark can never be inher-ently distinctive. To the extent the Board’s decision sug-gests that a multi-color mark must be associated with a specific peripheral shape in order to be inherently distinctive, that too, was error>>  pagina 11

Di conseguenza viene annullata la sua decisione amministrativa e gli viene rimandata  affinché accerti in relazione agli usi proposti se <<Forney’s proposed mark is inherently distinctive under the Seabrook factors, considering the impression cre-ated by an overall view of the elements claimed>>, p.11

In sintesi , entrambe le questioni ( se il marchio di colore sia intrinsecamente non distintivo; se -presumibilmente, in caso di risposta negativa alla prcedente-  debba essere localizzato su una porzione specifica del packaging)  trovano risposta negativa: nel senso che l’unico criterio è quello di accertare se vengano percepiti come distintivi cioè come portatori di un indicazione d’origine dal pubblico (dai consumatori, diremmo noi) secondo i quattro fattori della sentenza Seabrook cit..

Ingannevolezza e malafede in un marchio denominativo/figurativo davanti all’EUIPO

La Commissione di Ricorso allargata dell’EUIPO il 2 marzo 2020 (procedimento R1499/2016-G, marchio n° 012043436) ha deciso su un’istanza di nullità relativa al marchio <<La Irlandesa 1943> qui riprodotto

I motivi di nullità sono due : ingannevoleezza del segno e malafede al momento del deposito. Ciò secondo l’articolo 59 Paragrafo 1 , lett .a-b, del reg. 1001 del 2017 (naturalmente per l’ingannevolazza il riferimento è poi all’art. 7 lett. g) del medesimo reg.)

L’ingannevolezza

Per la commissione tale nullità presuppone <<l’accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore>> § 25

La commissione poi richiama la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la definizione Ivi presente di ingannevolezza, paragrafo 26. Non è però spiegato il motivo del richiamo, probabilmente per recepire questa nozione nel diritto dei marchi. Sarebbe stato meglio però un passaggio argomentativo specifico.

la Commissione poi precisa che, una volta accertato un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore, <<diventa irrilevante che il marchio richiesto possa essere percepito in un modo che non sia ingannevole. In effetti, in seguito, il marchio può indurre in ogni caso in errore il pubblico e non è pertanto in grado di assolvere il proprio ruolo, ossia quello di garantire la provenienza dei prodotti e dei servizi cui esso fa riferimento. (..) Come confermato dal Tribunale, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, può applicarsi anche quando è possibile un uso non ingannevole del marchio in questione>> § 27-28

Nel caso specifico si trattava di latticini di provenienza dell’Irlanda e venduti in Spagna. Il rapporto di distribuzione commerciale era proseguito per molti anni ma era poi cessato. Nonostante ciò, l’ex distributore spagnolo aveva chiesto la registrazione del marchio europeo in questione.

Il marchio è descritto ai paragrafi 29-33 (v. anche la foto riprodotta sopra) e la commissione conclude al paragrafo 33 che c’è un richiamo diretto tra il marchio e l’origine geografica (difficilmente contestabile).

 La Corte conclude che il marchio è ingannevole e che lo era già al momento del deposito, paragrafo 34.

La prova sta nel fatto che le merci non provengono dall’Irlanda, come si desume dal fatto che nel catalogo complessivo dell’imprenditore spagnolo non c’è alcun prodotto di origine irlandese, paragrafo 36/39

La commissione aggiunge che il titolare del marchio contestato poteva utilizzare i prodotti in modo ingannevole (probabilmente si riferisce la dichiarazione integrative), ma che però non ha compiuto alcuno sforzo in tal senso (paragrafo 42).

A nulla del resto vale invocare precedenti dell’ufficio, paragrafo 46. Da un lato infatti bisogna che siano pertinenti e, dall’altro, <<l’applicazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione deve, però, essere conciliata con il rispetto del principio di legalità. Pertanto, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo vantaggio un’eventuale disparità commessa a suo favore o a beneficio altrui al fine di ottenere una decisione identica>>, § 46. In breve, eventuali errori passati non possono essere invocati per ottenerne la ripetizione.

Il marchio è quindi ingannevole e va dichiarato Nullo, paragrafo 48

Per curiosità si possono vedere le difese del titolare ai paragrafo 5 e 9.

La malafede

L’art. 59 § 1 recita così: <<Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché: a) …….; b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede>>

La commissione ricorda che la legge non definisce il concetto e dunque va ricostruito dal decidente. Malafede va allora ravvisata <<laddove emerga da indizi pertinenti e concordanti che il titolare di un marchio dell’Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio, non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine»>>Paragrafo 51

Si noti che, sebbene la malafede consista nel precedere il titolare del diritto alla registrazione e quindi costituisca illecito nei confronti di un soggetto determinato,  si tratta però di nullità assoluta, paragrafo 50 (v. anche in fine).

Inoltre <<l’intenzione del richiedente al momento pertinente è un elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie>>Paragrafo 51 e 55

Il giudizio richiesto sulla malafede prevede che si debbano valutare <<tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un RMUE, in particolare: i) il fatto che il richiedente sapeva o avrebbe dovuto sapere che un terzo utilizzava, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile e confondibile con il segno di cui è stata chiesta la registrazione; ii) l’intenzione del richiedente di impedire a detto terzo di continuare a utilizzare un siffatto segno e iii) il grado di tutela giuridica di cui godevano il segno del terzo ed il segno di cui veniva chiesta la registrazione>>, § 52 .

Inoltre si può anche tenere conto <<dell’origine del segno contestato e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione, della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio dell’UE nonché della cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato la sopravvenienza di detto deposito>>, paragrafo 54

L’intenzione del richiedente può dedursi anche dalla situazione oggettiva di conflitto di interessi in cui la richiedente il marchio si è trovata adoperare paragrafo 56. Nel caso specifico può infatti essere dedotta dal concreto operato del titolare del marchio prima del deposito dalle relazioni contrattuali precontrattuali o postcontrattuali in vigore con la controparte oppure da altri doveri di lealtà scaturenti dall’aver ricoperto cariche particolari all’interno dei rapporti commerciali , paragrafo 56

In sintesi la malafede <<è connessa … ad una motivazione soggettiva della persona che presenta una domanda di registrazione di marchio, vale a dire a un’intenzione fraudolenta o ad altro motivo ingannevole. Essa implica un comportamento che si discosta dai principi riconosciuti come caratterizzanti un comportamento etico o dalle leali consuetudini in materia industriale o commerciale>>Paragrafo 57

Il richiedente sapeva bene che il Marchio era ingannevole, avendo subito già decisioni sfavorevoli all’inizio degli anni 2000 per marchi sostanzialmente uguali a quello sub judice, paragrafo 63. Inoltre gioca anche il fatto che c’è stato un rapporto di distribuzione commerciale per oltre 30 anni, paragrafo 65.

Pertanto <<in considerazione della summenzionata cronologia degli eventi, è chiaro che il primo marchio (spagnolo) «LA IRLANDESA» della titolare del MUE ha avuto origine dal rapporto contrattuale tra le parti. Non si tratta di un marchio che nasce indipendentemente da questa relazione commerciale, ma è direttamente associato all’origine irlandese dei prodotti che la titolare del MUE era stata autorizzata a vendere in Spagna dalla seconda richiedente la nullità. Si può pertanto concludere, come sostenuto dalle richiedenti la nullità, che il marchio contestato è stato inizialmente creato e depositato dalla titolare del MUE nell’ambito della relazione commerciale tra le parti e che il suo scopo iniziale era pertanto quello di distinguere gli alimenti venduti dalla titolare del MUE aventi origine irlandese>>, paragrafo 67

Le prove hanno evidenziato che non c’è più legame con l’origine irlandese § 68: per cui era irragionevole commercialmente depositare il marchio sub-judice paragrafo 69

Visto poi che la richiedente non ha giustificato sotto il profilo economico commerciale quel tipo di marchio, emerge dagli atti <<che la titolare del MUE abbia intenzionalmente chiesto la registrazione del marchio contestato per generare un’associazione con l’Irlanda e continuare a beneficiare dall’attività svolta durante la loro relazione commerciale, con l’intenzione e allo scopo di ottenere un indebito vantaggio dall’immagine di cui godono i prodotti irlandesi>>Paragrafo 70.

E dunque, ricordando che l’intenzione di Malafede va desunto anche da Fattori oggettivi, nella fattispecie i fattori oggettivi <<derivano dall’utilizzo, in modo ingannevole, del marchio contestato e dalle decisioni pronunciate in precedenza dalla corte spagnola e dall’EUIPO, nonché dalla pregressa relazione commerciale, ora conclusa, con la seconda richiedente la nullità. In considerazione di queste circostanze particolari, è possibile concludere che la titolare del MUE, nel depositare il MUE contestato, intendeva continuare a ingannare il pubblico circa l’origine geografica dei prodotti e trarre vantaggio dalla buona immagine dei prodotti irlandesi, così come faceva quando la relazione con la seconda richiedente la nullità era ancora in corso>> § 72.

Una siffatta condotta falsa misura rilevante il comportamento economico dei consumatori paragrafo 73.

In conclusione dunque <<è possibile accertare l’intenzione fraudolenta della titolare del MUE al momento del deposito del marchio contestato, ossia che esso è stato depositato deliberatamente allo scopo di generare un’associazione con l’Irlanda e, quindi, è stato depositato in malafede >> § 74

Il punto più interessante di questa decisione riguarda il rapporto tra malafede ingannevolezza. Il motivo della malafede, pur essendo sostanzialmente direzionato verso un concorrente determinato, è causa come detto di nullità assoluta e quindi dovrebbe trovare la sua ragione nella tutela dell’interesse generale (soprattutto dei consumatori).

Tuttavia di per sé la malafede (l’intenzione prava) non può essere semplicemente il voler frodare il pubblico, dal momento che questa fattispecie è meglio è governata da dal motivo di nullità della ingannevolezza. L’intenzione prava/malafede sembra proprio quella direzionata verso uno o più soggetti determinati, poer cui dovrebbeessere sanzionata da nullità relativa: ma il dato testuale è inequivoco.

La commissione accenna implicitametne a questo aspetto nel passaggio appena riportato: <<l’intenzione di pregiudicare (…) gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo>> (§ 51). Se ne desume che la mala fede copre ogni caso di intenzione “fraudolenta”, sia che pregiudichi in via diretta un concorrente determinato (anzi, forse non necessariamente un concorrente: a ben vedere è un’appropriazione di pregi), sia che non ne pregiuridichi alcuno in via diretta.  Certo che nel secondo caso pare avere la medesima area concettuale dell’ingannevolezza.

Sul concetto di marchio contrario all’ordine pubblico: termina la vertenza su «Fack Ju Göhte»

E’ giunta a conclusione la vertenza europea relativa al marchio «Fack Ju Göhte». Tale segno peraltro è pure il titolo di una commedia cinematografica tedesca prodotta dalla ricorrente,  che ha rappresentato uno dei maggiori successi cinematografici del 2013 in Germania. Due sequel di questa commedia cinematografica sono stati prodotti dalla ricorrente, che sono usciti nelle sale con i titoli «Fack Ju Göhte 2» e «Fack Ju Göhte 3» rispettivamente nel 2015 e nel 2017 (§ 9)
La sentenza è quella della Corte di Giustizia (di seguito solo CG) 27 febbraio 2020, C-240/18, Constantin Film Produktion GmbH c. EUIPO (di seguito : l’ufficio).

La sentenza è stata preceduta dalle articolate conclusioni dell’avvocato generale Bobek 02.07.2019,  sostanzialmente seguite dalla CG. Ne avevo riferito qui .

La lite è governata ratione temporis dal reg. 207/2009 (par 2). La norma che governa la fattispecie è l’articolo 7.1.f , secondo cui sono esclusi dalla registrazione di Marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume.
La società produttrice cinematografica (Constantin Film) presentava domanda di registrazione del marchio denominativo sopra indicato per svariate classi merceologiche, tra cui sostanze per bucato, supporti di dati registrati, dati audio video testi gioielleria eccetera
L’esaminatore respingeva la domanda per violazione appunto del predetto articolo 7.1.f in combinato disposto col seg. paragrafo 2, secondo cui <<Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.>>
La Constantin Film presentava ricorso che veniva però respinto.
Nè aveva miglior sorte la fase giudiziale presso il Tribunale; a Constantin Film non rimaveva che adire la CG, ciò che fece.
Il caso è interessante perché Constantine adduce non solo la violazione del citato articolo 7.1.f , ma anche la violazione del principio sia di parità di trattamento che della certezza del diritto e di buona amministrazione. Tuttavia, essendo accolto il primo motivo, gli altri sono dalla CG considerati assorbiti e non esaminati, § 57. Erano stati invece esaminati dall’Avvocato Generale ai §§ 99 ss.
Il primo motivo (violazione dell’articolo 71.f) si articola in quattro parti, § 21 seguenti
La Corte ricorda che il motivo della rigetto della registrazione atteneva alla violazione divieto di registrare marchi contrari al buon costume, non all’ordine pubblico, par 38
Bisogna quindi indagare come vada inteso il concetto normativo di <ordine pubblico> e quello di <contrarietà all’ordine pubblico>

La risposta si trova i paragrafi 41- 42- 43.

Per ravvisare tale concetto, <<non è sufficiente che il segno in questione sia considerato di cattivo gusto. Al momento dell’esame quest’ultimo deve essere percepito dal pubblico di riferimento come contrastante con i valori e con le norme morali fondamentali della società, così come esistenti in quel momento.>>, par 41.
Bisogna a tale scopo basarsi <<sulla percezione di un soggetto ragionevole che abbia soglie medie di sensibilità e di tolleranza, tenendo conto del contesto in cui è possibile venire a contatto con il marchio e, se del caso, delle circostanze peculiari della parte dell’Unione interessata. A tal fine, sono pertinenti elementi quali i testi legislativi e le prassi amministrative, l’opinione pubblica e, eventualmente, il modo in cui il pubblico di riferimento ha reagito in passato a questo segno o a segni simili, nonché qualsiasi altro elemento che possa consentire di valutare la percezione del pubblico stesso.>>, par 42.
Questo esame non può limitarsi <<ad una valutazione astratta del marchio richiesto, o di alcuni suoi componenti, ma va accertato, in particolare qualora il richiedente abbia fatto valere elementi tali da far sorgere dubbi sul fatto che tale marchio sia percepito dal pubblico di riferimento come contrario al buon costume, che l’utilizzo del marchio stesso, nel contesto sociale concreto e attuale, sarebbe effettivamente percepito da tale pubblico come contrario ai valori e alle norme morali fondamentali della società.>>, par 43.
Questi i principi teorici, che vanno applicati al caso sub iudice
Il contesto di percezione da parte del pubblica è analiticamente allegato e provato in causa e ricordato dalla CG , la quale censura sul punto il Tribunale per non averlo considerato:<<52…. tra questi elementi [di contesto] figurano 1° il grande successo della citata commedia omonima presso il grande pubblico germanofono e 2° il fatto che il suo titolo non sembra aver dato adito a controversie, 3° il fatto che sia stato autorizzato l’accesso alla commedia stessa da parte del pubblico giovane e 4° che il Goethe Institut, che è l’istituto culturale della Repubblica federale di Germania, attivo a livello mondiale e che ha tra i suoi compiti quello di promuovere la conoscenza della lingua tedesca, ne faccia uso a fini pedagogici [numeri in rosso da me aggiunti]. 53 Poiché tali elementi sono, a priori, idonei a costituire un indizio del fatto che, nonostante l’assimilazione della prima parte del marchio richiesto all’espressione inglese «Fuck you», il grande pubblico germanofono non percepisce il segno denominativo «Fack Ju Göhte» come moralmente inaccettabile, il Tribunale, per dichiarare tale segno incompatibile con il buon costume, non poteva basarsi esclusivamente sul carattere intrinsecamente volgare di quell’espressione inglese senza esaminare i citati elementi e senza esporre in termini concludenti le ragioni per cui ritiene, ciononostante, che il grande pubblico germanofono percepisca quel segno come contrario ai valori e alle norme morali fondamentali della società nel momento in cui esso viene utilizzato come marchio.>>, §§ 52-53 (numeri in rosso da me aggiunti).
La CG censura poi l’affermazione, per cui la libertà di espressione è diritto antagonista solo del diritto di autore, non di quello di marchio: <<infine, si deve aggiungere che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 29 della sentenza impugnata, vale a dire che «nel settore dell’arte, della cultura e della letteratura esiste una costante preoccupazione di preservare la libertà di espressione che non esiste nel settore dei marchi», la libertà di espressione, sancita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere tenuta in considerazione, come riconosciuto dall’EUIPO in udienza e come esposto dall’avvocato generale ai paragrafi da 47 a 57 delle sue conclusioni, in sede di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009. Tale conclusione è inoltre corroborata sia dal considerando 21 del regolamento n. 2015/2424, che ha modificato il regolamento n. 207/2009, sia dal considerando 21 del regolamento n. 2017/1001, che sottolineano espressamente la necessità di applicare tali regolamenti in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione>> (precisamente l’ultima parte dei citt. cons. 21 dice: <<Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere applicato in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione>>)
La CG annulla dunque la sentenza del Tribunale , § 58, e passa a decidere la lite nel merito , §§ 59-60. La CG lo fa applicando naturalmente i principi sopra esposti in linea astratta.
Afferma dunque che, sebbene il successo di un film non dimostri automaticamente l’accettazione sociale del suo titolo e di un segno denominativo omonimo, esso però <<rappresenta quantomeno un indizio di una siffatta accettazione, che si dovrà valutare alla luce di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, al fine di dimostrare in termini concreti la percezione di tale segno in caso di un suo utilizzo come marchio>>, § 66.
Ed allora scendendo nei fatti, la CG ricorda che << 1° le commedie Fack ju Göhte e Fack ju Göhte 2, che peraltro hanno avuto un sequel nel 2017, hanno avuto, proprio presso il pubblico di riferimento, un successo tale che la commissione di ricorso ha addirittura ritenuto di poter presumere che i consumatori facenti parte di quel pubblico abbiano almeno già sentito parlare di quelle commedie, ma, oltretutto e nonostante la forte visibilità che ha accompagnato tale successo, 2° il titolo delle stesse non sembra aver suscitato alcuna controversia in seno al pubblico medesimo. Peraltro, 3° l’accesso del pubblico giovane a tali commedie, che si svolgono in ambiente scolastico, era stato autorizzato con il titolo citato e, come risulta dal punto 39 della decisione controversa, 4° esse hanno ricevuto fondi da varie organizzazioni e sono state utilizzate dal Goethe Institut a fini pedagogici>>, § 67 (numeri in rosso da me aggiunti).
Il che significa che, <<nonostante l’assimilazione dei termini «Fack ju» all’espressione inglese «Fuck you», il titolo delle commedie citate non è stato percepito come moralmente inaccettabile dal grande pubblico germanofono. A questo proposito va inoltre rilevato che la percezione della citata espressione inglese da parte del pubblico germanofono, ancorché ben nota a quel pubblico, che ne conosce il significato, non è necessariamente identica alla percezione che ne ha il pubblico anglofono, poiché la sensibilità nella lingua madre è potenzialmente maggiore rispetto a quanto avviene in una lingua straniera. Per questo stesso motivo, il pubblico germanofono non percepisce neppure, necessariamente, la citata espressione inglese allo stesso modo in cui ne percepirebbe la traduzione in tedesco. Inoltre, il titolo delle commedie in questione e, quindi, il marchio richiesto non consistono in tale espressione inglese di per se stessa, bensì nella sua trascrizione fonetica in lingua tedesca, accompagnata dall’elemento «Göhte»>>, § 68.
In sintesi, visto che , nonostante i fatti non facciano presumere una percezione nel pubblico del segno contestato come contrario al buon costume, non è stata fornita prova contraria, bisogna dire che l’ufficio non ha adeguatamene motivato l’applicazione del divieto invocato.
Pertanto la sua decisione va annullata, § 71.

La Corte di Giustizia Europea sul giudizio confusorio in tema di marchi (Labell vs. Black Label)

La Corte di Giustizia (poi solo CG) 4 marzo 2020, C-328/18 P, EUIPO c. Equivalenza Manufactory SL di Barcellona, impartisce alcuni insegnamenti su come va condotto il giudizio di assenza/presenza di novità in relazione ad un marchio precedente.
La norma rilevante ratione temporis è quella di cui all’articolo 8 paragrafo 1 lettera B del regolamento 207/2009 : <<In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: …; b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.>>
Si vedano i due marchi in conflitto (§§ 5 e 9):

segno anteriore (dell’opponente)

e

segno posteriore (opposto in fase amministrativa)

In pratica l’unico elemento comune è quello denominativo (Label/Labell).

I prodotti di riferimento erano identici (profumi). Il marchio anteriore era oggetto di registrazione internazionale, mentre quello posteriore era un marchio depositato all’EUIPO come marchio dell’UE (§§ 5 e 9).

L’opponente (titolare del marchio anteriore) ottiene ragione in entrambe le fasi amministrative, ma soccombe nella successiva impugnazione davanti al Tribunale UE, paragrafi 12- 16.
Il motivo di ricorso alla CG è unico ma concerne quattro profili (non chiara la distizione tra motivo unico in quattro profili e quattro motivi).
Circa il primo, la CG ribadisce che il vizio di motivazione contraddittoria/insufficiente è una questione di diritto in fase impugnatoria, paragrafo 25; ed allora accoglie il motivo per motivazione contraddittoria, paragrafo 30
Nulla dico sul secondo profilo, poco significativo.
Sul terzo e sul quarto, invece, si concentrano gli insegnamenti più importanti.
La censura dell’EUIPO consiste nell’addebitare <<al Tribunale di aver violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in ragione di un errore metodologico, in quanto ha esaminato le condizioni di commercializzazione dei prodotti in causa e le abitudini di acquisto del pubblico di riferimento nella fase della valutazione della somiglianza dei segni confliggenti.>>, paragrafo 42.
Inoltre l’ufficio muove un’altra censura: <<il Tribunale ha commesso un errore di metodo in quanto ha neutralizzato la somiglianza fonetica media dei segni in conflitto nella fase di valutazione della somiglianza di tali segni e ha abbandonato prematuramente qualsiasi valutazione globale del rischio di confusione.>>, par. 47.
Cioè:   –   le condizioni di commercializzazione non possono incidere nel giudizio di somiglianza tra segni;   –    la compensazione tra la distanza concettuale e la vicinanza visivo-fonetica non può avvenire solo nella fase di giudizio di somiglianza tra segni ed essere ad abbandonata nella fase del giudizio complessivo di confondibilità, come invece successo nel caso specifico, ove è stata prematuramente abbandonata, paragrafo 47 ss.

Ebbene, la CG inizia ribadendo:
– che per costante propria giurisprudenza <<l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie […], tra i quali figurano in particolare il grado di somiglianza tra i segni in conflitto e tra i prodotti o i servizi designati in causa, nonché l’intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso, del marchio anteriore […]>>Paragrafo 57;
– che <<la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva da essi prodotta. La percezione dei segni da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di tale rischio. A questo proposito, il consumatore medio percepisce di norma un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi >>,  paragrafo 58;
– che <<questa valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei segni confliggenti e quella dei prodotti o dei servizi in oggetto. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi in causa può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i segni in conflitto e viceversa>> , paragrafo 59.
Ribadite queste tre regole, comunemente accettate, arriva la parte più interessante.

Per la CG , <<in assenza di qualsiasi somiglianza tra il marchio anteriore e il segno di cui è richiesta la registrazione, la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, l’identità o la somiglianza dei prodotti o servizi considerati non sono sufficienti per constatare un rischio di confusione […]. Di conseguenza, tale disposizione è manifestamente inapplicabile quando il Tribunale esclude qualsiasi somiglianza tra i segni in conflitto. È soltanto nell’ipotesi in cui tali segni presentino una certa somiglianza, ancorché tenue, che spetta al suddetto giudice procedere a una valutazione globale al fine di stabilire se, nonostante il tenue grado di somiglianza esistente tra di essi, la presenza di altri fattori pertinenti, quali la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, possa dar adito a un rischio di confusione per il pubblico di riferimento (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punti 65 e 66, nonché la giurisprudenza citata).>>, § 60.

Cioè, stando alla disposizione citata, il giudizio complessivo di …….
E’ in base a questa giurisprudenza che  per il tribunale i segni non erano simili secondo un’impressione generale, mancando una delle due condizioni previste dall’articolo 8 comma 1 lettera B del regolamento 207: con conseguente errore dell’ufficio nell’affermare il rischio di confusione., paragrafo 61.
Il tribunale era giunto a questa conclusione con un ragionamento in due fasi: dopo aver detto che i segni presentavano un grado medio di somiglianza fonetica pur essendo visivamente e concettualmente dissimili (paragrafo 63), aveva però <aggiunto chje <<tenuto conto delle condizioni di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, l’aspetto visivo dei segni in conflitto, riguardo al quale tali segni erano diversi, era più importante per valutare l’impressione complessiva da essi prodotta rispetto agli aspetti fonetico e concettuale di tali segni. Inoltre, al punto 54 di tale sentenza il Tribunale ha rilevato che i segni in conflitto erano concettualmente diversi in virtù della presenza, nel segno per il quale si chiede la registrazione, degli elementi «black» e «by equivalenza»>>., § 65.

In breve l’aspetto visivo prevaleva su quello concettual-fonetico, tenuto conto delle condizioni di commercializzazione: e il profilo visvivo portava ad una differenziazione tra i segni (incrementata da una differenziazione anche concettuale paragrafo 65 seconda parte chiuso la parentesi). per questo Il tribunale ha rinunciato ad effettuare la valutazione complessiva del rischio di confusione richieta dalla norma (<<ll marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: …b) a causa dell’identità o della somiglianza … sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato>>) dal momento che i marchi non erano similia prevalenza dell’elemento visivo -preonerante alal luce delle circoszante in c ui è commercialzizato- e concettuale paragrafo 66-.

La censura su questo modo di ragionare è duplice.

La Corte ricorda che <<al fine di valutare il grado di somiglianza esistente tra i segni confliggenti, occorra determinare il loro grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale e, eventualmente, vagliare la rilevanza che occorre attribuire a questi diversi elementi, tenendo conto della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi o delle condizioni in cui essi sono messi in commercio (sentenze del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, punto 27, e del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 36).>>, Paragrafo 68.

Però ci sono state applicazioni giurisprudenziali divergenti nei vari stati. Pertanto La Corte ribadisce o insegna: <<sebbene le condizioni di commercializzazione costituiscano un fattore rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la loro considerazione rientra nella fase della valutazione globale del rischio di confusione e non in quella della valutazione della somiglianza dei segni in conflitto.>>, paragrafo 70.

Infatti <<la valutazione della somiglianza dei segni in conflitto, che costituisce solo una delle fasi d’esame del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, comporta il confronto dei segni in conflitto onde determinare se tali segni presentino un grado di somiglianza su uno tra i piani visivo, fonetico e concettuale. Per quanto tale confronto debba fondarsi sull’impressione complessiva che detti segni lasciano nella memoria del pubblico di riferimento, esso deve cionondimeno essere operato alla luce delle qualità intrinseche dei segni in conflitto (v., per analogia, sentenza del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, punto46).>>, paragrafo 71.
A sostegno di questa affermazione la CG ricorda che <<tenere conto delle condizioni di commercializzazione dei prodotti o servizi coperti da due segni confliggenti ai fini del confronto di tali segni potrebbe sfociare nell’assurdo risultato che i medesimi segni potrebbero essere qualificati come simili o diversi in funzione dei prodotti e servizi che riguardano e delle condizioni in cui questi ultimi sono commercializzati.>>, paragrafo 72.
Ne segue quindi che Il tribunale ha sbagliato laddove ha preso <<in considerazione, ai punti da 48 a 53 e 55 della sentenza impugnata, le condizioni di commercializzazione dei prodotti in causa nella fase di valutazione della somiglianza dei segni in conflitto nel loro insieme e facendo prevalere, in ragione di tali condizioni, le differenze visive tra tali segni rispetto alla loro somiglianza fonetica.>>, paragrafo 73
In secondo luogo il tribunale ha sbagliato nell’effettuare la compensazione tra l’elemento concettuale da una parte e quello fonetico-visivo dall’altra.
Secondo la giurisprudenza addotta dalla Corte infatti <<la valutazione globale del rischio di confusione implica che le differenze concettuali tra i segni confliggenti possano neutralizzare determinate somiglianze fonetiche e visive tra tali due segni, purché almeno uno di questi segni, per il pubblico di riferimento, rivesta un significato chiaro e determinato, tale che questo pubblico possa coglierlo direttamente (sentenze del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punto punto 98; v. altresì, in tal senso, sentenze del 12 gennaio 2006, Ruiz-Picasso e a./UAMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, punto 20, e del 23 marzo 2006, Mülhens/UAMI, C‑206/04 P, EU:C:2006:194, punto 35)>>, § 74.
Secondo i propri precedenti infatti <<la valutazione delle condizioni per tale neutralizzazione si integra nella valutazione della somiglianza dei segni in conflitto dopo la valutazione dei gradi di somiglianza sui piani visivo, fonetico e concettuale. Va tuttavia precisato che questa considerazione è intrinsecamente connessa all’ipotesi, eccezionale, in cui almeno uno dei segni in conflitto possieda, dal punto di vista del pubblico di riferimento, un significato chiaro e definito che possa essere direttamente colto da quel pubblico. Ne consegue che è solo se ricorrono tali condizioni che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, il Tribunale può risparmiarsi la valutazione globale del rischio di confusione per il fatto che, a causa delle marcate differenze concettuali tra i segni in conflitto e del significato chiaro, definito e direttamente intellegibile per il pubblico di riferimento di almeno uno di tali segni, questi ultimi producono un’impressione complessiva diversa, nonostante l’esistenza, tra di essi, di taluni elementi di somiglianza sui piani visivo o fonetico.>> § 75.
Di conseguenza , quando entrambi i segni confliggenti mancano di questo significato chiaro, <<definito e direttamente intellegibile per il pubblico di riferimento, il Tribunale non può procedere a una neutralizzazione omettendo un’analisi globale del rischio di confusione. In tal caso, invece, detto giudice è tenuto a effettuare un’analisi globale di tale rischio, tenendo conto di tutti gli elementi di somiglianza e di differenza individuati allo stesso titolo di tutti gli altri elementi rilevanti, come il grado di attenzione del pubblico di riferimento (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2006, Ruiz-Picasso e a./UAMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, punti 21 e 23) o il grado di carattere distintivo del marchio anteriore.>>, paragrafo 76
In conclusione il tribunale ha sbagliato, <<quando ha inteso neutralizzare la somiglianza dei segni in conflitto sul piano fonetico alla luce della loro dissomiglianza concettuale e ha rinunciato all’analisi globale del rischio di confusione, pur non avendo affatto constatato, e neppure verificato, che nel caso di specie almeno uno dei segni in questione avesse un significato chiaro e definito per il pubblico di riferimento tale che quest’ultimo potesse coglierlo direttamente.>> para 77
Pertanto alla luce di questo vizio e di quello di motivazione contraddittoria, la sentenza del Tribunale va annullata, § 79.
Nell’ultima parte della sentenza La Corte procede al giudizio di merito: è infatti ammesso dal suo Statuto (articolo 61 comma 1) quando lo stato degli atti lo permetta
Qui la CG applica al caso specifico gli insegnamenti contenuti nella prima parte della sentenza, per cui su questa parte non mi trattengo: anche se non è priva di intresse, come sempre quando i principi astratti vengono applicati al caso concreto.

Mi limito a ricordare che l’esito dello ius dicere sostitutivo operato dalla CG è stato quello di confermare il giudizio di confondibilità dell’EUIPO, quindi rigettando l’impugnazione proposta di Equivalenza Manufactory, del §§ 101-103.

Sulla distintività di un marchio di forma bidimensionale: interviene il Tribunale UE

Il  Tribunale UE con la sentenza 3 dicembre 2019 T-658/18,Hästens Sängar AB, c. EUIPO, impartisce alcuni insegnamenti in materia di marchi di forma, anche se bidimensionali. E’ noto che nella disciplina dei marchi di forma ci rientrano anche quelli bidimensionali, come precisa il Tribunale stesso.

Il marchio chiesto in registrazione era quello qui sotto riprodotto e per le classi indicate al § 3 : arredi tessuti vestiti e simili (classi 20 24 25 35)

L’esaminatore e anche la Commissione di Appello (Board of Appeal, BoA) rigettano la domanda per mancanza di distintività ex articolo 7 comma 1 lettera B del regolamento 1001 del 2017 secondo cui <<Sono esclusi dalla registrazione:  …; b) i marchi privi di carattere distintivo;>>

A parte altre due censure sulla motivazione , che qui non verranno considerate, il T. si sofferma su quella relativa alla violazione della regola sulla distintività

La Corte inizia ricordando alcuni principi noti e cioè che:

– è sufficiente un grado minimo di distintività, paragrafo 16;

-la distintività non ha nulla a che fare con la creatività, paragrafo 17

– marchi tridimensionali sono sottoposti alla stessa disciplina degli altri Marchi paragrafo 19.

Su quest’ultimo punto però il T. precisa che la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa quando il marchio tridimensionale e consiste nell’ apparenza del prodotto stesso , § 20.

Infatt il consumatore medio non ha l’abitudine <<of making assumptions about the origin of products on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element, and it could therefore prove more difficult to establish distinctiveness in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark>>, § 21

Inoltre quanto più vicino la forma chiesta in registrazione ricorda la forma più usuale dei prodotti, tanto maggiore è il rischio che il marchio sia privo di ogni distintività, § 22. Infatti in tali casi <<only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001>>, § 22.

Poi ricorda che la disciplina dei marchi bidimensionali si applica anche ai tridimensionali, § 23. Il che vale pure per il caso di un marchio figurativo che consiste in una parte della forma del prodotto che designa, poiché <<the relevant public will immediately and without further thought perceive it as a representation of a particularly interesting or attractive detail of the product in question, rather than as an indication of its commercial origin (judgment of 21 April 2015, Representation of a grey chequerboard pattern, T‑360/12, not published, EU:T:2015:214, paragraph 25)>> § 24 (la sentenza citata viene citata in moltri altri passi della sentenza).

Applicando queste regole al caso sub iudice, il T. trova che correttamente il BoA <<found that the mark applied for consisted of a representation of a fabric pattern, in other words the representation of the possible outward appearance of the goods covered by the application for registration, which are fabrics, are made from fabrics or have fabric surfaces>> § 33

Bisogna poi accertare se la domanda di marchio richiesto differisca significativamente dagli usi del settore, § 40.

E sul punto il BoA aveva deciso che <<the chequered pattern is a basic and commonplace style for fabric, since it is composed of a regular succession of squares of the same size which are differentiated by alternating different colours, in this case grey-blue and white. It deduced from this that the pattern did not contain any notable variation in relation to the conventional representation of a chequered design found everywhere in the field of textiles>>, § 41.

Il T. non ha motivo di censurare questa statuoizione, § 42

In fatti  in primo luogo <<43. …  the colours used in the pattern will be perceived by the relevant public as being used for aesthetic purposes or to display the goods and services in question and will not be sufficient, on their own, to distinguish the goods and services of the applicant from those of other undertakings (judgment of 19 September 2012, Fraas v OHIM (Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red), T‑50/11, not published, EU:T:2012:442, paragraph 66)>>.

In secondo luogo <<44. … graphically, the representation of squares at issue does not contain any notable variation in relation to the conventional representation of such patterns and that, as a result, the relevant public will in fact only perceive a commonplace and everyday pattern (judgment of 19 September 2012, Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red, T‑50/11, not published, EU:T:2012:442, paragraph 68)>>.

Di conseguenza, tenendo dei beni e servizi richiesti e il modo in cjui son percepiti dal pubblico rielvante, <<the mark applied for will not be understood and remembered as an indicator of the commercial origin of those goods and services>>., § 45

Il concetto di ordine pubblico nel diritto dei marchi europeo: si pronuncia l’avvocato generale

Sono state depositate la scorsa estate le Conclusioni dell’avvocato generale Bobek  nella causa C 240/18 P, Constantin Film Produktion GmBH contro EUIPO.

La Constantin Film Produktion  (di seguito: la ricorrente) domandava la registrazione del marchio dell’Unione Europea <<Fack Ju Göhte>> per i servizi di cui alle <<classi 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato>>, § 7.

La domanda veniva respinta perché il marchio è contrario al buon costume e in particolare all’articolo 7 paragrafo 1 lettera F del regolamento 207/2009, secondo cui <<1.  Sono esclusi dalla registrazione:

(…)  f) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume;>>

(La  ricorrente aveva impugnato la decisione anche per il articolo 7 paragrafo 1 lettera B del medesimo regolamento, relativo alla carenza di distintività).

L’avvocato generale (di seguito: l’AG)  affronte in dettaglio i concetti di <<ordine pubblico>> e <<buon costume>> e l’eventuale sovrapposizione tra loro, spesso affermata.

Affronta dapprima il problema della libertà di espressione nel diritto dei marchi e dice che è meno tutelato di quanto avvenga in diritto d’autore:

<<  56.   In sintesi, pur non essendo un obiettivo primario del diritto dei marchi, la libertà di espressione vi resta evidentemente presente. In tale prospettiva, l’affermazione del Tribunale di cui al punto 29 della motivazione, è forse intesa a veicolare un concetto lievemente diverso: non che la libertà di espressione non svolga alcun ruolo nel diritto dei marchi, bensì che, al contrario di quanto avviene nel campo delle arti, della cultura e della letteratura, il peso che deve essere attribuito alla libertà di espressione nel settore del diritto dei marchi possa essere in qualche misura diverso, magari un po’ più leggero, nel bilanciamento complessivo di diritti ed interessi in gioco.    57. Se intesa in base al primo significato (letterale), l’affermazione di cui al punto 29 della sentenza impugnata è manifestamente erronea. Se interpretata in modo corrispondente al secondo significato appena esposto, siffatta affermazione è, a mio avviso, difendibile: sebbene la libertà di espressione, nonché altri diritti fondamentali potenzialmente in gioco, debbano essere presi in considerazione nell’operazione di bilanciamento complessivo, la tutela della libertà di espressione non è l’obiettivo primario della protezione dei marchi>>

Poi tratta il tema del rapporto tra ordine pubblico e buon costume, §§ 58 ss.

Ricorda al § 62 la funzione della del diritto di marchio, senza particolari innovazioni: << Generalmente si dice che la protezione di un marchio conferisce al relativo titolare un diritto esclusivo sul collegamento che il pubblico di riferimento effettua tra il titolare stesso e i prodotti o i servizi collegati (30). Ciò consente ai commercianti di imprimere nella mente del consumatore i loro prodotti o servizi, associando qualità, innovazione o altre caratteristiche all’immagine di uno specifico marchio. In tal senso, la Corte ha dichiarato che il diritto esclusivo conferito dalla protezione dei marchi ha il fine di garantire che il marchio possa adempiere la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio nonché altre funzioni come quelle di indicare la qualità di tale prodotto e servizio o quelle di comunicazione, investimento e pubblicità >>.

Al § 69 e seg. affronta il tema della sovrapponibilità tra i due concetti : la sovrapponibilità può anche esserci, ma una differenza concettuale esiste . Vanno lettui i paragrafi 75-76 come premessa per poi passare agli §§ 78-80, dov’è esplicitata tale differenza.

E dunque la premessa è che <<  75.  Gli esempi sopra citati dimostrano che, nonostante la sovrapposizione tra le due categorie (che è una logica conseguenza della sovrapposizione tra norme giuridiche e norme etiche a cui esse si riferiscono), tra le due vi è anche un certo grado di differenziazione. Direi che vi è in effetti una differenza concettuale in relazione a come, da chi e riguardo a che cosa è definito il contenuto di ciascuna di tali categorie.   76. L’ordine pubblico è una concezione normativa di valori e obiettivi che la pertinente autorità pubblica stabilisce dover essere perseguiti ora ed in futuro, ossia in prospettiva. L’ordine pubblico esprime pertanto le intenzioni dell’ente normativo pubblico quanto alle norme che devono essere rispettate nel contesto sociale. Il suo contenuto dovrebbe poter essere accertato per mezzo di fonti ufficiali di diritto e/o documenti politici. Comunque sia espresso, in modo molto simile a tracciare una rotta, l’ordine pubblico deve anzitutto essere stabilito da una pubblica autorità e soltanto dopo può essere realizzato.  77. Il buon costume si riferisce, a mio avviso, a valori e convinzioni a cui una determinata società aderisce in un dato momento, stabiliti e attuati dal consenso sociale predominante nell’ambito di tale società in un dato momento. A differenza della natura discendente dell’ordine pubblico, il buon costume si sviluppa dal basso verso l’alto. Si evolve altresì nel corso del tempo: ma nell’accertarlo, lo sguardo è principalmente fisso sul passato e sul presente. Naturalmente, in termini di ciò che si vuole raggiungere, anche il buon costume è normativo e rivolto al futuro, nel senso che tale insieme di regole ha anche l’ambizione di indurre e di mantenere un determinato comportamento>>

In via applicativa ne segue che <<78.   La differenza fondamentale tra le due nozioni consiste nel modo in cui esse sono stabilite e dunque verificate. La Corte EFTA ha fatto riferimento ad una differenziazione analoga nell’ambito della direttiva 2008/95/CE , quando ha dichiarato che «il rifiuto basato su motivi di “ordine pubblico” deve fondarsi su una valutazione di criteri oggettivi mentre l’opposizione ad un marchio basata sul “buon costume” attiene ad una valutazione di valori soggettivi» .  79. Dal momento che l’ordine pubblico è strutturato in modo discendente, il suo contenuto può essere verificato «oggettivamente», in quanto detto ordine pubblico deve essere stato stabilito da qualche parte. L’ordine pubblico può dunque essere studiato «a tavolino» negli uffici delle autorità pubbliche, facendo riferimento a leggi, politiche e dichiarazioni ufficiali. Può essere necessario trovare la fonte esatta di una data affermazione politica, di modo che la relativa comunicazione (o piuttosto il rifiuto di prevedere qualcosa facendo riferimento all’ordine pubblico) soddisfi i criteri della prevedibilità, dell’assenza di arbitrarietà e della buona amministrazione. Tuttavia, una volta soddisfatti tali requisiti, occorrono volontà e ambizioni amministrative unilaterali.   80. Non si può, invece, dire lo stesso a proposito del buon costume. Quest’ultimo non può essere individuato al di fuori delle norme e del contesto sociali. La sua identificazione richiede almeno una qualche valutazione empirica di ciò che la società di riferimento (il pubblico in parola) considera, in un determinato momento, un’accettabile regola di condotta. In altri termini, per osservare se uno specifico segno è contrario al buon costume, è necessario avvalersi di mezzi di prova relativi al caso specifico per accertare in che modo il pubblico di riferimento reagirebbe, presumibilmente, se tale segno fosse apposto sui corrispondenti prodotti o servizi>>.

Non sfugge che le affermazioni dell’AG toccano temi di grande impegno teorico.

Quanto ai possibili esiti applicativi, <<in alcuni casi, le due categorie si sovrapporranno. Un buon grado di ordine pubblico dovrebbe idealmente riflettere e consolidare la moralità pubblica. In altri casi, ciò che inizialmente è stato soltanto ordine pubblico si trasformerà in modo graduale anche in buon costume>> ,§ 81.

Non bisogna però insistere <<nel trasformare la distinzione tra ordine pubblico e buon costume in una dissertazione accademica. Tuttavia, nell’ambito della presente causa, tale distinzione fa la differenza. Essa è importante proprio per sapere che cosa avrebbe dovuto essere preso in considerazione da parte dell’EUIPO e, indirettamente, del Tribunale, quando il primo ha respinto la domanda di registrazione della ricorrente invocando lo specifico impedimento del buon costume e il secondo ha accolto tale approccio>, § 82.

In sisntesi <<se intende far valere l’impedimento (assoluto) alla registrazione costituito dal buon costume, l’EUIPO deve dire, facendo riferimento alla percezione prevalente tra il pubblico in questione, per quale motivo ritiene che un dato segno offenderebbe il buon costume. Di certo non si propone che l’EUIPO debba effettuare uno studio empirico approfondito per stabilire in che cosa consista il buon costume in relazione ad un determinato segno. Infatti, condivido senza difficoltà la proposta che l’EUIPO ha formulato all’udienza, secondo cui il massimo che si può fornire è una «stima informata». Tuttavia, tale stima deve essere radicata in un contesto sociale specifico e non può ignorare la prova evidente che conferma o potenzialmente solleva dubbi su cosa l’EUIPO considera conforme o non conforme al buon costume in una data società in un dato momento>>, § 83.

Questo in generale.

Nel caso sub iudice secondo l’AG non ricorrono i parametri richiesti per ravvisare violazione del buon costume. Egli ricorda che secondo l’Ufficio il pubblico di riferimento è un pubblico generico e di lingua tedesca (§ 86) : per cui ha errato il Tribunale nell tener conto solo ed esclusivamente del segno, isolandolo dai più ampi elementi della percezione del contesto sociali, se provati, § 88.

In causa <<le parti hanno ampiamente discusso del fatto che il film «Fack Ju Göhte» fosse stato autorizzato ad essere proiettato con detto titolo e che non vi fosse, a quanto pare, alcuna restrizione all’accesso da parte di un pubblico giovane. Gli argomenti della ricorrente al riguardo suggerivano in sostanza che, se le rispettive autorità di controllo negli Stati germanofoni dell’Unione europea non avevano avuto alcun problema con il titolo del film, perché allora l’EUIPO dovrebbe sollevarne nel processo di registrazione di un marchio eponimo? L’EUIPO ha sostenuto, invece, che la normativa sull’uscita e la proiezione dei film in uno Stato membro è semplicemente una questione del tutto diversa dalla normativa europea in materia di marchi.>> § 89.

L’avvocato non è d’accordo con quest’ultima posizione dell’Ufficio.

E’ vero che astrattamente sono sistemi normativi diversi: <<ad un livello strutturale ed istituzionale, concordo con l’EUIPO: classificazione e regolamentazione dei film in uno Stato membro rappresentano veramente un sistema normativo diverso dal diritto dei marchi. Pertanto, ciò che un’autorità nazionale di controllo dei film ha deciso in relazione alle condizioni per l’uscita e la proiezione di un film non è certamente di per sé determinante ai fini della valutazione che deve essere effettuata ai sensi della normativa sui marchi e, a livello più specifico, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.>>aragrafo 90.

Tuttavia. non ritiene <<che la valutazione possa fermarsi a quel punto. Anche se si tratta di sistemi normativi realmente diversi, vi è una sostanziale sovrapposizione tra tali sistemi paralleli: i due contesti di valutazione hanno come punto di partenza lo stesso pubblico e la valutazione della moralità e della trivialità nell’ambito dello stesso pubblico nello stesso momento o in un momento molto simile. A tale livello, come riconosciuto dallo stesso EUIPO (57), per inciso, il giudizio morale sulla trivialità di un’espressione è realmente importante. >>, § 91.

Ne segue che le precedenti valutazioni effettuate da vari organi nazionali << 92. (…) diventano effettivamente rilevanti. Se esistono e sono portate all’attenzione dell’EUIPO, le valutazioni di siffatti organi nazionali, che senza dubbio si trovano in una posizione migliore, rispetto ad un ufficio marchi dell’Unione europea, per valutare che cosa sia (im)morale e triviale in un dato momento in un dato Stato membro, dovrebbero essere tenute nella giusta considerazione.   93.    Naturalmente, ciò non impedisce all’EUIPO di concludere che il marchio richiesto è contrario al buon costume, soprattutto se tali principi devono essere accertati su scala europea. Tali conclusioni e prove empiriche, in particolare quando riguardano esattamente lo stesso spazio linguistico e geografico scelto dall’EUIPO per la propria valutazione, rendono tuttavia più stringenti i parametri della motivazione che l’EUIPO deve fornire se vuole distaccarsi da quanto gli organi nazionali hanno accertato essere i parametri accettabili di moralità nell’ambito dello stesso spazio, con riguardo, a quanto risulta, allo stesso pubblico e allo stesso momento>>.

Questo parametro non è stato rispettato nel caso de quo. << 94.  Nel caso di specie, tale parametro non è stato rispettato. Nelle varie fasi del procedimento dinanzi all’EUIPO così come dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha posto l’accento, senza che tali dichiarazioni venissero contraddette, sul fatto che il film era stato un grande successo nei paesi di lingua tedesca, a quanto risulta senza dare adito ad una vera e propria disputa circa il titolo dello stesso; che il titolo del film aveva ricevuto le autorizzazioni del caso ed era stato ammesso alla proiezione per un pubblico giovane; e che la percezione positiva del film può essere altresì comprovata dal suo inserimento nel programma didattico del Goethe-Institut.     95.    Si ribadisce che nessuna di tali dichiarazioni è di per sé concludente. Del pari, la sorte del film non è decisiva per la registrazione di un marchio. Tuttavia, a fronte di prove così stringenti riguardo alla percezione sociale della moralità e della potenziale trivialità dello stesso identico titolo, l’EUIPO avrebbe dovuto dedurre argomenti molto più convincenti per poter affermare che, sebbene diversi organi del pubblico di lingua tedesca non valutassero l’espressione in grado di suscitare scetticismo in tale pubblico, non si può comunque registrare un marchio eponimo perché è un’offesa al buon costume arrecata allo stesso identico pubblico>>.

In generale <<una siffatta percezione secondo me riflette correttamente anche il ruolo svolto dal buon costume nell’ambito del diritto dei marchi dell’Unione europea. Dal momento che individuare e accertare il buon costume (nonché l’ordine pubblico) non è di certo la funzione principale dell’EUIPO(58), è difficile immaginare che l’EUIPO abbia l’incarico di iniziare improvvisamente a coniare una solida idea di buon costume, sganciata da quella che sembra essere prevalente nello Stato membro o negli Stati membri in questione (o piuttosto molto più severa di quest’ultima)>>, § 96.

L’AG  -per il caso che la Corte non concordi con quanto sopra-  affronta pure la questione della disparità di trattamento applicato dall’Ufficio rispetto ai precedenti giurisprudenziali, unitamente a quella della buona amministrazione.

Esaminati questi due concetti (§§ 108-111) , ricorda in particolare la decisione sul marchio <<Die Wanderhure>>, pure titolo di film, emessa il 28.05.2015 dalla commissione di ricorso dell’EUIPO nel caso R 2889/2014-4, che andò in senso opposto a quella impugnata nel caso in esame.

LAG precisa che <<l’imperativo della coerenza dell’approccio e dei criteri da applicare ha una conseguenza di carattere procedurale: è, naturalmente, sempre possibile discostarsi dal precedente approccio decisionale, ma motivando e spiegando in maniera coerente tale scostamento>>, §§ 111.

Alla luce di ciò, egli ritiene, <<che, date le innegabili somiglianze prima facie tra il contesto in cui è stata presentata la domanda di registrazione del segno di cui trattasi, da un lato, e la fattispecie relativa alla causa Die Wanderhure, dall’altro, nonché il fatto che la ricorrente abbia più volte fatto riferimento a tale decisione nelle sue osservazioni, sembra ragionevole aspettarsi che l’EUIPO fornisca (e il Tribunale richieda) una spiegazione plausibile in relazione alle differenti soluzioni raggiunte in tali due fattispecie.>>, § 117.

Perseguire l’obiettivo della coerenza nella prassi decisionale è un obiettivo a lungo termine, dice l’AG. <<Se si considera la molteplicità dei possibili scenari concreti a cui l’EUIPO si può trovare di fronte, il compito non è di certo semplice. Tali difficoltà non possono però essere invocate quale motivo per abbassare o addirittura rinunciare ai parametri quando si devono spiegare le ragioni di una decisione>>, § 124.

Tuttavia <<siffatto obbligo non significa che non si possa giungere ad una diversa soluzione in un caso specifico, se la differenza tra i casi è adeguatamente spiegata, o modificare completamente l’approccio interpretativo, se lo scostamento è comunicato e spiegato. L’analogia con il processo decisionale giudiziario a tale riguardo è alquanto evidente, sebbene naturalmente i parametri stabiliti in materia di motivazione non siano altrettanto stringenti. Agli organi giurisdizionali, analogamente, non è fatto divieto di cambiare la propria giurisprudenza nel tempo ma essi sono tenuti a spiegare un potenziale cambiamento di una data linea giurisprudenziale>>, § 125.

In entrambi i casi, il comune denominatore è l’eguaglianza di fronte alla legge, ma anche, dal punto di vista del destinatario di una decisione, la sua prevedibilità. Infatti <<anche l’operatore più prudente non può pianificare l’intera sua strategia commerciale se, in un determinato caso, si tiene conto di taluni elementi e l’approccio alla valutazione è, nell’insieme, piuttosto liberale e permissivo, mentre in circostanze concrete simili, relative all’applicazione delle stesse norme giuridiche ad un caso diverso, gli stessi elementi o elementi simili sono dichiarati privi di rilevanza e l’approccio complessivo è molto più rigoroso>>, § 126.

In sintesi, secondo l’AG il Tribunale è incorso in un errore di diritto <<per non aver sanzionato il fatto che l’EUIPO non abbia adeguatamente spiegato lo scostamento dalla propria passata prassi decisionale o non abbia motivato in modo congruo il fatto che sulla domanda di registrazione del segno controverso si dovesse decidere in modo diverso rispetto alla soluzione raggiunta in un caso simile, sottoposto all’attenzione dell’EUIPO da parte della ricorrente.>>, § 128.

Attendiamo ora di conoscere la posizione della Corte di Giustizia.

Su questo tema avevo segnalato il precedente del Tribunale Ue 12.12.2019, T-683/18, nel post <<Contrarietà all’ordine pubblico nel diritto europeo dei marchi>>, relativo al marchio denominativo-figurativo <<Cannabis Store Amsterdam>>, stranamente  non menzionato.