Nullità di combinazione cromatica come marchio perchè insufficientemente chiaro e preciso

Il 2° Board of Appeal EUIPO 07.02.2024m, Case R 2087/2023-2, Storch-Ciret Holding GmbH, decide sull’appello contro la decisione che aveva rigetgtat la domadna di retistarizone per il seguente segno

Conferma il 1 grado amministrativo per cui è insufficientemente preciso violando gli artt. 4 e 7.1.a):

24 On that basis, it must be found that the sign applied for does not meet the precision requirement specified in Article 3(3)(f) (ii) EUTMIR, which is also to be used when interpreting Article 4(b) EUTMR.
25 The rectangles reproduced in the representation mentioned are already visually reminiscent of a mere coloured pattern. Above all, however, it is evident from the nature of the applicant’s request, which is directed at a colour mark, that the representation in rectangles can only have a pattern. It cannot constitute a restriction of the colour shades to the shown sequence of rectangles. Such a view would be inconsistent with claiming as a colour mark (27/03/2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 40 et. seq.). If only a horizontal row of coloured rectangles with white intermediate areas were claimed, the trade mark would be a purely figurative mark which, as emphasised by the applicant, is precisely not claimed (cf. in this respect the first decision of the Office on the application
of 8 March 2021, 3 et seq.).
26 The distribution by volume of the colours claimed, which requires a sufficiently clear systematic arrangement (cf. denied in respect of ‘approximately 50 % to 50 %’ in 30/11/2017, T-102/15 ure T-101/15, BLUE AND SILVER, EU:T:2017:852, § 58 et seq.), is unclear in the present case. As stated, the reproduction of the shades in rectangles appears to be a simple representation of colour patterns. It may be that the applicant thereby wishes to express an identical distribution of these shades of colour.
However, there is no objective evidence of this, which means that there is ultimately a speculation. In addition, the quantitative proportion of the colour ‘white’ is also open to doubts. In the specific representation, it indicates a narrow distance between the individual shades of colour in the rectangles. However, as stated (para. 25), the application for protection is not restricted to a reproduction of the shades in rectangles. It is unclear how the proportion in other designs is supposed to be.
27 The representation applied for also leaves open the question of which systematic arrangement of the shades is otherwise claimed. The information provided by the applicant, if the entry as rectangles is not understood as conclusive, allows a large number of different combinations of colours to be associated (30/11/2017, T-102/15 —  T-101/15, BLUE AND SILVER, EU:T:2017:852, § 58 et seq.; see also the colour mark ……….., 14/06/2012, T-293/10, seven squares of different colours, EU:T:2012:302, § 56 et seq.) comparable with the colour mark applied for. It is not even clear whether each of the colours has the same shape and be designed in parallel.
28 As a result, too many ambiguities remain in the present case, which cannot be to the detriment of the general public. In its submissions, too, the applicant itself only withdrew itself with the general assertion that what can be seen here was claimed. However, this is precisely unclear if no purely figurative design is claimed.
29 The applicant could have easily encountered these objections, for example by making use of the possibility of submitting a description in the field of colour combination marks by way of exception. It is correct that a description pursuant to Article 3(3)(f) (ii) EUTMIR is not formally mandatory. However, it remains the responsibility of the applicant to satisfy the precision requirement under Article 4 EUTMR or the requirement of a systematic arrangement in which the colours concerned are combined in a predetermined and uniform manner pursuant to Article 3(3)(f) (ii) EUTMIR. That did not happen in this case.
30 The refusal of the application pursuant to Article 7(1)(a) in conjunction with Article 4 EUTMR was therefore ultimately correct.
31 The examiner expressly refrained from refusing registration under Article 7(1)(b) EUTMR. That is logical, because such a decision requires a clear subject of the application, which cannot be assumed here. Nor does the Board currently see any basis for such a decision.
32 The applicant’s appeal therefore had to be dism

Sulla (in-)validità di marchio sonoro

Anna Maria Stein in IPKat segnala una decisione dell’ufficio di Alicante che rigetta la domanda di registrazine di marchio musicale (la canzone per bimbi “Johnny Johnny Yes Papa”)

Si tratta di 15.06.2023, applicat. n° 018713855, Mora TV srl (testo inglese automat. trad. qui)

Le ragioni del rigetto attengono alla carenza di distintività; ne è interessante l’applicaizone ai marchi musicali (riporto la sintesi di Anna Maria Stein, ove trovi pure un paio di precedenti amministrativi):

<<a) Length of the sound mark

Although the length of a sound mark does not disqualify it from being considered as an indicator of origin, and the EUTMR is silent in this regard, the EUIPO’s examination guidelines specify the types of sound marks that are not likely to be accepted without proof of acquired distinctiveness, including sounds which are too long to be considered as an indication of origin and sounds which are usually associated with certain goods and services.

b) Lack of easily identifiable and recognisable melodic structure

The sign does not contain an easily identifiable and quickly recognisable melodic structure since it begins with a simple, repetitive motif, which is then accompanied by a few basic tones and sounds, typical of music played in cartoons, movies or songs with lyrics for babies or children. Thus, it does not contain any relevant melodic moment/structure that would allow the public to clearly identify it as a brand, and consequently lacks the ability to function as an identifier of commercial origin.

d) The sound trade mark does not identify the commercial origin of goods or services

Consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of products or services in the absence of any graphic or verbal element, because, in general, a sound in itself is not commonly used in any field of commercial practice as a means of identification. However, marketing habits in an economic sector are not fixed and can evolve in a very dynamic way, including through the use of sound trade marks.

When a sound mark consists of non-distinctive/descriptive/generic verbal elements pronounced in a clear manner and without striking or unusual sound elements, the sound mark will be considered non-distinctive.

The trade mark at issue here contains several phrases taken from a song that is very popular throughout the world and for which there are numerous versions and videos that can easily be found on the internet.

e) No acquired distinctive character

According to the EUIPO, the applicant did not submit any opinion polls/surveys or depositions, nor did it provide details of turnover and sales figures or any document regarding investment in advertising and efforts made to promote the brand.

Thus, it was not possible to establish the market share regarding the objected products and services, the intensity, geographical extent and duration of the use of the sound trade mark, or the proportion of the relevant public that identifies the origin of the products and services, before the filing date of the application>>.

Si v. il Chapter 3, § 14 Sound marks, Sect 4 – part B Examination, p. 452 ss, delle Guidelines EUIPO, vers. 1.0, 31 marzo 2023.

Sulla (assente) distintività di marchio costituito dai numeri da 1 a 23 disposti su tre file

Il board of appeal dell’EUIPO , decisione del 2 maggio 2023, case R 1967/2022-1, appl: Margiela, conferma la mancanza di distintività di marchio numerico cioè costiotuito dai numeri da 1 a 23 in progresisone e disposti su tre file, per candele, illuminazione ed altri.

Norma di riferimentoi: art. 7.1.b dell’EUTMR

Primo grado amminisrativo: <<In the contested decision, the examiner found that the relevant public would perceive the sign at issue as, for example, a listing of the product/article number, a bar code, or a pre-printed label. By doing so the examiner determined the way in which the sign applied for will, if registered, probably be shown to the public (see, to this extent, 12/09/2019, C-541/18, Sign comprising a hashtag, EU:C:2019:725, § 24, 25). The Board concurs that the sign at issue will likely be perceived by the relevant public as a pre-printed tag/label to be affixed, for example, on the goods in Classes 4, 11 and 21 or on their packaging or, with particular regard to retail services, in Class 35, on an invoice, on a letter head or on a catalogue>>.

L’ufficio in appello:

<<The fact that the sequence does not highlight any specific number does not make it distinctive for the goods and services covered by the application for registration. In particular, the Board notes that a pre-printed tag/label of long sequences of numbers in three lines, could not provide information to consumers capable of designating the commercial origin of the goods or services. For example, the sequence of numbers in three lines, when put on a tag/label for the goods at issue, could indicate the reference number of three variants of an article in stock (e.g. three variants of the same product in three colours) one on top of the other, or as a way which could enable the shop to circle one number in pen for internal accounting purposes (e.g. to indicate the number of items remaining in stock, which may vary and thus can be indicated by hand). When used for the services at issue, the long sequences of numbers in three lines, could be perceived as providing administrative information for the undertaking (e.g. company number/commercial registration number) and/or its services (e.g. publication authorisation number of the retailer’s/wholesaler’s catalogue, etc.) as explained above.
27 As regards both the goods and services applied for, the Board recalls that there must be certain aspects of the signs at issue which may be easily and instantly memorised by the relevant public and which would make it possible for those signs to be perceived immediately as indications of the commercial origin (see, to that effect and by analogy, 29/09/2009, T‑139/08, Device of smile from SMILEY (fig.), EU:T:2009:364, § 31).
28 In the present case, the sequence of numbers from 0 to 23, in three lines when applied to the goods and services for which protection is sought, would not easily and instantly be recalled by the relevant public as a distinctive sign, but will likely be perceived by the relevant public as one (or three) non-distinctive sequence(s) of numbers.
29 The Board observes that the length of the sequence(s) does not allow the individual details of the mark to be committed to memory, or the sign taken as a whole, to be apprehended. The sign for which protection is sought would be perceived by the relevant public as one (or three) long sequence(s) of numbers positioned on three separate lines, but the relevant public is unlikely to remember what numbers are listed in the sign or positioned at the beginning or at the end of each line. Therefore, the sign, taken as a whole, will be perceived as one (or three) unmemorable sequence(s) of numbers, and therefore the relevant public will not tend to perceive it as a particular indication of commercial origin>>.

Decisione esatta.

Caso comunque interessante: non è distintivo perchè non memorizzabile oppure perchè il pubblico, vedendolo, pensa a comunicaizoni ammnistrative interne all’azienda circa il prodotto?

(segnalazione di Nedim Malovic in IPKat)

Sentenza milanese sul marchio c.d. di posizione

il portale giurisprudenzadelleimprese.it dà notizia di una interessante sentenza 2020 sul marchio di posizione, definente la lite in primo grado  tra due note imprese dell’abbigliamento (sent. 29.12.2020 sez. spec. impresa, n° 8845/2020, Rg 15722/2018, Diesel c. Calvin Klein).

Il segno de quo è costituito da una striscia posta sulla quinta tasca anteriore destra di un jeans (quella piccolina, porta-monete in origine): Diesel l’ha collocata in obliquo, mentre CK in orizzontale (cioè parallela alla c.d. cintura del jeans, ove sono attaccati i passanti).

Per il collegio il marchio di posizionamento è valido, perchè astrattamente distintivo e perchè non infrange esigenze collettive di disponibilità del segno : <<Trattasi dunque di marchio di posizionamento, posto che nella sua descrizione particolare evidenza risulta essere conferita sia alla specifica apposzione di esso sulla quinta tasca anteriore di un paio di jeans – indipendentemente dalla configurazione di tale indumento – sia nella particolare posizione della striscia di tessuto rilevabile nell’immagine che appare inclinata rispetto al borso superiore della tascasulla quale è apposta .     Ritiene il Collegio che un siffatto segno possa essere oggetto di un uso e di una registrazione come marchio, posto che tale etichetta costituisce un aspetto “capriccioso” ed inessenziale, essendo tutelata non la striscia che compone un’etichetta tout court, bensì una sua specifica configurazione indicata sostanzialmente nella posizione sull’indumento e nella sua inclinazione.    Tale tipologia di etichetta per il suo posizionamento può dunque integrare in sé un segno valido poiché non costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (art. 9, comma 1,lett. c) c.p.i.) in quanto esso non investe in alcun modo l’aspetto esteriore del prodotto né ne condizionala forma sotto il profilo ornamentale. D’altra parte è pacifico che tale striscia di tessuto è stata sempreutilizzata nell’ambito del marchio più complesso comprendente la denominazione Diesel .  In tale contesto dunque il segno rivendicato non può costituire il motivo per cui il consumatore decidedi acquistare quel tipo di pantalone jeans. Esso dunque rispetta in sé il principio di estraneità delmarchio al prodotto, la cui violazione renderebbe invece insuscettibili di tutela come marchio i disegniornamentali del prodotto quando abbiano carattere meramente estetico – tutelabili quindi come modelli- ossia quando attribuiscano allo stesso solo un “valore sostanziale”, divenendo elemento influente sullascelta d’acquisto (cfr. caso Burberry Check, Cass., n. 5243/1999, cfr. CG C-299/99, “Philips”; CG C-205/13, “Stokke”, cfr. Trib. UE, T-508/08, “Bang & Olufsen”)>>.

Inoltre, il segno non solo è in astratto ammissibile alla privativa, ma anche in concreto distintivo di una certa azienda (di Diesel), § 2.1-2.2 (distinzione concettuale fondata sul dettato normativo ma di dubbia esattezza).

Nè ricorre la funzione ornametnale e nemmeno la standardizzazione, § 2.3.

La tutela perà non viene concessa poichè il segno avversario orizzontale è sufficientemente diverso da scongiurare il rischio di confondibilità, p. 15.

Interessante infine è l’affermazione per cui conta il segno come chiesto in registrazione e non come viene percepito a seguito dell’uso , che eliminerebbe o ridurrebbe la caratteristica della obliquità/inclinazione nella percezione del pubblico: <<Né vale opporre a tale considerazione come hanno sostenuto le attrici il fatto che nell’uso quotidiano in realtà la caratteristica dell’inclinazione dell’etichetta andrebbe persa per effettto dei vari movimenti di chi indossa il pantalone. Tale rilievo che in sé pare contraddire le stesse tesi delle attrici quanto alla validità del loro segno rispetto a segni anteriori non può essere considerato nella valutazione di interferenza, dovendosi procedere ad un confronto tra i segni così come apposti sui prodotti e come registrati rispetto a quelli in contestazione. Diversamente l’ambito di tutela del segno in questione risulterebbe indebitamente allargato fino a coprire di fatto quei segni che la stessa titolare del marchio considera non interferenti>>

La corte milanese richiama il precedente europeo Corte Giustizia 18 aprile 2013, C-12/12, Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co.

La sentenza pare sostanzialmente esatta. Solo che non precisa la base normativa della tutela da  marchio di fatto (azionato assieme alla registrazione): la quale consiste nell’art. 2598 cc. (disposizione mai invocata in motivazione) e non nella disciplina posta dal cod. propr. ind.

Novità legislative in tema di segni distintivi e sfruttamento della notorietà altrui

Il decreto-legge 11 marzo 2020 n 16, convertito con modifiche dalla legge 8 maggio 2020 numero 31, disciplina l’uso di segni distintivi  in relazione ai giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e la realizzazione di altre attività parassitarie.

All’articolo 5-bis (<<Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche>>)  si dice quali sono le <proprietà olimpiche> (simbolo Olimpico, bandiera, mott, …) e si stabilisce che l’uso delle stesse è riservato solo al Comitato Olimpico internazionale, a quello nazionale italiano ed altri enti specificamente indicati. Al comma 3 si vieta la registrazione come marchio del simbolo olimpico.

C’è un limite temporale: i divieti cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026 (cioè a giochi invernali conclusi, si può immaginare).

Il capo III regola invece le attività parassitarie : va segnalato che che la disciplina prescinde dei giochi olimpici , concernendo qualunque attività organizzativa di eventi. Si tratta del divieto del  c.d ambush marketing.

Secondo l’articolo 10 comma 1 <Sono  vietate   le   attivita’   di   pubblicizzazione   e commercializzazione   parassitarie,   fraudolente,   ingannevoli    o fuorvianti poste in essere in relazione  all’organizzazione di  eventi  sportivi  o   fieristici   di   rilevanza   nazionale   o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalita’ di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale>.

Il comma seguente precisa quali sono queste attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie vietate.

Anche qui  c’è un ambito di applicazione temporale: a differenza da quello per le Olimpiadi , è un tempo mobile e cioè non legato ad una data fissa. Si dice infatti:  <I divieti di cui all’articolo 10 operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui al comma 1 del  medesimo  art.  10  fino  al  centottantesimo  giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi> (articolo 11).

L’articolo 12 poi dispone sanzioni anche di una certa gravità per la violazione dell’articolo 10: il relativo accertamento compete ad AGCM con i poteri propri degli accertamenti fiscali.

Da ultimo , l’articolo 13 fa salva la tutela diretta in capo ai danneggiati in base ad altre disposizioni , menrte l’articolo 14 aapporta una modesta modifica all’articolo 8 comma 3 del codice di proprietà industriale

La normativa andrà studiata con attenzione. A prima vista però non introduce particolari novità: probabilmente tutto o quasi era già desumibile dalla normativa anteriore.

Forse le novità principali sono da un lato i citati limiti temporali della tutela e dall’altro le sanzioni amministrative

Ingannevolezza e malafede in un marchio denominativo/figurativo davanti all’EUIPO

La Commissione di Ricorso allargata dell’EUIPO il 2 marzo 2020 (procedimento R1499/2016-G, marchio n° 012043436) ha deciso su un’istanza di nullità relativa al marchio <<La Irlandesa 1943> qui riprodotto

I motivi di nullità sono due : ingannevoleezza del segno e malafede al momento del deposito. Ciò secondo l’articolo 59 Paragrafo 1 , lett .a-b, del reg. 1001 del 2017 (naturalmente per l’ingannevolazza il riferimento è poi all’art. 7 lett. g) del medesimo reg.)

L’ingannevolezza

Per la commissione tale nullità presuppone <<l’accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore>> § 25

La commissione poi richiama la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la definizione Ivi presente di ingannevolezza, paragrafo 26. Non è però spiegato il motivo del richiamo, probabilmente per recepire questa nozione nel diritto dei marchi. Sarebbe stato meglio però un passaggio argomentativo specifico.

la Commissione poi precisa che, una volta accertato un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore, <<diventa irrilevante che il marchio richiesto possa essere percepito in un modo che non sia ingannevole. In effetti, in seguito, il marchio può indurre in ogni caso in errore il pubblico e non è pertanto in grado di assolvere il proprio ruolo, ossia quello di garantire la provenienza dei prodotti e dei servizi cui esso fa riferimento. (..) Come confermato dal Tribunale, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, può applicarsi anche quando è possibile un uso non ingannevole del marchio in questione>> § 27-28

Nel caso specifico si trattava di latticini di provenienza dell’Irlanda e venduti in Spagna. Il rapporto di distribuzione commerciale era proseguito per molti anni ma era poi cessato. Nonostante ciò, l’ex distributore spagnolo aveva chiesto la registrazione del marchio europeo in questione.

Il marchio è descritto ai paragrafi 29-33 (v. anche la foto riprodotta sopra) e la commissione conclude al paragrafo 33 che c’è un richiamo diretto tra il marchio e l’origine geografica (difficilmente contestabile).

 La Corte conclude che il marchio è ingannevole e che lo era già al momento del deposito, paragrafo 34.

La prova sta nel fatto che le merci non provengono dall’Irlanda, come si desume dal fatto che nel catalogo complessivo dell’imprenditore spagnolo non c’è alcun prodotto di origine irlandese, paragrafo 36/39

La commissione aggiunge che il titolare del marchio contestato poteva utilizzare i prodotti in modo ingannevole (probabilmente si riferisce la dichiarazione integrative), ma che però non ha compiuto alcuno sforzo in tal senso (paragrafo 42).

A nulla del resto vale invocare precedenti dell’ufficio, paragrafo 46. Da un lato infatti bisogna che siano pertinenti e, dall’altro, <<l’applicazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione deve, però, essere conciliata con il rispetto del principio di legalità. Pertanto, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo vantaggio un’eventuale disparità commessa a suo favore o a beneficio altrui al fine di ottenere una decisione identica>>, § 46. In breve, eventuali errori passati non possono essere invocati per ottenerne la ripetizione.

Il marchio è quindi ingannevole e va dichiarato Nullo, paragrafo 48

Per curiosità si possono vedere le difese del titolare ai paragrafo 5 e 9.

La malafede

L’art. 59 § 1 recita così: <<Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché: a) …….; b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede>>

La commissione ricorda che la legge non definisce il concetto e dunque va ricostruito dal decidente. Malafede va allora ravvisata <<laddove emerga da indizi pertinenti e concordanti che il titolare di un marchio dell’Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio, non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine»>>Paragrafo 51

Si noti che, sebbene la malafede consista nel precedere il titolare del diritto alla registrazione e quindi costituisca illecito nei confronti di un soggetto determinato,  si tratta però di nullità assoluta, paragrafo 50 (v. anche in fine).

Inoltre <<l’intenzione del richiedente al momento pertinente è un elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie>>Paragrafo 51 e 55

Il giudizio richiesto sulla malafede prevede che si debbano valutare <<tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un RMUE, in particolare: i) il fatto che il richiedente sapeva o avrebbe dovuto sapere che un terzo utilizzava, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile e confondibile con il segno di cui è stata chiesta la registrazione; ii) l’intenzione del richiedente di impedire a detto terzo di continuare a utilizzare un siffatto segno e iii) il grado di tutela giuridica di cui godevano il segno del terzo ed il segno di cui veniva chiesta la registrazione>>, § 52 .

Inoltre si può anche tenere conto <<dell’origine del segno contestato e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione, della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio dell’UE nonché della cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato la sopravvenienza di detto deposito>>, paragrafo 54

L’intenzione del richiedente può dedursi anche dalla situazione oggettiva di conflitto di interessi in cui la richiedente il marchio si è trovata adoperare paragrafo 56. Nel caso specifico può infatti essere dedotta dal concreto operato del titolare del marchio prima del deposito dalle relazioni contrattuali precontrattuali o postcontrattuali in vigore con la controparte oppure da altri doveri di lealtà scaturenti dall’aver ricoperto cariche particolari all’interno dei rapporti commerciali , paragrafo 56

In sintesi la malafede <<è connessa … ad una motivazione soggettiva della persona che presenta una domanda di registrazione di marchio, vale a dire a un’intenzione fraudolenta o ad altro motivo ingannevole. Essa implica un comportamento che si discosta dai principi riconosciuti come caratterizzanti un comportamento etico o dalle leali consuetudini in materia industriale o commerciale>>Paragrafo 57

Il richiedente sapeva bene che il Marchio era ingannevole, avendo subito già decisioni sfavorevoli all’inizio degli anni 2000 per marchi sostanzialmente uguali a quello sub judice, paragrafo 63. Inoltre gioca anche il fatto che c’è stato un rapporto di distribuzione commerciale per oltre 30 anni, paragrafo 65.

Pertanto <<in considerazione della summenzionata cronologia degli eventi, è chiaro che il primo marchio (spagnolo) «LA IRLANDESA» della titolare del MUE ha avuto origine dal rapporto contrattuale tra le parti. Non si tratta di un marchio che nasce indipendentemente da questa relazione commerciale, ma è direttamente associato all’origine irlandese dei prodotti che la titolare del MUE era stata autorizzata a vendere in Spagna dalla seconda richiedente la nullità. Si può pertanto concludere, come sostenuto dalle richiedenti la nullità, che il marchio contestato è stato inizialmente creato e depositato dalla titolare del MUE nell’ambito della relazione commerciale tra le parti e che il suo scopo iniziale era pertanto quello di distinguere gli alimenti venduti dalla titolare del MUE aventi origine irlandese>>, paragrafo 67

Le prove hanno evidenziato che non c’è più legame con l’origine irlandese § 68: per cui era irragionevole commercialmente depositare il marchio sub-judice paragrafo 69

Visto poi che la richiedente non ha giustificato sotto il profilo economico commerciale quel tipo di marchio, emerge dagli atti <<che la titolare del MUE abbia intenzionalmente chiesto la registrazione del marchio contestato per generare un’associazione con l’Irlanda e continuare a beneficiare dall’attività svolta durante la loro relazione commerciale, con l’intenzione e allo scopo di ottenere un indebito vantaggio dall’immagine di cui godono i prodotti irlandesi>>Paragrafo 70.

E dunque, ricordando che l’intenzione di Malafede va desunto anche da Fattori oggettivi, nella fattispecie i fattori oggettivi <<derivano dall’utilizzo, in modo ingannevole, del marchio contestato e dalle decisioni pronunciate in precedenza dalla corte spagnola e dall’EUIPO, nonché dalla pregressa relazione commerciale, ora conclusa, con la seconda richiedente la nullità. In considerazione di queste circostanze particolari, è possibile concludere che la titolare del MUE, nel depositare il MUE contestato, intendeva continuare a ingannare il pubblico circa l’origine geografica dei prodotti e trarre vantaggio dalla buona immagine dei prodotti irlandesi, così come faceva quando la relazione con la seconda richiedente la nullità era ancora in corso>> § 72.

Una siffatta condotta falsa misura rilevante il comportamento economico dei consumatori paragrafo 73.

In conclusione dunque <<è possibile accertare l’intenzione fraudolenta della titolare del MUE al momento del deposito del marchio contestato, ossia che esso è stato depositato deliberatamente allo scopo di generare un’associazione con l’Irlanda e, quindi, è stato depositato in malafede >> § 74

Il punto più interessante di questa decisione riguarda il rapporto tra malafede ingannevolezza. Il motivo della malafede, pur essendo sostanzialmente direzionato verso un concorrente determinato, è causa come detto di nullità assoluta e quindi dovrebbe trovare la sua ragione nella tutela dell’interesse generale (soprattutto dei consumatori).

Tuttavia di per sé la malafede (l’intenzione prava) non può essere semplicemente il voler frodare il pubblico, dal momento che questa fattispecie è meglio è governata da dal motivo di nullità della ingannevolezza. L’intenzione prava/malafede sembra proprio quella direzionata verso uno o più soggetti determinati, poer cui dovrebbeessere sanzionata da nullità relativa: ma il dato testuale è inequivoco.

La commissione accenna implicitametne a questo aspetto nel passaggio appena riportato: <<l’intenzione di pregiudicare (…) gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo>> (§ 51). Se ne desume che la mala fede copre ogni caso di intenzione “fraudolenta”, sia che pregiudichi in via diretta un concorrente determinato (anzi, forse non necessariamente un concorrente: a ben vedere è un’appropriazione di pregi), sia che non ne pregiuridichi alcuno in via diretta.  Certo che nel secondo caso pare avere la medesima area concettuale dell’ingannevolezza.

La Corte di Giustizia su domanda di marchio, indicante in modo impreciso i beni o servizi, e su domanda depositata in malafede

La Corte europea interviene su una importante questione in tema di marchi, relativa alla possibilità di qualificare come causa di invalidità la troppo generica o imprecisa descrizione dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione.

Si tratta di Corte di Giustizia 29.01.2020, C-371/18, Sky c. SkyKick .

La lite era nata tra Sky e SkyKick relativamente ad un marchio figurativo e denominativo (ma per lo più denominativo): lo si vede bene nella decisione del giudice inglese a quo, la High Court (Chancery Division) del 06.02.2018, [2018] EWHC 155 (Ch),  del giudice Arnold (§ 2).

La sentenza applica ratione temporis la disciplina di cui al regolamento 40 del 1994

Il primo punto importante era la cit. questione attinente al se l’indicazione dei beni o servizi non sia sufficientemente chiara e precisa.

La corte, dicendo che i motivi di nullità sono solo quelli espressamente indicati, risponde negativamente:  <<58   Ne consegue che, al pari dell’articolo 3 della prima direttiva 89/104, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che essi forniscono un elenco esaustivo delle cause di nullità assoluta di un marchio comunitario.   59 Orbene, né l’articolo 3 della prima direttiva 89/104 né le summenzionate disposizioni del regolamento n. 40/94 prevedono, tra i motivi ivi elencati, la mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti o i servizi coperti dalla registrazione di un marchio comunitario.  60 Dalle considerazioni che precedono risulta che la mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti o i servizi coperti dalla registrazione di un marchio nazionale o di un marchio comunitario non può essere considerata come un motivo o una causa di nullità del marchio nazionale o comunitario di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 3 della prima direttiva 89/104 o degli articoli 7 e 51 del regolamento n. 40/94>>

Nè è possibile far rientrare la fattispecie in un’altra in una causa espressamente prevista (§§ 62 ss.) .

Da ultimo nemmeno è possibile ritenere la mancanza di chiarezza e precisione come domanda disegno contraria all’ordine pubblico (§ 65 ss).  Su questo punto era stato di opposto avviso l’avvocato generale Tanchev nelle sue conclusioni 16.10.2019, §§ 60-79 (v. poi al §§ 82-86 i criteri per stabilire se ricorra la chiarezza e precisione).

La Corte affronta poi un altro aspetto non meno importante, relativo al se una domanda di registrazione fatta senza intenzione di usare il marchio costituisca domande in malafede secondo l’articolo 51.1.b del reg. 40 del 1994

In caso positivo, chiede se sia possibile la nullità solo parziale qualora l’intenzione di non usare riguardi solo alcuni prodotti o servizi tra quelli richiesti.

Il concetto di domanda in malafede  è indicato nel § 75 e cioè ricorre quando : <<emerga da indizi rilevanti e concordanti che il titolare di un marchio ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale alle vicende della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine, rammentata al punto precedente della presente sentenza (sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punto 46)>> (§ 75).

Pertanto il richiedente non è tenuto a indicare e nemmeno a sapere esattamente <<alla data di deposito della propria domanda di registrazione o dell’esame della stessa, l’uso che farà del marchio richiesto ed esso dispone di un termine di cinque anni per dare inizio ad un uso effettivo conforme alla funzione essenziale del suddetto marchio [v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C‑541/18, EU:C:2019:725, punto 22]>>, § 76.

La Corte ricorda che secondo l’avvocato generale <<la registrazione di un marchio senza che il richiedente abbia intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto di tale registrazione può costituire malafede, una volta che la domanda di marchio è priva di giustificazione rispetto agli obiettivi previsti dal regolamento n. 40/94 e dalla prima direttiva 89/104. Una siffatta malafede può tuttavia essere ravvisata solo se sussistono indizi oggettivi, rilevanti e concordanti volti a dimostrare che, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio interessato, il richiedente quest’ultimo aveva l’intenzione o di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio. >> , § 77.

Era stato in realtà  più lasco nel concedere la causa di nullità l’A. G., dicendo che << qualora non abbia intenzione di utilizzare il marchio, è irrilevante se il ricorrente ha intenzione di impedire l’utilizzo del marchio ad un determinato terzo o a tutti i terzi. Nelle circostanze in parola, il richiedente sta illegittimamente tentando di ottenere un monopolio per impedire a potenziali concorrenti di utilizzare il segno che egli non ha intenzione di utilizzare. Ciò equivale ad un abuso del sistema dei marchi>>, § 114 .   Non rileva dunque per lui lo scopo dell’intenzione di non uso: basta l’intenzione in sè (purchè provata -anche qui- da indizi).

Servono dunque <<indizi oggettivi, rilevanti e concordanti>> della predetta intenzione di non uso.  Pertanto la malafede <<non può … essere presunta sulla base della mera constatazione che, al momento del deposito della sua domanda di registrazione, tale richiedente non aveva un’attività economica corrispondente ai prodotti e servizi indicati nella suddetta domanda.>>, § 78

In fine, se l’intenzione di non usare esiste solo per alcuni beni o servizi La nullità sarà dichiarata solo per questi (§ 80).

Marchio di forma (o di colore) violato da (calzatura indossata da) personaggio di un film?

Le note suole rosse delle calzature Louboutin, sulla  cui esclusiva lo stilista francese ha ingaggiato liti giudiziarie in diversi Stati e su cui ha pure ottenuto ragione presso la Corte di Giustizia UE (C‑163/16 del 12.06.2018), sono ora forse riprodotte da una protagonista del recente film di Disney titolato Frozen 2.

Ne riferisce worldtrademarkreview.com  del 10. 12.2019 a firma di T. Lince.

Si considerino le due calzature (foto presa dall’articolo appena cit.):

(a sinistra quella di Frozen 2  e a destra quella di Louoboutin).

Qui sotto il marchio registrato (dalla sentenza C.G. cit.):

Il segno, usato nel film, costituisce riproduzione vietata del marchio di Louboutin? Direi che Louboutin avrebbe buone frecce nel suo arco, vista la norma europea armonizzata che da noi è stata recepita nel  novellato art. 21.1.c)  del cod. propr. ind.

Probabilmente lo stilista francese ci sta già pensando, visto l’impegno che mette nel tutelare il suo marchio.