Trib. Milano sez spec. impr. 20.07.2026 n. 6135, RG 40104/2020 , rel. Tota (sent non definitiva), aderisce alla tesi per cui la rilevabilità di ufficio della nullità contrattuale non è estendibile ai brevetti inventivi.
Questione complessa, invero. La ratio è analoga (evitare quam maxime che si dia corso ad effetti giuridici contrari all’ordinmento); però qui manca una disposizione ad hoc ed è dubbio se possa ravvisarsi tecnicamente una lacuna (dice di no il Trib , essenso l’azionabilità del PM).
<<La deduzione della nuova causa petendi costituita dall’ insufficiente descrizione del trovato è tardiva e ritiene il Tribunale che non possa darsi seguito alla tesi – avanzata da una parte della dottrina e dellagiurisprudenza di merito – secondo cui la nullità del brevetto può essere rilevata d’ufficio dal giudice, indipendentemente da una tempestiva allegazione e anche per cause diverse da quelle dedotte dalla parte, purché ciò avvenga salvaguardando il contraddittorio processuale. Tale opinione evoca l’autorità delle pronunce n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014 delle Sezioni Unite,ad avviso delle quali, tra l’altro, “il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullitàcontrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegatadall’ istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio”.
L’opinione, qui non condivisa, si basa in sostanza sull’argomento per cui le medesime ragioni che militano a favore della rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale possono essere rinvenute a fortiori in materia brevettuale, atteso che gli interessi sottesi a una dichiarazione di nullità del brevetto rispondono ad esigenze di tutela del buon funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) che trascendono gli interessi del singolo e tutelano i più ampi interessi della collettività all’eliminazione di ingiustificati ostacoli alla concorrenza e alla libertà di iniziativa economica (cosi ad es. App. Milano n. 3720/2017).
Senonché come affermato dalla Corte di Cassazione, con un orientamento da cui non vi è ragione didiscostarsi, la regola dettata dall’ art. 1421 cod. civ. non può essere trasposta nella materia dei titoli di proprietà industriale sia perché, diversamente da quanto accade nel contesto contrattuale, manca una norma che attribuisca al giudice poteri di rilievo officioso della nullità dei brevetti, sia perché nella materia dei titoli di proprietà industriale è ravvisabile un diverso meccanismo di protezione dell’ interesse pubblico, rappresentato dalla legittimazione all’esercizio dell’azione di nullità in capo al Pubblico Ministero ex art. 122, comma 1, c.p.i. (Cass. n. 735/2020, Cass. n. 4771/2018, Cass.n. 13090/2013).
Rispetto alla valutazione della Suprema Corte può solo aggiungersi che l’esistenza di un interesse superindividuale alla difesa della libera concorrenza dai monopoli illegittimi non può giustificare l’applicazione analogica di una norma quale è quella che istituisce un potere di rilievo officioso del giudice, giacché il meccanismo alternativo di protezione di quell’interesse affidato al Pubblico Ministero impedisce senz’altro di ravvisare una lacuna nel sistema della legge.
Ne discende che la deduzione della nullità fondata sulla causa petendi dell’insufficiente descrizione del brevetto, proposta dalla convenuta durante le operazioni peritali, per un verso è tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza dei termini dell’ art. 183 c.p.c., e per altro verso non può essere esaminata d’ufficio dal Tribunale>>.
Poi ricorda il modo per condurre il giudizio di novità e attività ijnventiva:
<<Non è inutile rammentare in proposito che un’ invenzione è considerata “nuova” se non è compresa nello “stato della tecnica” e che ai fini del giudizio di novità può considerarsi compreso nello stato della tecnica tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in Italia o all’estero prima della data dideposito della domanda, “mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasialtro mezzo” (art. 46 c.p.i.). Un’ invenzione, d’altro canto, è originale, implica, cioè, un’attività inventivase, per una persona esperta del ramo, essa “non risulta in modo evidente” dallo stato dell’arte (art. 48c.p.i.).
L’esame della novità si svolge confrontando l’ invenzione di cui si tratta con ciascuna anteriorità e si ha assenza di novità se l’ invenzione coincide integralmente con una di esse, nel senso che tutte le caratteristiche del trovato sono anticipate da quel singolo documento. Se invece l’ invenzione coincide con una somma di anteriorità, ciascuna identica ad una parte dell’ invenzione, questa deve essere ritenuta provvista di novità: in altri termini ai fini del giudizio di novità (e diversamente da quanto avviene per il giudizio di originalità) le anteriorità non si compongono in mosaico ma restano isolate ciascuna nella propria individualità.
E’, quindi, distruttivo della novità ciò che si legge direttamente nel documento anteriore e non anche ciò che può da questo essere ricavato per via di ulteriori deduzioni e sperimentazioni, sicché nell’esame della novità dell’ invenzione rispetto all’anteriore stato della tecnica non è possibile procedere al raggruppamento di più anteriorità tra loro distinte. Per distruggere la novità del trovato deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico, ed eventuali modifiche o sviluppi dell’ informazione tecnica contenuta nel documento non fanno parte di ciò che viene da esso rivelato, potendo semmai tali sviluppi e modifiche rilevare nel giudizio di originalità dell’invenzione, ossia nella valutazione dell’attività inventiva.
Nell’analisi del requisito di attività inventiva, è necessario determinare la “tecnica anteriore più vicina”, individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata dalla privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche incomune con la soluzione oggetto di rivendicazione o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata, selezionando le caratteristiche (“caratteristiche distintive”) che ne distinguono l’ insegnamento.
Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” che l’ invenzione intende risolvere (“problem and solution approach”) e, individuate le competenze dell’esperto del ramo, deve stabilirsi se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con una o più anteriorità o con le conoscenze generali del settore.
Il tecnico del ramo – si ritiene – deve limitarsi ai collegamenti ovvi tra la anteriorità rilevanti, senza porre in essere un’attività creativa. In questi confini può combinare e raggruppare gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con quelli di una diversa anteriorità quando e purché, alla data di deposito della privativa, sussista uno stimolo univoco a metterla in atto e non una mera possibilità di compiere tale operazione (not simply could, but would).Il giudizio di evidenza dell’ invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità nonvengano considerate isolatamente, per essere comparate con l’ invenzione, ma si compongano ” in un mosaico”.
Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l’ invenzione discende in modo evidente dall’ insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata.
Il giudizio di originalità del brevetto deve quindi essere effettuato mediante le seguenti operazioni:
– individuazione del tecnico esperto del ramo;
– determinazione del “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende risolvere;
– verifica della “tecnica anteriore più vicina”, individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame;
– valutazione se il tecnico esperto del ramo, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, anche combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata.
-verifica se l’esperto, visto lo stato della tecnica, sarebbe stato in grado di suggerire lui stesso le caratteristiche tecniche rivendicate per ottenere il risultato raggiunto dall’invenzione rivendicata>>.
Sull’originalità si può ricordare la recente Cass. 22.06.2026 n. 21.230 (così massimata da Giustizia Civile Massimario 2026):
<<In tema di brevetto, nel giudizio di evidenza della soluzione brevettuale, esulano dallo stato della tecnica e non escludono l’originalità dell’invenzione, quelle conoscenze remote che, pur divulgate, sono state dimenticate o cadute in disuso, sicché non hanno più influenzato lo sviluppo del settore, come pure quelle conoscenze che, per essere sempre risalenti nel tempo, ma acquisite in settori diversi, debbano in concreto reputarsi estranee al bagaglio culturale dell’operatore del settore in cui si colloca il trovato. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di nullità del brevetto in ragione di un’anteriorità rappresentata da uno studio pubblicato su una rivista specializzata trentacinque anni prima della data di deposito della domanda di brevetto, in difetto della prova incombente su parte appellante della circostanza che le conoscenze esposte in quello studio risalente non avessero influenzato il successivo sviluppo della tecnica)>>.