In materia brevettuale interviene Trib. Milano 06.07.2026, RG 48478/2021, senz. 5679/2026, rel. Vanini, ricordando utili regole anche se consolidate:
Sulla contraffazione per equivalenti:
<<Ai fini della verifica della contraffazione per equivalenza, il Giudice deve preliminarmente determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, individuando analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale ed interpretate, anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati. Successivamente, deve accertare se ogni elemento, così rivendicato, si ritrovi nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, intendendosi come tali quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato (Cass. 1160/2025; 12499/2023).
Ai fini della configurazione della fattispecie per equivalenti è quindi necessario valutare se gli elementi non pedissequamente replicati siano sostituiti da elementi equivalenti, ossia idonei a svolgere la medesima funzione, con lo stesso modo di attuazione ed a conseguire il medesimo risultato>>
Sul giudiozio di inventività, invocando un precedente milanese del 2025:
<<Come già stabilito da questo Tribunale: “Ai fini dell’analisi del requisito di attività inventiva, è necessario determinare la “tecnica anteriore più vicina” -individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata, selezionando le caratteristiche (“caratteristiche distintive”) che ne distinguono la soluzione rivendicata.
Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende risolvere (“problem and solution approach”) e, individuate le competenze dell’esperto del ramo, deve stabilirsi se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame.
Il tecnico del ramo deve limitarsi ai collegamenti ovvi tra la anteriorità rilevanti, senza porre in essere attività creativa. In questi ristretti confini può combinare gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con quelli di una diversa anteriorità quando e purché, alla data di deposito della privativa, sussista uno stimolo univoco a metterla in atto e non una mera possibilità di compiere tale operazione (not simply could, but would). Il giudizio di evidenza dell’invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l’invenzione, ma si compongano “in un mosaico”. Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l’invenzione
discende in modo evidente dall’insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata.
Il giudizio di originalità del brevetto deve quindi essere effettuato mediante le seguenti operazioni, adottando conformemente alla giurisprudenza EPO, il test del problem-solution approach:
-individuazione del tecnico esperto del ramo;
-determinazione del “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende risolvere;
-verifica della “tecnica anteriore più vicina”, individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame;
-valutazione se il tecnico esperto del ramo, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, anche combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata; in altre parole, verifica se l’esperto, visto lo stato della tecnica, sarebbe in grado di suggerire lui stesso le caratteristiche tecniche rivendicate per ottenere il risultato raggiunto dall’invenzione rivendicata, evitando di farsi condizionare dalla conoscenza di quanto insegnato nel brevetto” (Trib. Milano, sent. 6713/2025).>>
Infine un’interessante precisazione processuale sulla domanda di nullità brevettuale. Sulla sua esattezza però si dovrebbe approfondire, dato che anche per quella contrattuale possono valere le stesse ragioni di differenza sostanziale tra un motivo e l’altro di nullità:
<<Va premesso che – mentre la domanda di nullità del contratto ha natura autodeterminata e, quindi, è sempre unica, si identifica in base al solo petitum, non muta al mutare delle cause di nullità che si facciano valere in giudizio – le domande di nullità delle privative industriali devono essere qualificate come eterodeterminate perlomeno in relazione al profilo di nullità che viene dedotto (v. Cass. 21472/2013, in motivazione).
Una conferma della natura eterodeterminata della domanda di nullità delle privative industriali si riscontra nella circostanza che il giudicato sulla nullità/validità di un contratto copre tutti i possibili motivi di nullità dello stesso, a differenza del giudicato sulla nullità/validità della privativa industriale, che copre solo i motivi dedotti a fondamento della domanda. Infatti, considerare come autodeterminata la domanda di nullità del brevetto comporterebbe che il Giudice sia tenuto a valutare tutti i possibili profili di nullità dello stesso, per quanto anche non addotti dalle parti.
Dalla qualificazione della domanda di nullità delle privative industriali come eterodeterminata in relazione al profilo dedotto discende l’impossibilità di addure, nel corso del giudizio, ulteriori motivi di nullità, che andrebbero a costituire un’inammissibile mutatio libelli>>