Caso non frequente di doppia successione nei diritti di richiedente protezione a disegno (anzi modello) circa il calcolo dei 12 mesi di periodo di grazia ex art. 7.2 reg. UE 6 del 2002: Trib. UE del 26 aprile 2023 , T-757/21, Activa – Grillküche GmbH c. EUIPO-Targa GmbH .
Successione accettata dal Trib. UE
l’appello amministrativo dell’ufficio afferma la nullità del modello di sandalo simile a quello di Crocs.
Si tratta della decisione del 3° Board of Appeal 9 gennaio 2023, caso R 68/2022-3, Crocs c. Li-Fuzhou Tanglong Electronic Commerce.
La nullità sta nella mancanza di carattere individuale ex art. 6 (e art. 25.1.b) del reg. UE No 6/2002 of 12 December 2001.
Il primo grado amminisartivo però aeva deciso in senso opposto.
Ma anche ad occhio la somigliazna è tale per c ui è difficile assai evitare di pesnare che differisca <<in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico>>
In tale giudizio: i) contano -ma poco- altri modelli analoghi del titolare ;
ii) non contano per nulla gli aspetti coloristici non presenti nella registrazione.
Così sull’art. 8.1 reg. UE 6 del 2002 la Corte di giustizia 02.03.2023, C-684/21,Papierfabriek Doetinchem BV c. Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.
La massima sub ii) però non è sicurissima: la corte infatti al § 31 è poco chiara.
Dopo le conclusioni dello scorso settembre dell’AG Szpunar, riferite da mio post, è ora giunta la sentenza della Corte di Giustizia 16.02.2023, C-472/21, Monz Handelsgesellschaft International c. Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG.
La CG segue il suggerimento dell’AG.
Sulla prima delle questioni così risponde:
<<45 Ne consegue che una valutazione in abstracto della visibilità della parte incorporata in un prodotto complesso, senza connessione con una qualsivoglia situazione concreta di utilizzazione di tale prodotto, non è sufficiente perché una tale parte possa beneficiare della protezione come disegno o modello ai sensi della direttiva 98/71. A tal riguardo, occorre precisare che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71 non impone, tuttavia, che una parte che è incorporata a un prodotto complesso resti visibile nella sua integralità in ogni momento dell’utilizzazione del prodotto complesso.
46 Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 33 e 34 delle sue conclusioni, la visibilità di una componente incorporata in un prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 4, della stessa, non può essere valutata unicamente dal punto di osservazione dell’utilizzatore finale di tale prodotto. A tal riguardo, deve essere presa in considerazione anche la visibilità di una simile componente per un osservatore esterno>>.
Sulla seconda questione:
<< 54 A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, in pratica, l’utilizzazione di un prodotto nella sua funzione principale richiede spesso differenti atti che possono essere compiuti prima o dopo che il prodotto abbia svolto tale funzione principale, quali il deposito e il trasporto dello stesso. Di conseguenza, si deve ritenere che l’«utilizzazione normale» di un prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, comprenda tutti questi atti, ad eccezione di quelli espressamente esclusi da detto paragrafo 4, vale a dire gli atti relativi alla manutenzione, all’assistenza e alla riparazione.
55 Pertanto, la nozione di «normale utilizzazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, deve comprendere gli atti che si riferiscono all’utilizzazione abituale di un prodotto nonché altri atti che possono ragionevolmente essere compiuti durante tale uso e che sono usuali dal punto di osservazione dell’utilizzatore finale, compresi quelli che possono essere compiuti prima o dopo che il prodotto ha svolto la sua funzione principale, quali il deposito e il trasporto di quest’ultimo.>>.
ci pare soluzione giuridicamente esatta.
Come di consueto interessanti le conclusioni dell’A.G. Szpunar in C-472/21, Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG c. Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG, 08.09.2022.
Era stato registrato un sellino da bicicletta con unica raffigurazione:
Ne era poi stata chiesta la nullità per carenza di novità e individualità-
Avanti la CG la questione riguarda in particolare il concetto di <visibilità durante la normale utilizzazione> e cioè : i) se sia giudizio in astratto o in concreto (nel consueto e diffuso suo utilizzo) ; ii) e nel secondo caso, se valgano solo gli usi suggeriti dal produttore o qualunque altro abitualmente praticato.
Sub i) , è giusta la seconda: <<18. Per quanto riguarda poi la questione pregiudiziale, la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/71 non è così chiara come potrebbe sembrare prima facie. Infatti, come sottolineato dalla Monz nelle sue osservazioni, tale disposizione esige che il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, «riman[ga]» (6) visibile durante la normale utilizzazione di detto prodotto. Tale formulazione potrebbe essere interpretata nel senso che è sufficiente che, dopo il montaggio del componente in questione nel prodotto complesso, detto componente non sia interamente ricoperto, cosicché sia possibile scorgerlo, anche soltanto teoricamente e indipendentemente dal punto di osservazione, eventualmente insolito, che sia necessario adottare a tal fine. Sarebbero quindi esclusi dalla protezione ai sensi di detta direttiva unicamente i disegni e modelli applicati ai componenti la cui visibilità richiede l’adozione di misure che non rientrano nell’ambito della normale utilizzazione di un prodotto, in particolare il suo smontaggio.
19. La suesposta interpretazione contrasta tuttavia con la formulazione della seconda parte dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/71, secondo cui il componente di cui trattasi deve essere visibile «durante» (7) la normale utilizzazione del prodotto complesso. Come osservato, a mio avviso correttamente, sia dal giudice del rinvio sia dalla Commissione, tale espressione esclude le ipotesi in cui il componente è visibile soltanto in situazioni che non si verificano durante la normale utilizzazione del prodotto in questione.
20. Peraltro, come osserva, in sostanza, la Commissione, conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 98/71, l’oggetto della protezione dei disegni e modelli in forza di tale direttiva è l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte. I componenti progettati per essere incorporati in un prodotto complesso, se costituiscono di per sé dei prodotti, conformemente all’articolo 1, lettera b), di tale direttiva, beneficiano della protezione soltanto a condizione che siano visibili dopo tale incorporazione. L’oggetto della protezione è dunque costituito dall’aspetto del componente nel prodotto complesso. Orbene, a mio avviso è difficile parlare dell’aspetto di un prodotto se, una volta incorporato in un prodotto complesso, tale prodotto, pur senza essere interamente ricoperto e nascosto alla vista, è visibile soltanto in situazioni rare e insolite tenuto conto della normale utilizzazione di detto prodotto complesso.
21. Alla luce di tali considerazioni, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso possa beneficiare della protezione ai sensi di tale direttiva, il componente in questione dev’essere visibile nella situazione di normale utilizzazione di detto prodotto complesso.>>
Sub ii), conta qualunque tipo di uso venga praticato: << 46 Propongo dunque di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che i termini «utilizzazione normale» fanno riferimento a tutte le situazioni che possono ragionevolmente verificarsi durante l’utilizzazione di un prodotto complesso da parte del consumatore finale>>.
Difficile del resto dare una interpretrazione diversa La tutela di disegni e modelli è tutela della distintività: per cui è ovvio che la privativa opererà in qualunque contesto in cui esso possa essere visibile.
Avevo dato dato notizia delle conclusioni 15.07.21 dell’Avvocato Generale (AG) nella causa C-123/20 .
La Corte di Giustizia (CG) ha depostato la sentenza il 28.10.2021, che le accoglie in toto.
Le questioni non erano particolarmente complesse.
La prima potrebbe apparire più semplice: <<Se la divulgazione di una raffigurazione complessiva di un prodotto, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 6/2002, possa dar vita a disegni o modelli comunitari non registrati relativi a singole parti del prodotto.>>
La risposta è sicuramente positiva.
Così la CG : <<il requisito concernente la capacità di identificare l’oggetto della protezione, il quale contribuisce ad un certo livello di certezza giuridica nell’ambito del regime di protezione dei disegni o modelli comunitari non registrati, non implica un obbligo per i creatori di divulgare in maniera distinta ciascuna delle parti dei loro prodotti per le quali essi desiderano beneficiare di una protezione come disegno o modello comunitario non registrato. …. In quest’ottica, poiché il legislatore dell’Unione non ha espresso una volontà diversa, l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che esso non impone ai creatori un obbligo di divulgazione distinto di ciascuna delle parti dei loro prodotti per le quali essi desiderano beneficiare di una protezione come disegno o modello comunitario non registrato>>, §§ 40 e 43.
La seconda potrebbe sembrare meno semplice: <<In caso di risposta affermativa alla prima questione: Quale sia, nell’ambito dell’esame del carattere individuale previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il criterio giuridico da applicare per determinare l’impressione generale suscitata da una componente che – come, ad esempio, una parte della carrozzeria di un veicolo – viene incorporata in un prodotto complesso. In particolare, se sia lecito attribuire rilievo determinante al fatto di appurare se, nella percezione dell’utilizzatore informato, l’aspetto della componente non si confonda interamente nell’aspetto del prodotto complesso, ma presenti una certa autonomia e compiutezza in sé della forma, che consentano di constatare un’impressione estetica generale indipendente dalla forma complessiva».
La risposta della CG: <<44 il criterio della presa di conoscenza dei fatti configuranti una divulgazione da parte degli ambienti specializzati presuppone che il disegno o modello della parte o della componente del prodotto sia chiaramente identificabile. Pertanto, qualora, come nel caso di specie, l’atto di divulgazione consista nella pubblicazione di immagini di un prodotto, le caratteristiche della parte o della componente di tale prodotto per la quale il disegno o modello in questione viene rivendicato devono essere chiaramente visibili. 45 … A questo scopo, è essenziale disporre di un’immagine che permetta di visualizzare, in modo preciso e certo, tale disegno o modello rivendicato…. 50 Ne consegue che, al fine di permettere di valutare le condizioni per l’ottenimento della protezione come disegno o modello comunitario, la parte di prodotto o la componente di prodotto complesso in questione deve essere visibile e delimitata in virtù di caratteristiche che costituiscono il suo aspetto particolare, vale a dire in virtù di linee, contorni, colori, forme od anche di una particolare struttura superficiale. Ciò presuppone che l’aspetto di questa parte di prodotto o di questa componente di prodotto complesso sia capace, di per sé stessa, di produrre un’impressione generale e non possa confondersi interamente nel prodotto d’insieme>>.
la risposta della Cg però è quasi scontata. Affinchè l’ordinamento possa concedere (o riconoscere) l’esclusiva su una creazione intellettuale (anche se applicata ad un corpus mechanicum), bisogna che questa sia individuabile in modo inequivoco: al pari di quanto succede per qualunque diritto, non proteggibile se il suo oggetto non è analogamente individuabile.
L’avvocato generale (AG) deposita le conclusioni 15.07.2021 nella causa C-123/20, Ferrari spa c. Mansory Design & Holding GmbH.
L’azienda tedesca vende assetti modificati (tuning kit) per rendere la Ferrari 488 GTB (da strada) simile alla Ferrari FXX K (da pista).
Ferrari agisce per contraffazione di modello non registrato (ammesso dal reg. 6/2002), che sarebbe presente nel complesso del veicolo Ferrari FXX K .
La particolarità sta nel fatto che aziona spt. un modello costituito dall’aspetto della parte anteriore e soprattutto il disegno di una grande V sul cofano.
I temi sono assai interessanti , dato che la chiarezza in tema di design non è mai troppa. La trattazione dell’Ag offre un utile promemoria dei principali concetti in materia.
Il giudice tedesco pone queste due pregiudiziali:
«1) Se la divulgazione della raffigurazione di un prodotto nella sua interezza, conformemente all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, prima frase, del regolamento no 6/2002, possa dar luogo a disegni o modelli comunitari non registrati relativi a singole parti del prodotto.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: Quale sia il criterio giuridico da applicare nell’esame del carattere individuale previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento no 6/2002, ai fini della valutazione dell’impressione generale suscitata da una componente – come, ad esempio, una parte della carrozzeria di un veicolo – incorporata in un prodotto complesso. In particolare, se sia decisivo stabilire se, nella percezione dell’utilizzatore informato, l’aspetto della componente non scompaia del tutto nell’aspetto del prodotto complesso, ma presenti una certa autonomia e compiutezza della forma la quale consenta di individuare un’impressione estetica generale indipendente dalla forma complessiva.»
Sub 1), la risposta che lAg propone ala Corte è -prevedibilmente- positiva: <<l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento no 6/2002 dev’essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico del disegno o modello complessivo di un prodotto, quale l’aspetto di un’autovettura, comporta altresì la divulgazione al pubblico del disegno o modello di una parte del prodotto medesimo, quale l’aspetto di taluni elementi della carrozzeria dell’autovettura stessa, purché tale ultimo disegno o modello sia chiaramente individuabile all’atto della divulgazione>>.
Sub 2 (se serva chiarezza e autonomia nella parte del’aspetto che costituirebbe design parziale) , l’Ag così osserva:
<< Le suesposte precisazioni ricordano, a mio parere, le circostanze della causa principale. Infatti, ricordo che la Ferrari ha dedotto in particolare, a sostegno della sua azione per contraffazione, in estremo subordine, un disegno o modello comunitario non registrato relativo al rivestimento complessivo della Ferrari FXX K (43). Orbene, secondo la mia comprensione della decisione di rinvio, il giudice di appello, procedendo ad un raffronto di tale disegno o modello con l’aspetto complessivo della Mansory Siracusa 4XX (44), ha considerato, in sostanza, che tali due disegni o modelli non producono la stessa «impressione [visiva] generale», ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n° 6/2002 (45) – e ciò malgrado similitudini visive riguardanti, in particolare, l’elemento a forma di «V» sul cofano e lo spoiler a due strati. Facendo valere un disegno o modello comunitario non registrato incentrato sull’aspetto della parte della FXX K in questione, la Ferrari cerca pertanto di aumentare al massimo le proprie possibilità di veder riconoscere, nel caso di specie, la contraffazione.
100. Alla luce di tali considerazioni, mi sembra che, con il secondo quesito, il giudice del rinvio s’interroghi in merito all’esistenza o meno di limiti alla possibilità, per gli autori, di suddividere l’aspetto complessivo dei propri prodotti in vari disegni o modelli di «parti [di prodotto]» ciascuna oggetto di una specifica protezione in quanto disegno o modello comunitario, al fine di aumentare al massimo il livello di protezione di cui essi godono…. 103 È pertanto necessario, nella specie, acclarare se l’aspetto di una parte di prodotto, al fine di poter formare oggetto di un disegno o modello comunitario a parte, distinto da quello eventualmente protetto dall’aspetto complessivo del prodotto stesso, debba effettivamente presentare «autonomia» e «compiutezza» in tal senso.>>
E la soluzione per disciplinare questo genere di tentativi risiede, per l’AG , <<non nell’adozione di criteri aggiuntivi, ma semplicemente nella rigorosa applicazione, da parte dell’esaminatore o del giudice, dei criteri risultanti dalla definizione di «disegno o modello», ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n° 6/2002. Come già rilevato supra al paragrafo 107, la parte di prodotto dev’essere, segnatamente, delimitata dal proprio aspetto particolare – le proprie linee, i propri contorni, il proprio colore, ecc. (53) In definitva, deve esservi un disegno o modello identificabile come tale e che possa prestarsi, di per sé, alla valutazione dei requisiti per l’ottenimento della protezione. Posso pertanto condividere la valutazione del giudice del rinvio secondo cui l’aspetto della parte dev’essere in grado di produrre, di per sé, un’«impressione generale», e non può quindi scomparire del tutto in quello complessivo del prodotto. Un disegno o modello comunitario di cui oggetto non rispondesse a tale definizione dovrebbe essere dichiarato nullo (54)– o, più esattamente, inesistente>>, § 116..
La verifica se il modello azionato integri il cocnetto di legge di <disegno o modello> spetta al giudice nazionale.
Ma dà alcune indicazioni: <<Osservo, a tal fine, che la parte della FXX K di cui la Ferrari rivendica l’aspetto in quanto disegno o modello comunitario non registrato, composta dall’elemento a forma di «V» sul cofano della FXX K, dall’elemento a forma di alettone sporgente dalla parte centrale di tale primo elemento e disposto longitudinalmente (lo strake), dallo spoiler anteriore a due strati integrato nel paraurti, e dal raccordo verticale centrale che collega lo spoiler anteriore e il cofano, costituisce una porzione dell’autovettura stessa. Tale porzione è visibile, così come già rilevato dal giudice del rinvio. Inoltre, mi sembra che detta porzione sia delimitata da linee, contorni, colori e forme particolari. Sono incline a ritenere, al pari della Ferrari, che tali diversi elementi possano essere percepiti come un tutto, che evochi in maniera caratteristica la parte anteriore di un’autovettura di Formula 1 . Nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse essere dello stesso avviso, spetterà al medesimo, poi, verificare se l’aspetto della parte di prodotto rivendicata soddisfi, di per sé, i requisiti per l’ottenimento della protezione in qualità di disegno o modello comunitario. I criteri da applicare nell’ambito della valutazione di tali requisiti dovrebbero essere gli stessi da applicare per qualunque disegno o modello. In particolare, per determinare l’impressione generale prodotta dal disegno o modello di una parte di prodotto, si deve tener conto – al fine di valutare il «carattere individuale» o la contraffazione – dell’aspetto di questa sola parte, indipendentemente dall’impressione generale suscitata dal prodotto considerato nel suo insieme.>>, § 119-120..
Pertanto la risposta per il secondo questito è la seguente: <<l’articolo 3, lettera a), del regolamento n° 6/2002 dev’essere interpretato nel senso che costituisce «l’aspetto di una parte di prodotto», ai sensi di tale disposizione, che può formare oggetto di protezione in quanto disegno o modello comunitario, una porzione visibile di un prodotto, delimitata da linee, da contorni, da colori, da forme o ancora da una struttura superficiale particolare. Non occorre applicare, nell’esame della questione se un disegno o modello risponda a tale definizione, criteri aggiuntivi quali l’«autonomia» o la «compiutezza della forma»>>, § 121..
Il Trib. Milano con sent. 493/2021 del 25.01.2021, RG 30937/2018, conferma la protezione d’autore come opera di design ex art. 2 n. 10 dello stivale da neve Moon Boot della Tecnica Group spa, già affermata nel 2016.
Il punto significativo è naturalmente spt. il concetto di <valore artistico>
A tale proposito, osserva il collegio riprendendo passaggi dalla sua sentenza del 2016 , <non potendo il giudice arrogarsi il compito di stabilire l’esistenza o meno in una determinata opera di un valore artistico – occore rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell’acquisto di un bene economico dall’altro. In tale prospettiva ha ritenuto questo Tribunale di dare rilievo – al fine di riconoscere una positiva significatività della qualità artistica di un’opera del design – al diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque della capacità dell’autore di interpretare lo spirito dell’epoca, anche al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza, posto che l’opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto.
In tale contesto il giudice dunque non attribuisce all’opera del design un “valore artistico” ex post in quanto acquisito a distanza di tempo, bensì ne valuta la sussistenza con un procedimento che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l’opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale.>, p. 17.
Vi aggiunge alcuni successivi riconoscimenti artistici, p. 18-19.
Irrilevante è la preesistenza di altri modelli: <Né particolare rilievo sembrano assumere – al fine di sostenere una pretesa mancanza di novità dei Moon Boots – le pretese anteriorità costituite dalle calzature utilizzate dagli astronauti nella missione Apollo, cui il modello dell’attrice traeva diretto ed esplicito spunto ma dando luogo ad una del tutto autonoma e diversa autonomia di forme avente indubbio carattere creativo, o di altri modelli di calzature da neve per le quali tuttavia non è stata fornito alcun elemento in base al quale poter confermare la loro preesistenza rispetto all’immissione in commercio dei Moon Boots originali.> p. 19.
Sulla elaborazione creativa, diversa dalla contrraffazione: <l’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo. Ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa, ma la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria (così Cass. 9854/12)…Al di là dell’inconferenza alla tematica del plagio/contraffazione di un’opera del design tutelata dal diritto d’autore della presenza di un marchio sul prodotto, la pretesa autonomia creativa si ridurrebbe di fatto all’estrosità conferita ai modelli dall’uso del glitter. Ritiene il Collegio che tale profilo sia del tutto inessenziale a conferire l’autonomia ed originalità creativa necessaria per conferire al modello “glitterato” dignità di opera autonoma, tenuto presente l’assoluta identità delle forme della calzatura – come si rileva facilmente dal confronto tra le immagini innanzi riportate – con il Moon Boots originale>, p. 21/2.
Afferma anche la violazione di un obbligo contrattuale di non contestzione, il cui danno è però risarcito dalla pronuncia sulle spese, p. 24.
Non c’è spazio per autonomo danno da concorrenza sleale, che non ha autonomia rispetto alla violazione di autore, p. 24.
Sul profilo soggettivo: <Quanto all’illecito consistito nella lesione dei diritti di utilizzazione economica del design dei Moon Boots esistenti in capo a TECNICA GROUP s.p.a., deve confermarsi l’orientamento costante della giurisprudenza in ordine al fatto che nei confronti di tale titolare ogni soggetto che abbia partecipato alla filiera produttiva e distributiva del prodotto contraffatto debba risponderne in via solidale con gli altri appartenenti a tale filiera, avendo essi posto in essere un contributo causale comunque rilevante ai fni della consumazione dell’illecito (v. in tal senso Tribunale Milano 25.1.2006).>, p. 25.
Segue elenco dettagliato delle condotte addebitabili a ciascuno dei convenuti che giustifica la corresponsabilità
Dopo la sentenza di appello (v. mio post 30.01.2019) , la lite è stata decisa in sede di legittimità nella scorsa primavera da Cass. n. 8433 del 30.04.2020, rel. Iofrida.
Si tratta della tutela chiesta da Kiko (k.) contro Wycon (w.) sull’originale soluzione di arredo dei propri negozi che sarebbe stata copiata da w..
La sentenza rigetta i motivi di da 1 a 6 di Wycon (soccombente in primo e secondo grado) ma accoglie quelli 8-10 sulla concorrenza parassitaria e l’11° sulla liquidazione del lucro cessante. Rinvia poi ad altra sezione (composizione) di corte di appello milanese anche per le liquidazione delle spese di legittimità.
Non ci sono spunti particolarmente interessanti.
La SC ricorda che l’art. 110 l. aut. <<Questa Corte ha, di recente, affermato il principio secondo cui l’art. 110, non è applicabile quando il committente abbia acquistato i diritti di utilizzazione economica dell’opera per effetto ed in esecuzione di un contratto di prestazione d’opera intellettuale concluso con l’autore (Cass. 24 giugno 2016, n. 13171; conf. in materia di appalto relativo ad un format, Cass. 18633/2017): e ciò perchè, in tal caso, non ha luogo un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti, dal momento che tali diritti sorgono direttamente in capo al committente, quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, salvo patto contrario.
Peraltro, l’art. 110 L.A., in ordine alla necessità di prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione, non opera nelle azioni promosse dal titolare del diritto autorale contro i terzi che abbiano utilizzato illecitamente l’opera (cfr. Cass. 3390/2003: “la norma dell’art. 110 della Legge sul diritto d’Autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno deve essere provata per iscritto, si riferisce all’ipotesi in cui il trasferimento viene invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto; essa pertanto non opera al di fuori del conflitto tra titoli, ovvero tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento, allorchè il trasferimento sia invocato dal cessionario del diritto di utilizzazione nei confronti del terzo che, senza vantare una posizione titolata, abbia violato tale diritto, compiendo atti di sfruttamento del medesimo bene, in tal caso l’acquisto potendo, quale semplice fatto storico, essere provato anche mediante mezzi diversi dal documento”)>>, § 3.
W. aevava poi censurato la mancanza di forma espressiva nel progetto di arredo, § 5.
Il motivoi perla SC è inammibbile, perchè presuppone la censura sull’apporto creativo. Ma questo è oggetto di valutazione <<destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione >>, § 5.
Soluzione errata: il giudizio sulla creatività è di diritto, consistendo in una (o essendo da equiparare a quello su) clausola generale.
Poi che l’arredo di interni sia al più tutelabile come design ex arrt .2 n. 10 l. aut. , ma mai come opera dell’architettura, è derrato, dice la SC: ricorrendone i presupposti, infatti, anche quest’ultima tutela è a disposizione, § 6 (oltre che quella da marchio di forma o diritto connesso ex art. 99 l.aut.)
La SC ha del resto ricordato che per orientamento costante ormai è ammesso il cumulo di tutela tra disegno e modello da un parte e diritto di autore dall’altra, citando giurisorudenz europea.
Lascia il principio di diritto seguente circa la creatività (confermando che si tratta di valutazione in diritto e contraddicendosi con quanto osservato poco prima): “in tema di diritto d’autore, un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sè definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara “chiave stilistica”, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile quale opera dell’architettura, ai sensi dell’art. 5, n. 2 L.A. (“i disegni e le opere dell’architettura”), non rilevando il requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile o il fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore dell’arredamento di interni, purchè si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto dalla volontà di dare soluzione ad un problema tecnico-funzionale da parte dell’autore“.
Il motivo sette (§ 9) riguarda la parzialità della riproduzione. La SC , ricordati i concetti (dottrinali, non legislativi) di contraffazione, plagio e plagio-contraffazione , così osserva: <<per la sussistenza del plagio, che si riferisce alla sola violazione del diritto morale di paternità (allorchè quindi taluno spaccia per propria un’opera altrui), o della contraffazione, che rappresenta una lesione del diritto di proprietà e comprende tutte le forme di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno effettuate senza autorizzazione dell’autore allo scopo di trarne benefici economici, ovvero ancora del plagio-contraffazione, figura questa che implica la lesione contemporanea del diritto patrimoniale e del diritto morale, occorre la coincidenza degli elementi essenziali costituenti la rappresentazione intellettuale dell’opera imitata con quelli dell’opera in cui sarebbe avvenuta la trasposizione e devono essere presi in considerazione non l’idea ispiratrice o i singoli elementi dell’opera ma l’originale composizione ed organizzazione di tutti gli elementi che contribuiscono alla creazione dell’opera stessa e che costituiscono la forma individuale di rappresentazione del suo autore. Va quindi esclusa la sussistenza del plagio o della contraffazione o del plagio-contraffazione, ove l’idea altrui sia utilizzata in una diversa rappresentazione o vengano organizzati in modo nuovo elementi già appartenenti al patrimonio culturale comune e susciti in chi la osserva diverse sensazioni, essendo necessario quindi verificare se siano state introdotte delle mere varianti secondarie inidonee a dare vita ad una nuova opera percepibile come risultato di scelte espressive individuali distinte dalla prima opera ovvero se, per effetto anche di un’elaborazione tecnica, pur all’interno di un percorso ideale già da altri tracciato, valutato l’insieme degli elementi che caratterizzano l’oggetto, muti la capacità espressiva dell’opera ovvero la capacità di suscitare emotività nel pubblico, attraverso le caratteristiche estetiche dell’opera, e si raggiunga una creatività nuova meritevole di autonoma tutela. Il plagio può aversi in caso di riproduzione totale dell’opera ovvero di elaborazione “non creativa”, cioè con utilizzazione di elementi originali di un’altra opera, o “creativa”, ma senza superamento dell’individualità di rappresentazione dell’opera precedente ispiratrice, con conseguente sostanziale identità di rappresentazione, ma abusiva, ovvero ancora di trasformazione da una in altra forma, letteraria o artistica; particolarmente difficile diventa l’accertamento del plagio, nelle forme di elaborazione, laddove si sia in presenza di opere dell’ingegno fortemente stereotipate, nelle quali è complesso distinguere le parti originali da quelle derivanti da consuetudine legata al genere, essendovi possibilità di frequenti coincidenze creative, ed occorrendo allora valutare se non si tratti di veri e propri elementi volgarizzati e non individualizzanti, non meritevoli di tutela sotto il profilo della Legge d’Autore (Cass. n. Euro 7077/1990).>>
Si badi che, in presenza di un livello non particolarmente elevato di creatività presente nell’opera tutelata, <<varianti pur minime possono essere sufficienti ad escludere la contraffazione>>.
Da ultimo, la SC censurala sentenza per la superficialità nel giudizio essitenza di di concorrenza parassitaria (§ 11 e segg.)
Anche qui c’è un errore sul giudizio di fatto: << la valutazione complessiva delle singole condotte del concorrente e della loro idoneità, sulla base di una considerazione cumulativa, al fine di evidenziare la sussistenza o meno di un disegno unitario volto a sfruttare sistematicamente l’altrui lavoro, implica un tipico apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità>> § 11.3. Il fatto è solo il fatto storico; il suo inquadramento nei concetti giuridici (dottrinali o legislativi) è giudizio di diritto.
Quanto alle spese, ricorre l’ultima censura. La liqudazione, anche se equitativa, non può essere irrazionale: come invece nel caso de quo in cui il lucro cessante è stato dalla C. di A. stimato pari al decuplo della parcella dello studio d’architettura che aveva elaborato il progetto di arredo.