disegni e modelli comunitari – Lorenzo Albertini

Sulla priorità dei disegni/modelliu UE costituita previo modello utilità

Teoricamente itnressante questione decisa da Corte di giustizia 27.02.2024, C-382/21 P, EUIPO v. Kaikai , segnalata da Marcel Pemsel su IPKat.

La lite è centrata sulla decorrenza del dies a quo per una valida priorità di una domanda di disegno/modello ex reg. 6/2006, il cui art. 41 dice: <<1. Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello d’utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero il suo avente causa, fruisce, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario per il medesimo disegno o modello o per il medesimo modello di utilità.

2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione dello Stato nel quale è stato effettuato o in forza di accordi bilaterali o multilaterali>>.

Il dubbio giuridico nasce dal fatto che : i) Kai kai aveva rivendicato priorità per un previo deposito come modello di utilità (almeno così pare: arg. da § 28) e nel termine di 12 mesi, non di 6 mesi; ii) il cit. art. 41 parla di termine semestrale e solo per modelli di utilità, non per invenzioni. iii) la Conv. Unione di Parigi pone invece un termine dui 12 mesi per invenzioni e modelli di utilità,

Ebbene, la CG riformando il Trib., afferma l’applicabilità del solo art. 41 reg. UE 6/2002: per cui la priorità richiesta era stata giustamente negata dall’EUIPO

Del resto, prosegue la CG, la norma di Conv. Unione (art. 4) non si applica direttamente nell’ordinamento europeo, che non ne è parte: ciò nemmeno considerando che di fatto l’ha recepita con i TRIPs, i quali non hanno efficacia diretta, § 63.

Per la precisione:

<<68 Ne consegue che le norme enunciate all’articolo 4 della Convenzione di Parigi sono prive di effetto diretto e, pertanto, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano far valere direttamente in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, punti 39 e 43).

69 Pertanto, il diritto di priorità ai fini del deposito di una domanda di disegno o modello comunitario è disciplinato dall’articolo 41 del regolamento n. 6/2002 e gli operatori economici non possono avvalersi direttamente dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi.

70 Tuttavia, poiché l’accordo ADPIC vincola l’Unione e dunque prevale sugli atti di diritto derivato dell’Unione, questi ultimi devono essere interpretati, per quanto possibile, in conformità alle disposizioni di tale accordo (v., per analogia, sentenze del 10 settembre 1996, Commissione/Germania, C‑61/94, EU:C:1996:313, punto 52, e del 1º agosto 2022, Sea Watch, C‑14/21 e C‑15/21, EU:C:2022:604, punti 92 e 94 nonché giurisprudenza ivi citata). Il regolamento n. 6/2002 deve quindi essere interpretato, per quanto possibile, conformemente all’accordo ADPIC e, di conseguenza, alle norme enunciate dagli articoli della Convenzione di Parigi, segnatamente l’articolo 4, incorporate in tale accordo (v., per analogia, sentenze del 15 novembre 2012, Bericap Záródástechnikai, C‑180/11, EU:C:2012:717, punti 70 e 82, nonché dell’11 novembre 2020, EUIPO/John Mills, C‑809/18 P, EU:C:2020:902, punti 64 e 65).

71 Nell’interpretare l’articolo 41 del regolamento n. 6/2002 conformemente all’articolo 4 della Convenzione di Parigi, occorre altresì tener conto delle disposizioni del TCB, a norma del quale è stata depositata la domanda anteriore su cui si basa la KaiKai per rivendicare un diritto di priorità. Infatti, dal momento che tutti gli Stati membri dell’Unione sono parti del TCB, si può tener conto delle disposizioni di tale trattato ai fini dell’interpretazione di disposizioni di diritto derivato dell’Unione che rientrano nel suo ambito di applicazione (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2022, Sea Watch, C‑14/21 e C‑15/21, EU:C:2022:604, punto 90 e giurisprudenza ivi citata). In tale contesto, occorre altresì rilevare che, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, il TCB non pregiudica i diritti previsti dalla Convenzione di Parigi>>.

e poi:

<<Pertanto, dal chiaro tenore letterale di tale articolo 41, paragrafo 1, risulta inequivocabilmente che, ai sensi di tale disposizione, solo due categorie di domande anteriori – vale a dire, una domanda di registrazione di un disegno o modello e una domanda di registrazione di un modello di utilità – possono fondare un diritto di priorità a beneficio di una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario posteriore, e ciò unicamente entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda anteriore considerata.

77 Ne risulta altresì che detto articolo 41, paragrafo 1, ha carattere esaustivo e che la circostanza che tale disposizione non fissi il termine entro il quale può essere rivendicato il diritto di priorità fondato su una domanda di registrazione di un brevetto non costituisce una lacuna di detta disposizione, bensì la conseguenza del fatto che quest’ultima non consente di fondare tale diritto su questa categoria di domande anteriori.

78 Pertanto, da un lato, una domanda internazionale depositata a norma del TCB può fondare un diritto di priorità, in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, solo nella misura in cui la domanda internazionale in questione abbia ad oggetto un modello di utilità e, dall’altro, il termine per rivendicare tale diritto sulla base di una siffatta domanda è quello di sei mesi, espressamente fissato a detto articolo 41, paragrafo 1.>>

Decisione esatta,

La tutela dei modelli per sistemi modulari è data anche se una caratteristica è funzionale, purchè le altre non lo siano: nuova conferma di validità per la privativa sui mattoncini Lego

Sul complesso rapporto tra i §§ 1, 2 e 3 dell’art. 8 reg. UE 6 del 2002 su disegni e modelli comunitari, interviene il Trib. UE 24.01.2024, T-537/22, Delta Sport c. EUOPO-Lego.

Il succo è che, per affossare la privativa per fiunzionalità dell’aspetto, bisogna che tutte le caratteristiche di questo siano appunto dettate da esigenze funzionali. Nel caso specifico, solo una delle sette lo era (ex § 2), per cui l’esenzione di cui al § 3 può operare per le altre sei: e per questo la privativa non può essere invalidata.

In altre parole, per quest’ultimo scopo, bisogna che tutti gli aspetti del prodotto siano dettati solo da esigenze funzionali.

Nel caso specifico le sette caratteristiche erano tutte funzionali ex § 1 e sei di queste anche ex art. § 2: da qui il “pericolo” per Lego , dato che l’esenzione ex § 3 è riferita solo al § 2, non al § 1.

E’ confermata allora la validità della privativa sui mattoncini, già sancita nella precedent sentenza del Tribuinale UE del 2021 (su cui v. mio post).

<<31 In paragraph 80 of the annulment judgment, the General Court also explained that, in order to preserve the effectiveness of Article 8(3) of Regulation No 6/2002, where EUIPO, when examining an application for a declaration of invalidity based on Article 25(1)(b) of that regulation, read in conjunction with Article 8(1) of that regulation, finds that the characteristics of the appearance of the product concerned by the contested design fall within both Article 8(1) and Article 8(2) of that regulation, and where the proprietor of the contested design relies on the benefit of Article 8(3) of that regulation, it must examine whether those features are capable of falling within the protection of modular systems for the purposes of that latter provision, including when the applicant for a declaration of invalidity did not rely on Article 8(2) of that regulation.

32 In the contested decision, after finding that all the characteristics of the contested design fell within Article 8(1) of Regulation No 6/2002, the Board of Appeal applied Article 8(2) of that regulation. Since that article applied, according to the Board of Appeal, to all the characteristics of that design, the Board of Appeal examined whether it met the requirements of the exception provided for by Article 8(3) of that regulation. The Board of Appeal concluded that that design fell within that exception protecting modular systems, with the result that the application for a declaration of invalidity had to be rejected.

33 It follows from the foregoing that the objective of the application of Article 8(2) of Regulation No 6/2002, in the contested decision, was to determine, in accordance with the annulment judgment, whether the exception provided for in Article 8(3) of that regulation could possibly be applied in the present case and whether the contested design could thus remain valid, although all its characteristics were solely dictated by its technical function within the meaning of Article 8(1) of that regulation.

34 In the second place, it is necessary to analyse whether, in this context, the applicant’s arguments concerning the impossibility of applying Article 8(2) of Regulation No 6/2002, in relation to the characteristic of the smooth surface, are likely to result in the unlawfulness of the Board of Appeal’s finding, according to which there was no reason to declare the contested design invalid.

35 In that regard, it should be borne in mind that, as the General Court found in paragraph 96 of the annulment judgment, if at least one of the features of appearance of the product concerned by a contested design is not solely dictated by the technical function of that product, the design at issue cannot be declared invalid under Article 8(1) of Regulation No 6/2002.

36 The same interpretation applies, by analogy, to Article 8(2) of Regulation No 6/2002, with the result that a design can only be declared invalid, pursuant to that article, in the case where all its characteristics fall under that article, which implies that, first, they meet the requirements provided for by that article and, secondly, none of them fall within the exception, provided for by Article 8(3) of that regulation.

37 It follows that a design is declared invalid, in accordance with the provisions of Article 8 of Regulation No 6/2002, only in the case where all of its characteristics are excluded from protection. If at least one of its characteristics is protected, in particular due to the application of the exception provided for in Article 8(3) of that regulation, the design remains valid.

38 In the present case, it should be observed that the parties do not dispute the Board of Appeal’s findings according to which six of the seven characteristics of the appearance of the product concerned by the contested design, which are referred to in paragraph 9 above, fall within both Article 8(1) of Regulation No 6/2002 and Article 8(2) of that regulation. In support of its plea relating to the infringement of Article 8(2) of Regulation No 6/2002, the applicant claims that that article does not apply to the smooth surface, which constitutes only one of the seven characteristics identified by the Board of Appeal in the contested decision.

39 Thus, even in the event that, as the applicant maintains, one of the seven characteristics of the contested design, namely the smooth surface, would not be covered by Article 8(2) of Regulation No 6/2002, the application of the exception provided for in Article 8(3) of that regulation would possibly be affected in relation to that characteristic alone, with the result that that exception would in any event cover the other six.

40 To the extent that a design is declared invalid only in the case where all its characteristics are excluded from protection, the applicant’s arguments which, even if they were assumed to be well founded, would have the result of affecting the protection of only one of the seven characteristics of the contested design, are therefore not likely to call into question the validity of that design as a whole>>.

La tutelabilità come modello del componente di prodotto complesso nel caso di sua consumabilità

Utili indicazioni sul problema in oggetto da parte di Trib. UE 22.03.2023, T-617/21, B§Bartoni c. EUIPO – Hypertherm . Si trattava di elettrodo di torcia da saldatura.

Il fatto, che il compoente sia consumabile con l’uso, impedisce la sua tutela ex art. 4 (spt. § 2 ) reg. 6 del 2002, §§ 33-42.

Il Trib. poi dà altri chiarimenti:

– sull’assenza di smontaggio e di nuovo montaggio al momento della sostituzione dell’elettrodo , § 40 ss.

– sul fatto che la torcia sia considerata completa senza l’elettrodo, § 50′ ss

– sull’intercambiabilità dell’elettrodo, § 63 ss

In sintesi non è data tutela da modello sotto alcun profilo all’elettrodo di tale torcia.

(notizia e link offerti da Marcel Pemsel Wednesday, April 12, 2023 in IPKat)

Ponderosa (in fatto) decisione del Tribunale UE su disegno/modello comunitario

Vedo ora notizia di sentenza europea sul design di <canalette di scarico per doccia> ottenuta in registrazione ex reg. 6 del 2002 ma la cui valdità è contestata per vari motivi (artt. da 4 a 9)

Decide il Trib. UE 27.04.2022 , T-327/20, GROUP NIVELLES v. EUIPO + il controinteressato.

in sede amminstativa prima la registrazione era stato annullata ma poi in reflamo era stata ristabiita la privativa.

Il Tribunale conferma la decisione di reclamo.

Si tratta di sentenza ricca in fatto, meno in diritto.

SArà da me esaminata più avanti

Tutela europea di modello parziale (partial design)

L’avvocato generale (AG) deposita le conclusioni 15.07.2021 nella causa C-123/20, Ferrari spa c. Mansory Design & Holding GmbH.

L’azienda tedesca vende assetti modificati (tuning kit) per rendere la Ferrari 488 GTB (da strada) simile alla Ferrari FXX K (da pista).

Ferrari agisce per contraffazione di modello non registrato (ammesso dal reg. 6/2002), che sarebbe presente nel complesso del veicolo Ferrari FXX K .

La particolarità sta nel fatto che aziona spt. un modello costituito dall’aspetto della parte anteriore e soprattutto il disegno di una grande V sul cofano.

I temi sono assai interessanti , dato che la chiarezza in tema di design non è mai troppa. La trattazione dell’Ag offre un utile promemoria dei principali concetti in materia.

Il giudice tedesco pone queste due pregiudiziali:

«1) Se la divulgazione della raffigurazione di un prodotto nella sua interezza, conformemente all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, prima frase, del regolamento n^o 6/2002, possa dar luogo a disegni o modelli comunitari non registrati relativi a singole parti del prodotto.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: Quale sia il criterio giuridico da applicare nell’esame del carattere individuale previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n^o 6/2002, ai fini della valutazione dell’impressione generale suscitata da una componente – come, ad esempio, una parte della carrozzeria di un veicolo – incorporata in un prodotto complesso. In particolare, se sia decisivo stabilire se, nella percezione dell’utilizzatore informato, l’aspetto della componente non scompaia del tutto nell’aspetto del prodotto complesso, ma presenti una certa autonomia e compiutezza della forma la quale consenta di individuare un’impressione estetica generale indipendente dalla forma complessiva.»

Sub 1), la risposta che lAg propone ala Corte è -prevedibilmente- positiva: <<l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n^o 6/2002 dev’essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico del disegno o modello complessivo di un prodotto, quale l’aspetto di un’autovettura, comporta altresì la divulgazione al pubblico del disegno o modello di una parte del prodotto medesimo, quale l’aspetto di taluni elementi della carrozzeria dell’autovettura stessa, purché tale ultimo disegno o modello sia chiaramente individuabile all’atto della divulgazione>>.

Sub 2 (se serva chiarezza e autonomia nella parte del’aspetto che costituirebbe design parziale) , l’Ag così osserva:

<< Le suesposte precisazioni ricordano, a mio parere, le circostanze della causa principale. Infatti, ricordo che la Ferrari ha dedotto in particolare, a sostegno della sua azione per contraffazione, in estremo subordine, un disegno o modello comunitario non registrato relativo al rivestimento complessivo della Ferrari FXX K (43). Orbene, secondo la mia comprensione della decisione di rinvio, il giudice di appello, procedendo ad un raffronto di tale disegno o modello con l’aspetto complessivo della Mansory Siracusa 4XX (44), ha considerato, in sostanza, che tali due disegni o modelli non producono la stessa «impressione [visiva] generale», ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n° 6/2002 (45) – e ciò malgrado similitudini visive riguardanti, in particolare, l’elemento a forma di «V» sul cofano e lo spoiler a due strati. Facendo valere un disegno o modello comunitario non registrato incentrato sull’aspetto della parte della FXX K in questione, la Ferrari cerca pertanto di aumentare al massimo le proprie possibilità di veder riconoscere, nel caso di specie, la contraffazione.

100. Alla luce di tali considerazioni, mi sembra che, con il secondo quesito, il giudice del rinvio s’interroghi in merito all’esistenza o meno di limiti alla possibilità, per gli autori, di suddividere l’aspetto complessivo dei propri prodotti in vari disegni o modelli di «parti [di prodotto]» ciascuna oggetto di una specifica protezione in quanto disegno o modello comunitario, al fine di aumentare al massimo il livello di protezione di cui essi godono…. 103 È pertanto necessario, nella specie, acclarare se l’aspetto di una parte di prodotto, al fine di poter formare oggetto di un disegno o modello comunitario a parte, distinto da quello eventualmente protetto dall’aspetto complessivo del prodotto stesso, debba effettivamente presentare «autonomia» e «compiutezza» in tal senso.>>

E la soluzione per disciplinare questo genere di tentativi risiede, per l’AG , <<non nell’adozione di criteri aggiuntivi, ma semplicemente nella rigorosa applicazione, da parte dell’esaminatore o del giudice, dei criteri risultanti dalla definizione di «disegno o modello», ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n° 6/2002. Come già rilevato supra al paragrafo 107, la parte di prodotto dev’essere, segnatamente, delimitata dal proprio aspetto particolare – le proprie linee, i propri contorni, il proprio colore, ecc. (53) In definitva, deve esservi un disegno o modello identificabile come tale e che possa prestarsi, di per sé, alla valutazione dei requisiti per l’ottenimento della protezione. Posso pertanto condividere la valutazione del giudice del rinvio secondo cui l’aspetto della parte dev’essere in grado di produrre, di per sé, un’«impressione generale», e non può quindi scomparire del tutto in quello complessivo del prodotto. Un disegno o modello comunitario di cui oggetto non rispondesse a tale definizione dovrebbe essere dichiarato nullo (54)– o, più esattamente, inesistente>>, § 116..

La verifica se il modello azionato integri il cocnetto di legge di <disegno o modello> spetta al giudice nazionale.

Ma dà alcune indicazioni: <<Osservo, a tal fine, che la parte della FXX K di cui la Ferrari rivendica l’aspetto in quanto disegno o modello comunitario non registrato, composta dall’elemento a forma di «V» sul cofano della FXX K, dall’elemento a forma di alettone sporgente dalla parte centrale di tale primo elemento e disposto longitudinalmente (lo strake), dallo spoiler anteriore a due strati integrato nel paraurti, e dal raccordo verticale centrale che collega lo spoiler anteriore e il cofano, costituisce una porzione dell’autovettura stessa. Tale porzione è visibile, così come già rilevato dal giudice del rinvio. Inoltre, mi sembra che detta porzione sia delimitata da linee, contorni, colori e forme particolari. Sono incline a ritenere, al pari della Ferrari, che tali diversi elementi possano essere percepiti come un tutto, che evochi in maniera caratteristica la parte anteriore di un’autovettura di Formula 1 . Nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse essere dello stesso avviso, spetterà al medesimo, poi, verificare se l’aspetto della parte di prodotto rivendicata soddisfi, di per sé, i requisiti per l’ottenimento della protezione in qualità di disegno o modello comunitario. I criteri da applicare nell’ambito della valutazione di tali requisiti dovrebbero essere gli stessi da applicare per qualunque disegno o modello. In particolare, per determinare l’impressione generale prodotta dal disegno o modello di una parte di prodotto, si deve tener conto – al fine di valutare il «carattere individuale» o la contraffazione – dell’aspetto di questa sola parte, indipendentemente dall’impressione generale suscitata dal prodotto considerato nel suo insieme.>>, § 119-120..

Pertanto la risposta per il secondo questito è la seguente: <<l’articolo 3, lettera a), del regolamento n° 6/2002 dev’essere interpretato nel senso che costituisce «l’aspetto di una parte di prodotto», ai sensi di tale disposizione, che può formare oggetto di protezione in quanto disegno o modello comunitario, una porzione visibile di un prodotto, delimitata da linee, da contorni, da colori, da forme o ancora da una struttura superficiale particolare. Non occorre applicare, nell’esame della questione se un disegno o modello risponda a tale definizione, criteri aggiuntivi quali l’«autonomia» o la «compiutezza della forma»>>, § 121..