L’uso di marchio leggermente modificato salva quello registrato dalla decadenza per non uso

Il Trib. UE 24.01.2024, T-562/22, Noah Clothing c. EUIPO-Yannick Noah, offre un esempio di applicazione dell’art. 18.1.a), reg. 2017/1001  (“sono inoltre considerate come uso: a) l’utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato”).

Marchio registrato:

marchio usato nei fatti:

Per il Trib. il secondo è poco diverso dal primo, per cui lo salva dalla decadenza.

<<61  In that regard, first, the upper-case letter ‘Y’ followed by a full stop before the word ‘noah’ constitutes a repetition of an element already present in the figurative element of the mark at issue, which is described by its proprietor as consisting, inter alia, of an upper-case letter ‘Y’ in black. Secondly, that letter is placed below the figurative element, which dominates the overall impression both of the mark as registered, in conjunction with the word ‘noah’, and the modified mark, with the result that, although it is not negligible, it occupies a secondary position in the perception of that mark.

62 In addition, the use of signs consisting of surnames is common in the clothing sector (judgment of 20 February 2013, Caventa v OHIM – Anson’s Herrenhaus (B BERG), T‑631/11, not published, EU:T:2013:85, paragraph 64). Therefore, as regards the conceptual meaning of the mark at issue, the word element ‘noah’ may be perceived, both in the registered form and the modified form, as a surname that refers to a specific person, namely the intervener.

63 In any event, the applicant itself acknowledges, in paragraph 56 of the application, that the word element ‘noah’, as it appears in the registered form and in the modified form of the mark at issue, may be perceived as a surname.

64 Lastly, it must be noted, as EUIPO did, that the addition of the first letter of the given name merely reinforces the reference to the intervener.

65 Consequently, it must be held that the mark at issue in its form used in the course of trade may be regarded as broadly equivalent to the mark at issue as registered, since the added element consisting of the upper-case letter ‘Y’ followed by a full stop is neither distinctive nor dominant in the configuration of the modified mark. In those circumstances, such an element cannot be perceived by the relevant public as capable of altering the distinctive character of the mark at issue>>.

Il ruolo del colore nei marchi figurativi semplici (chevrons zig-zag, strisce etc.)

Marcel Pemsel in IPKat dà notizia di un interssante ed analitica decisione di appello dell’ufficio di Alicante relativa ad un marchio composto da due freccette (chevrons) che però erano state poi usate a colori invertiti.

marchio depositato

Si tratta di EUIPO 2nd board of appel 10.03.2023,  case R 1422/2022-2, Barry’s Bootcamp Holdings, LLC v. HUMMEL HOLDING A/S .

L’ufficio svaluta il ruolo del colore e dice che l’inversione non altera la distintività (la domanda era di revoca per non uso) , sempre che la figura non sia banale o troppo semoplice.    Il rif. è all’art. 18.1.a) del reg. 1001 del 2017.

” § 53   However, the contested IR in the present appeal is not extremely simple unlike the aforementioned case with three parallel black lines, that did not even have the minimum degree of distinctive character. It is not denied that the distinctiveness of the two-chevron device is somewhat below average. Nevertheless, the sign in question consists of two identical chevrons, which are not basic geometric shapes (by analogy, 07/09/2022, R 615/2022-2, Gelber Strich mit linkem Knick (fig.), § 14). What characterises this sign is the outline of the two chevrons, their equal thickness and width and the equal distance between them. Chevrons or V-shaped marks can be presented in multiple ways showing different characteristics (as shown for instance in the examples of registered EUTMs provided by the IR holder on 18 June 2020: , , , , etc.). In contrast, the thickness of the lines and the space between them are the sole features that set a sign made of three vertical lines apart from others. Consequently, even minor changes are able to change the distinctive character of three vertical lines. Following from the above, the Board is of the opinion that the use of the sign does not alter the distinctive character of the contested IR . This is because the chevrons maintain the same outline, the same distance between them, they have an identical thickness and width”.

La posizione dell’Ufficio è di dubbia esattezza ,  stante l’importanza che il colore riveste nella moda di largo consumo: ma alla fine è forse esatto che il cunsumatore ricolleghi il segno nuovo (con colori invertiti) al precedente ed originario

Decadenza per non uso: conta l’uso anche pubblicitario in UE, pur se relativo a servizi offerti non in UE ma solo extraUE

Così si può sintetizzare l’insegnamento di  Trib. UE del 13.07.2022, T‑768/20, Standard International Management  c. EUIPO e Asia Standard Management,  sul sempre un pò scivoloso tema della individuazione degli usi che salvano dalla decadenza.

Norma azionata : art. 58.1.a del reg. ue 1001 del 2017.

Il marchio:

per servizi alberghiero-turistici , abbigliamento etc.

Il board di appello aveva deciso: <<10   In the first place, as regards the place of use of the contested mark, the Board of Appeal pointed out that a considerable amount of evidence concerned hotel services and ancillary services provided by the applicant in the United States. Among that evidence, the Board of Appeal noted various documents referring to advertisements, promotional campaigns aimed at customers located in the European Union, reservations made directly by customers and through travel agencies situated in the European Union, invoices addressed to customers resident in the European Union, a bookings portal accessible to European Union customers via the applicant’s website, figures issued by Google Analytics software concerning traffic on the applicant’s website, as well as printouts from such a website referring to various hotel services and equipment offered and used by customers, particularly in the European Union, or even articles focusing on awards and on prizes received. The Board of Appeal, in that regard, considered that such evidence was insufficient for a finding that the contested mark had been put to use in the European Union, given that the hotel and ancillary services in question were rendered outside the relevant territory of the European Union. It considered that the nationality or geographical origin of the customers was, in that regard, irrelevant, as also was the fact that the advertisements or the offers of service were intended for consumers in the European Union>>.

Ma il T. riforma:

<<As is apparent from the case-law referred to in paragraph 31 above, it is sufficient to state that there is genuine use of a trade mark where that mark is used in accordance with its essential function, which is to guarantee the identity of the origin of the goods and services for which it has been registered, in order to create or preserve an outlet for those goods or services. Even if the applicant were to supply goods or services outside the European Union, it is conceivable that the applicant would make use of that mark in order to create or preserve an outlet for those goods and services in the European Union.

39      Moreover, such an interpretation is supported by EUIPO guidelines. Those state that, where the goods or services covered by the contested mark are provided abroad, such as holiday accommodation or particular products, advertising alone may be sufficient to amount to genuine use (EUIPO Guidelines for examination of European Union trade marks, Part C Opposition, Section 6 Proof of use, paragraph (use in advertising)).>>

Inoltre conta anche il puro uso pubbliciario e in matreriali di viatggio (v. dettagli al § 10 sopra riporatao)=, pur se i serivzi di questo tipo non sonreetistrati.

<<42   In that regard, it is sufficient to note that it follows from paragraph 35 above that advertisements and offers for sale constitute acts of use of a trade mark. Therefore, those are relevant in order to demonstrate use in respect of the services or goods for which the contested mark is registered, in so far as those services or goods are the subject of advertisements and offers for sale.

43      In the present case, it is common ground that the evidence adduced by the applicant is intended to demonstrate use of the contested mark for the services for which it was registered, namely hotel and ancillary services, in particular by means of advertisements and offers for sale.

44      Therefore, the Board of Appeal’s assessment set out in paragraph 41 above is clearly incorrect.

45      Thus it must be held that none of the grounds contained in the contested decision support the conclusion that the evidence of genuine use of the contested mark referring to advertisements and offers for sale of the applicant’s hotel and ancillary services in the United States and targeted at consumers in the European Union is excluded.>>

Think different: Apple perde la lite con Swatch sul marchio denominativo , venendo confermata la decadenza per non uso

Il Tribunale UE , confermando la decisione amministrativa EUIPO, con sentenza 08.06.2022, da T-26/21 a T-28/21 ribadisce la decadenza per non uso del marchio denominativo THINK DIFFERENT di Apple (in realtà erano tre i marchi contestati, tutti uguali).

Il caso è regolato ratione temporis dal reg. 207/2009, § 34.

L’appello amministrativo aveva deciso:

<< the Fourth Board of Appeal dismissed the appeals. In particular, first of all, it found that, the first contested mark having been registered on 6 September 1999, the second contested mark on 18 November 1999, the third contested mark on 8 May 2006 and the three applications for revocation having been filed on 14 October 2016, the applicant had to furnish proof of genuine use of those marks in the European Union during the five years preceding that date, that is to say, from 14 October 2011 to 13 October 2016. Next, it observed that the applicant distinguished two periods of use of the contested marks, namely, first, the use of the contested marks in a marketing campaign from 1997 to 2000 for iMac computers and, second, the use on the box packaging of iMac computers since 2009, and throughout the relevant period. With regard to the first period, it noted that the marketing campaign predated the relevant period by more than 10 years and could not therefore be taken into account. Moreover, the occasional use of the contested marks on the applicant’s website during the relevant period to commemorate famous people or special events was an isolated and ephemeral use. With regard to the second period, the Board of Appeal, after having specified that the evidence submitted by the applicant related only to computers and computer peripherals in Class 9, found that proof of genuine use of the contested marks for those goods had not been provided, since the images provided showed use of the contested marks in a single place on the box packaging, in rather small script next to the list of technical specifications. It added that, in view of the highly technical nature of the goods concerned as well as the length of the text on the packaging of the iMac computers, written in small letters, the relevant public would perceive the elements ‘think different’ as a promotional message inviting it to think differently, in other words, to ‘think outside the box’. Last, the Board of Appeal reached that conclusion without considering it necessary to assess whether the worldwide sales figures for iMac computers since 2009 were sufficient to demonstrate genuine use of the contested marks.>>, § 20.

Premesse le solite considerazioni generali, §§ 58-66, il T. rifiuta le dichiarazioni sulle vendite in quanto di parte e non provenienti da soggtto terzo, § 76 ss

Dice che è leigttimo considerare non sufficiente l’uso del segno che segua una serie di dettagli tecnici , collocati sul packaging, §§ 86-90

Inoltre nemmeno può essere considerato uso del segno , dato che era usato a fianco del  ben  più noto <macintosh>:

<<In the present case, as the photographs of the iMac computer packaging in the file illustrate, the word elements ‘think different’ do not appear on the labels affixed to the box packaging in a way which particularly draws the consumer’s attention. On the contrary, as the Board of Appeal correctly pointed out in paragraph 30 of the contested decisions, those word elements are placed under the technical specifications of the iMac computers, and just above the barcode in a relatively small character size. That expression is, moreover, accompanied by the word ‘macintosh’ of the same size and written in the same font.

94      It must therefore be concluded that the way in which the contested marks are used on iMac computer packaging does not ground the conclusion that they have been used as trade marks, that is to say, in accordance with their essential function of giving an indication of the commercial origin of the goods concerned>>, §§ 93-94

<< 95  By contrast, in the present cases, the expression ‘think different’ of the contested marks appears simply after a long list describing the technical specifications of the iMac product. In addition, it should be noted that the judgment of 30 November 2009, COLORIS (T‑353/07, not published, EU:T:2009:475) arose out of a context different from that of the present case, in that the term ‘coloris’, appearing on the labels to be affixed to metallic cans for colorants, was significantly larger than that of the other word elements. Last, unlike the present case, in the judgment of 15 December 2016, ALDIANO (T‑391/15, not published, EU:T:2016:741, paragraph 31), the earlier mark, which also constituted the applicant’s company name, was affixed to the packaging of the alcoholic beverages at issue. Moreover, the factual context of those three cases was different from that of the present case, in so far as it concerned products which were very different from the technological products in the present case, namely cosmetics, paint products and alcoholic beverages, sold in different shops and for a substantially lower amount>>.

iNOLTRE, l’Ufficio aveva trovato << that those marks, combined with the Macintosh mark, would be understood as a promotional message inviting consumers to think differently, in other words, to ‘think outside the box’. In paragraph 33 of those contested decisions, it stated that the inherent distinctiveness of the contested marks and hence its ability to perform the essential function of a mark – that of identifying the origin of the goods concerned – must be considered to be rather weak, which renders it even less plausible that English-speaking consumers will attribute to it a trade mark function>>, § 96

Istruzioni importanti per gli operatori (imprese e agenzia pubblicitarie e di comunciaizone) e per i loro consulenti giuridici circa le modalità di inserimento del segno nella progettazione dell’aspetto visivo del prodotto o del suo packaging.

Decadenza dal marchio per non uso quinquennale e relativo onere della prova

La Corte di Giustizia UE del 10.03.2022, C-183/21, Maxxus Group GmbH c. Globus Holding GmbH, inteviene sull’oggetto precisando che :

i) la questione dell’onere della prova del non uso decadenziale è armonizzata : quindi non è lasciata ai diritti nazionali, § 33.

ii) spetta al titolare della registrazione provare il proprio uso, non alla controparte provare il fatto negativo del non uso (quest’ultima quindi avrà solo l’onere di allegazione, però piuttosto semplice: basta letteralmente affermare il non uso protratto per cinque annu), §§ 35 ss.

Nessun ragionamento particolarmente interessante.

Nel caso specifico la Corte ha deciso quindi che osta a tale interpretazione la normativa nazionale che pone qualche onere probatorio anche in capo all’impugnante il marchio.

Da noi la questione è pacificamente disciplinata nello stesso senso, alla luce dell’attuale versione dell’art. 121 cod.propr. ind.

Oscuro tentativo di distinguere tra onere di allegazione e onere della prova da parte del giudice del rinvio (v. questione sollevata sub a), al § 23)

Deposito ripetuto del medesimo marchio (per evitare la decadenza da non uso quinquennale) costiutisce deposito in malafede e dunque causa di nullità

Interessante presa di posizione del Tribunale UE 21.04.2021, T-663/19, Hasbro inc. c. EUIPO – Kreativni Događaji d.o.o., sul deposito di marchio in malafede ex art. 52.1.b reg. 207/2009, costituto da depositi ripetuti per evitare la decadenza per non uso.

la sentenza analizza a fondo questo tema e quello della decadenza per non uso; è interessante perchè, sollecitata da attenta difesa del ricorrente, li esamina in modo analitico . Si pone dunque come precednte da studiare per chi si occuperà dei temi medesimi.

Si trattava del marchio denominativo MONOPOLY

Premesse generali: <<54  La ratio legis del requisito secondo cui un marchio deve aver formato oggetto di un uso effettivo per poter essere protetto ai sensi del diritto dell’Unione è che l’iscrizione di un marchio dell’Unione europea nel registro dell’EUIPO non può essere assimilata a un deposito strategico e statico che conferisce a un titolare inattivo un monopolio legale di durata indeterminata. Al contrario, tale registro dovrebbe rispecchiare fedelmente le indicazioni che le imprese utilizzano effettivamente sul mercato per distinguere i loro prodotti e i loro servizi della vita economica [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI – Recticel (λ), T‑215/13, non pubblicata, EU:T:2015:518, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].

55      Come evidenziato dalla commissione di ricorso al punto 35 della decisione impugnata, dai principi che disciplinano il diritto dei marchi dell’Unione europea e dalla norma relativa alla prova dell’uso, illustrati ai precedenti punti da 49 a 53, deriva quindi che, se è vero che al titolare di un marchio viene conferito un diritto esclusivo, tale diritto, tuttavia, può essere tutelato solo se, alla scadenza del periodo di tolleranza di cinque anni, detto titolare è in grado di dimostrare l’uso effettivo del suo marchio. Un simile regime opera un bilanciamento tra i legittimi interessi del titolare del marchio, da un lato, e quelli dei suoi concorrenti, dall’altro.

56      Sotto un secondo profilo, occorre ricordare che dalla giurisprudenza citata al precedente punto 36 risulta che l’assenza di un fattore che la Corte o il Tribunale avevano considerato pertinente al fine di accertare la malafede di un richiedente il marchio, nel particolare contesto di una controversia o di una questione pregiudiziale allora ad essi sottoposte, non osta necessariamente a che la malafede di un altro richiedente il marchio sia accertata in circostanze diverse. Come ricordato al precedente punto 37, la nozione di malafede, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non può, infatti, essere circoscritta a una categoria limitata di circostanze specifiche.

57      Sotto un terzo profilo, se è vero che i depositi reiterati di un marchio non sono vietati, resta nondimeno il fatto che un simile deposito effettuato al fine di evitare le conseguenze del mancato uso di marchi anteriori può costituire un elemento rilevante, atto a dimostrare la malafede dell’autore di tale deposito (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2012, Pelikan, T‑136/11, non pubblicata, EU:T:2012:689, punto 27)>>.

Applicate al caso specifico:

<<70 Al riguardo, occorre evidenziare che nessuna disposizione della normativa relativa ai marchi dell’Unione europea vieta il deposito reiterato di una domanda di registrazione di marchio e che, pertanto, un simile deposito non può, di per sé, dimostrare la malafede del richiedente, senza che sia accompagnato da altri elementi pertinenti invocati dal richiedente la dichiarazione di nullità o dall’EUIPO. Tuttavia, è necessario constatare che, nel caso di specie, dalle considerazioni della commissione di ricorso risulta che la ricorrente ha ammesso, e persino sostenuto, che uno dei vantaggi che giustificavano il deposito del marchio contestato si basava sul fatto di non dover fornire la prova dell’uso effettivo di tale marchio. Orbene, un simile comportamento non può essere considerato legittimo, ma deve essere considerato contrario agli obiettivi del regolamento n. 207/2009, ai principi che disciplinano il diritto dei marchi dell’Unione europea e alla norma della prova dell’uso, come ricordati ai precedenti punti da 49 a 55.

71      Stanti le specifiche circostanze del caso di specie, infatti, il deposito reiterato effettuato dalla ricorrente mirava segnatamente, per sua stessa ammissione, a non dover provare l’uso del marchio contestato, prolungando di conseguenza, per i marchi anteriori, il periodo di tolleranza di cinque anni previsto dall’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

72      Si deve pertanto necessariamente rilevare che la strategia di deposito praticata dalla ricorrente, diretta ad eludere la norma relativa alla prova dell’uso, non solo non è conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 207/2009, ma anche ricorda la figura dell’abuso di diritto, caratterizzata dal fatto che, in primo luogo, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da detta normativa non è raggiunto e che, in secondo luogo, sussiste una volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa stessa mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C‑515/03, EU:C:2005:491, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)>>.

per il T. poi è irrilevante che i) se ne sia o meno tratto vantaggio, § 79 ss , e ii) che si tratti di pratica commerciale diffusa, § 94 (comunque non provata in causa)

Sulla decadenza per non uso di marchio celebre

La Corte di Giustizia UE (poi: CG) risponde ad alcune questioni pregiudiziali sulla decadenza per non uso di marchio celebre (il TESTAROSSA di Ferrari) proposte da giudice di secondo grado di Dusseldorf.

Si tratta di GC 22.10.2020, C-720/18 e 721/18 cause riunite, Ferrari spa c. DU.

Il diritto pertinente è l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE.

Il marchio è:

Vi si leggono utili precisazioni su un istituto che appare sempre più utilizzato e dunque importante per motivi pratici.

Sulle questioni 1 e 3: è uso effettivo di un marchio, registrato per molti prodotti e per relativi pezzi di ricambio, anche l’uso solamente per alcuni di tali prodotti (auto sportive di alta gamma) e per i ricambi, § 53.

Sulla questione 2: è uso effettivo anche la rivendita di prodotto usato, se da parte del titolare e col marchio sub iudice, § 60.

Sulla questione 4: è uso effettivo del marchio per i prodotti registrati anche l’uso dello stesso nella prestazione di servizi , se direttamente relativi a tali prodotti, § 61-64 (punto impoorrtante perchè talora fonte di incertezze applicative).

Sulla questione 6:  l’onere della prova dell’uso effettivo grava sul titolare della registrazione. La dir. 2008/95 non contiene disposizione ad hoc, se non il cons. 6 che afferma la libertà nazionale circa le << disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi>> (la GFermania ha disposizioni specifiche).

Però, dice la CG, la disciplina dell’onere della prova non rientra in tale concetto, § 77: infatti bisogna che esista un regime europeo unitario e che questo gravi il titolare della prova dell’uso uso effettivo, §§ 79-82.

Si anticipa dunque il regime attuale: v. l’art. 121 c. 1  cpi (dopo la modifica apportata dal d. lgs. 15 /2019) , attuativo dell’art. 17  dir. 15/2436 (dal tenore però leggermente diverso, che induce a dubitare dell’esattezza della nostra attuazione).

Su marchi collettivi e “uso effettivo” ai fini del giudizio di decadenza (un caso un pò particolare: l’uso per imballaggi vale pure come uso per i prodotti imballati?)

Laa Corte di Giustizia UE (sentenza 12.12.2019, C-143/19 P, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH c. EUIPO ), affronta un caso un pò particolare di decadenza di marchio collettivo.

Le norme rilevanti soni l’art. 15 e l’art. 66 del reg. 207/2009.

Il noto marchio Grune Punkt, riferito ad imballaggi ecologici, era stato registrato anche per quasi tutte le altre classi merceologiche. A seguito di istanza di parte, però, era stato dichiarato decaduto per non uso per tutte le classi tranne che per i prodotti consistenti in imballaggi (§ 16).

I successivi tentativi del titolare di invalidare la decisione in via amministrativa e poi avanti il Trib. Ue sono andati male. La perseveranza però è stata premiata dato che la Corte ne ha accolto le ragioni.

La questione centrale è sottile e non semplice: si tratta di capire se l’uso del segno sugli imballaggi costituisca uso solo per il prodotto “imballaggio” oppure anche per gli svariati tipi di prodotti che sono presenti dentro l’imballaggio stesso. Nelle prime istanze era stato risposto nel primo modo; la Corte risponde invece nel secondo modo (o meglio non esclude il secondo modo e obbliga a valutare tale possibilità).

Vediamo i passi centrali del ragionamento del Tribunale, secondo il resoconto dela Corte .

<<Il pubblico di riferimento è perfettamente in grado di distinguere tra un marchio che indica l’origine commerciale del prodotto e un marchio che indica il recupero dei rifiuti di imballaggio. Inoltre, occorre tener conto del fatto che «i prodotti stessi sono di regola designati dai marchi che appartengono a società differenti»>> (§ 31).  Ne segue che <<«l’uso del marchio [in questione] in quanto marchio collettivo che designa i prodotti dei membri dell’associazione distinguendoli dai prodotti che provengono da imprese che non fanno parte di tale associazione sarà percepito dal pubblico di riferimento come un uso relativo agli imballaggi. (…) ]l comportamento ecologico dell’impresa, grazie alla sua affiliazione al sistema di accordo di licenza della [DGP], sarà attribuito dal pubblico di riferimento alla possibilità del trattamento ecologico dell’imballaggio e non ad un simile trattamento del prodotto imballato medesimo, che può rivelarsi inadeguato ad un trattamento ecologico»>> (§ 32).

Infine, <<l’uso del marchio in questione non aveva per obiettivo neppure di creare o di conservare uno sbocco per i prodotti. Detto marchio sarebbe conosciuto dal consumatore solo come l’indicazione che l’imballaggio, grazie al contributo del fabbricante o del distributore del prodotto, sarà smaltito e recuperato ove il consumatore porti l’imballaggio in un punto di raccolta locale. Pertanto, l’apposizione del suddetto marchio sull’imballaggio esprimerebbe semplicemente il fatto che il fabbricante o il distributore di questo prodotto opera nel rispetto del requisito fissato dalla normativa dell’Unione, secondo la quale l’obbligo di recupero dei rifiuti di imballaggio spetta a tutte le imprese. Secondo il Tribunale, nel caso, poco probabile, in cui il consumatore optasse per l’acquisto di un prodotto basandosi unicamente sulla qualità dell’imballaggio, resterebbe sempre il fatto che detto marchio crea o conserva uno sbocco non già rispetto a tale prodotto, ma esclusivamente per quanto riguarda l’imballaggio di quest’ultimo>> (§ 33).

Secondo il Tribunale infatti il presupposto è che <<«un marchio forma oggetto di un uso effettivo allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco>> (§ 26). Si tratta dell’affermazione centrale, perno di tutto il ragionamento, ratio decidendi anche delle Corte (pur se con esito opposto). Questa infatti lo estende ai marchi collettivi laddove dice che: <<questi marchi fanno parte, come i marchi individuali, dell’ambito del commercio. Per poter essere qualificato come «effettivo» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il loro uso deve pertanto perseguire concretamente l’obiettivo delle imprese interessate di creare o di conservare uno sbocco per i loro prodotti e servizi. Ne consegue che un marchio collettivo dell’Unione europea è oggetto di un uso effettivo quando viene utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese, al fine di creare o di conservare uno sbocco per detti prodotti e servizi>> (§§ 56-57).

Peraltro <<ai fini della valutazione dell’esistenza di tale requisito, era necessario, secondo la costante giurisprudenza della Corte, esaminare se il marchio in questione fosse effettivamente utilizzato «sul mercato» dei prodotti o dei servizi interessati. Detto esame doveva essere realizzato valutando, in particolare, gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per conservare o creare quote di mercato per i prodotti o servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, nonché l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio>> (§ 62).

Il Tribunale doveva << –prima di pervenire a tale conclusione e di pronunciarsi quindi sulla decadenza del titolare dai diritti dal medesimo detenuti sul marchio in questione per la quasi totalità dei prodotti per i quali esso è registrato – (…)  esaminare se l’uso debitamente dimostrato nel caso di specie, vale a dire l’apposizione del marchio in questione sulle confezioni dei prodotti delle imprese affiliate al sistema della DGP, fosse considerato, nei settori economici interessati, giustificato per conservare o creare quote di mercato per taluni prodotti. Un siffatto esame, che doveva anche riguardare la natura dei prodotti interessati e delle caratteristiche dei mercati sui quali essi sono immessi in commercio, è assente nella sentenza impugnata. Il Tribunale ha sì ritenuto che il consumatore comprende che il sistema della DGP riguarda la raccolta locale e il recupero degli imballaggi dei prodotti e non la raccolta o il recupero dei prodotti in sé, però non ha debitamente considerato se l’indicazione al consumatore, al momento dell’immissione in commercio dei prodotti, della messa a disposizione di un simile sistema di raccolta locale e di smaltimento ecologico dei rifiuti di imballaggio apparisse giustificata, nei settori economici interessati o in alcuni di essi, per conservare o creare quote di mercato per taluni prodotti>> (§§ 67-68).

Si potrebbe pensare che tale valutazione, per ciascun tipo di prodotto domandato in registrazione, fosse eccessiva. Se anche fosse così, <<era tuttavia opportuno, stante la diversità dei prodotti interessati da un simile marchio, fornire un esame che distinguesse diverse categorie di prodotti in funzione della loro natura e delle caratteristiche dei mercati e che valutasse, per ciascuna di tali categorie di prodotti, se l’uso del marchio in questione perseguisse effettivamente l’obiettivo di conservare o di creare quote di mercato>> (§ 69). Infatti <<alcuni dei settori economici interessati riguardano prodotti di consumo quotidiano, come alimenti, bevande, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, idonei a generare quotidianamente rifiuti di imballaggio che i consumatori devono gettare via. Non si può pertanto escludere che l’indicazione sull’imballaggio di prodotti di questo tipo, da parte del fabbricante o del distributore, dell’affiliazione a un sistema di raccolta locale e di trattamento ecologico dei rifiuti di imballaggio possa influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori e, in tal modo, contribuire alla conservazione o alla creazione di quote di mercato relative a tali prodotti>> (§ 70).

Il Tribunale si era ben chiesto se il marchio servisse a creare/conservare uno sbocco commerciale: ma aveva concluso che ciò avveniva solo per il prodotto <<imballaggio>> e mai per i prodotti presenti dentro l’imballaggio: con ciò però violando il tipo di analisi richiesto e che la Corte aveva prima indicato al § 62 (§ 71).

Questa è dunque la ratio decidendi. Il marchio apposto sull’imballaggio può valere come uso anche del marchio sui prodotti in esso contenuti, quando l’imballaggio costituisca (in tutto o in parte, direi: la Corte genericamente dice “possa influenzare le decisioni di acquisto”) motivo di acquisto dei prodotti stessi: cioè quando conferisca loro appeal e ne incrementi l’apprezzamento del pubblico.

Il punto è complesso e servirebbe un’indagine specifica, toccando profili apicali del diritto dei marchi. Ad una primissima riflessione la posizione della Corte non persuade: il che invece accade per quella del Tribunale. L’uso nel commercio di un componente di un prodotto finale (tale è l’imballaggio) è distinta dall’uso del prodotto stesso: quindi l’uso dei rispettivi segni resta pure distinto. Altrimenti si avrebbe che il prodotto recherebbe due marchi, i quali indicherebbero due provenienze aziendali diverse. Invece il segno proprio dell’imballaggio (come di qualunque componente) indica solo la provenienza del componente medesimo.

Infine seguono un paio di considerazioni giustificative a posteriori o comunque generiche, di scarso ausilio per le scelte pratiche.

La necessità di questa analisi (id est l’applicazione del concetto “contributo a creare o conservare uno sbocco commerciale”, in cui si sostanzia l’uso effettivo ai fini del giudzio di decadenza),  <<che tenga debitamente conto della natura dei prodotti o dei servizi interessati nonché delle caratteristiche dei rispettivi mercati e che distingua, di conseguenza, fra vari tipi di prodotti o servizi, laddove questi ultimi siano molto diversificati, riflette adeguatamente la delicatezza della posta in gioco di tale valutazione. Tale valutazione stabilisce, infatti, se il titolare di un marchio sia decaduto dai diritti su quest’ultimo e, in caso affermativo, per quali prodotti o servizi viene dichiarata la decadenza>> (§ 72). E’ infatti certamente importante <<assicurare il rispetto del requisito di un uso che concretamente persegua l’obiettivo di creare o di conservare uno sbocco per i prodotti e i servizi per i quali il marchio è stato registrato, affinché il titolare di quest’ultimo non resti indebitamente protetto con riferimento a prodotti o servizi la cui commercializzazione non sia veramente promossa da tale marchio. Ciò nondimeno, è altrettanto importante che i titolari dei marchi e, nel caso di un marchio collettivo, i loro membri possano, in modo debitamente protetto, sfruttare il proprio segno nell’ambito del commercio>>, § 73. E’ una sorte di hysteron proteron dato che, se si tratti di sfruttamento del segno rientrante nella privativa di legge, è proprio il quid demonstrandum.

Avendo uil Tribunale omesso di effettuare tale esame, la sua sentenza va annullata.

Questioni in tema di decadenza di marchio per non uso quinquennale (art. 24 C.p.i.): la guerra commerciale tra Mediaset-RTI e ITV

Il Tribunale di Torino con sentenza n. 19/2019 del 04.01.2019, RG 4851/2017, affronta il caso di decadenza dei marchi dennominativi/figurativi “Passaparola” per non uso quinquennale, relativamente a servizi media e televisivi principalmente, ma anche a beni e servizi di altro tipo.

i fatti in breve.

La società ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LTD (di seguito solo “ITV”) cita RETI TELEVISIVE ITALIANE – R.T.I. – S.p.A.,(di seguito solo “RTI” davanti al Tribunale di Torino per sentire dichiarare la decadenza dei marchi <<Passaparola>>, in titolarità alla convenuta, per non uso quinquennale, registrati non solo per telecomunicazioni ma anche per settori molto diversi, evidentemente allo scopo di valorizzarli tramite merchandising.

ITV , appartenente ad uno dei pricipali gruppi di produttori e emittenti televisive del Regno Unito, aveva creato un format, chiamato <<The Alphabet Game>>,  che aveva concesso in licenza per l’Italia alla società Einstein Multimedia SRL , la quale lo aveva sublicenziato a RTI ( realizzando per questa anche la produzione esecutiva di varie edizioni del relativo programma). La versione italiana di <<The Alphabet Game>> era stata trasmessa su Canale 5 a partire dall’ 11 gennaio 1999 col titolo “Passaparola”. Il medesimo format era stato concesso in licenza da ITV anche in altri paesi, tra cui ad esempio in quelli di lingua spagnola col titolo “Pasapalabra”.  Successivamente Einstein Multimedia non aveva rinnovato la licenza a RTI e lo show “Passaparola” venne interrotto, dopo la realizzazione di un’edizione speciale tra il 2007 e l’inizio del 2008 (l’ultima delle quali esattamente il 27 gennaio 2008 sempre su Canale 5).

Il 20 maggio 2009 ITV deposita domanda di marchio UE <<Pasapalabra>> per servizi  televisivi e di intrattenimento (classi 38 e 41), domanda accolta dall’EUIPO il 28 gennaio 2016.

Il 26 ottobre 2016 però RTI propone all’EUIPO stesso domanda di nullità di tale  marchio di ITV , perché richiesto in malafede (secondo ITV, come reazione ad un’azione giudiziaria promossa in Spagna da ITV c. Mediaset Espana che avrebbe usato il marchio <<Pasalabra>>: p. 9).

In diritto

Alla luce di tali fatti, segnalo quattro passaggi della sentenza (il secondo di diritto processuale generale):

1)   Sull’interesse ad agire per proporre la domanda di decadenza –

Tra le altre difese, RTI eccepisce la mancanza di interesse di ITV (art. 122 .c.2 c.p.i.) per le classi merceologiche relative al merchandising e cioè per quelle diverse dai servizi televisivi. RTI basa l’eccezione sul fatto che: <<1…. il marchio UE di controparte copre unicamente le classi mediatiche 38 e 41; 2. in relazione a tale marchio, quest’ultima è attiva unicamente nel settore televisivo e mediatico; 3. la giurisprudenza (costante) è preclara nell’interpretare l’art. 122 CPI2, affermando che esso interesse consta unicamente in presenza di un ostacolo (anche solo potenziale) alla propria attività dall’esistenza del titolo altrui, cosa che, nella specie, è evidentemente da escludere in relazione ai prodotti e servizi non mediatici (prodotti e servizi che non siano nelle classi 38 e 41), visto che non sono oggetto delle attività imprenditoriali riferibili a parte attrice, né sono in alcun modo rivendicati dalla medesima>>.

In breve, la mancanza di interesse deriverebbe dal fatto che ITV non è presente attualmente in quei settori merceologici.

[RTI per vero afferma la mancanza di tale interesse anche per i servizi televisivi, affermando che la “caduta” dei marchi di RTI non era necessaria a ITV per difendersi presso ‘EUIPO: RTI aveva infatti ivi chiesto la nullità del marchio <<Pasapalabra>> di ITV perchè domandato in mala fede, non  per carenza di novità (p. 11-12)]

La Corte Torinese respinge l’eccezione, dicendo che <<che la legittimazione e l’interesse ad agire competono a tutti gli operatori economici del settore cui si riferisce la privativa e, in particolare, a qualsiasi imprenditore concorrente, anche in via potenziale e futura, del titolare sulla sola base dell’affermazione che egli trova nella presenza della stessa un ostacolo all’esercizio della propria attività e senza che debba essere richiesta anche la dimostrazione di un interesse di tipo più specifico. In particolare, l’interesse ad agire della parte attrice deve ritenersi sussistente anche con riferimento alle classi di registrazione dei Marchi RTI n. 9, n. 14, n. 16, n. 18, n. 35, n. 39 e n. 42. Invero, la parte attrice, essendo concorrente di RTI, è ovviamente interessata a operare nei medesimi settori di attività, anche collaterali a quello televisivo.>> (p. 12-13, § 3.3).

Il principio è importante: la decadenza può essere chiesta da qualunque imprenditore concorrente, anche se attualmente non operante in questi settori merceologici: non si chiede altro. Quindi si potrebbe anche riformulare affermando che, per aversi interesse ad agire ex art,. 122 c. 2 cpi, basta che l’istante sia concorrente del titolare del marchio impugnato in qualunque settore merceologico, anche se diverso da quelli per il quale chiede la decadenza.

2) Sull’onere di contestazione ex art. 115 c. 1 c.p.c.

Secondo la Corte, l’allegazione di ITV sulla data finale di uso del segno distintivo “passaparola” da parte di RTI, contenuta nell’atto di citazione, non è stata specificamente contestata da RTI in comparsa di costituzione e risposta: ne segue che deve considerarsi pacifica in causa in base alla’rt. 115 c. 1 cpc.

L’affermazione della Corte lascia perplessi. E’ vero che secondo l’articolo 167 CPC il convenuto deve propore le sue difese <<prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda>>.

E’ però anche vero che ciò non è previsto a pena di decadenza, a differenza di quanto previsto nel seg. c. 2 per riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili di ufficio.

Secondo la dottrina, infatti, la contestazione ex art. 115 c. 1 cpc può  avvenire fino alle memorie ex art. 183 c. 6 cpc.

3) Sulla ripresa dell’uso del segno, secondo l’articolo 24 c. 3 c.p.i.

Secondo RTI, la domanda di decadenza va respinta poichè , a prescindere dal non uso quinquennale, essa aveva comunque ripreso l’uso effettivo dei marchi contestati (sia pure solo per le classi 38 e 41) tramite repliche del programma sul canale Mediaset Extra dal 9 dicembre 2013 ai primi mesi del 2014.

La Corte accoglie l’eccezione, poichè tali repliche configurano infatti l’ “uso effettivo” richiesto dalla citata norma. I fatti valorizzati per giungere a questa conclusione sono: << – Mediaset Extra è un importante canale tematico specificamente dedicato alle repliche dei programmi Mediaset nella fascia assegnata nel palinsesto e, dunque, è uno dei canali tramite il quale RTI esercita la propria consistente attività imprenditoriale; – gli ascolti totalizzati da Passaparola su Mediaset Extra, risultano comparabili a molti dei principali canali tematici italiani; – in particolare, nel mese di dicembre 2013, Passaparola ha avuto un’audience comparabile ai risultati di canali come Boing, Italia 2, Sky Cinema 1, Focus, Giallo, Frisbee, TV2000 e superiori a canali notissimi come TG24, La7d, Rai 5, Rai News, Rai Sport, MTV Music, Alice, Arturo, Leonardo e Marco Polo; – inoltre, nel gennaio 2014, Passaparola ha avuto un’audience comparabile ai risultati di canali come Rai News e TV 2000 e superiori a canali come Italia 2, TG 24, Rai Storia, 7Gold; – infine, nel febbraio 2014, Passaparola ha avuto un’audience comparabile ai risultati di canali come Rai News, L2 e TV 2000 e superiore a canali come 7 Gold, Rai 5, Rai Sport, Rai Storia, Italia 2, TG Com 24 e La7D>>.

La Corte conclude sul punto osservando: <<del resto, come chiarito da autorevole dottrina, non è possibile pretendere di predefinire delle soglie quantitative minime di uso del segno, dovendosi invece stabilire di volta in volta, in relazione alle variabili del caso concreto, se l’uso possa ritenersi sufficiente ed essendo sufficiente l’uso, quando (come nel caso di specie) il marchio conserva, in relazione alla natura del prodotto che ne è contraddistinto e al consumo che di questo si vuole fare, la sua individualità e testimonia la persistente presenza dell’impresa sul mercato>> (p. 15-16, § 3.6)

La Corte però salva il segno solo per le classi 38 e 41, le sole per le quali è stato documentata la rispresa dell’uso; per le altre la decadenza non è evitata.

4) Sulla salvezza per il caso di “diritti acquisiti sul marchio da terzi col deposito o con l’uso” (incipit dell’art. 24 c. 3 c.p.i.)

ITV fa presente che la sanatoria della decadenza (il non uso è stato accertato tra il 27 gennaio 2008 e il 9 dicembre 2013: v. sub 3.5, p. 15) non può operare, dato che il 20 maggio 2009 essa ha depositato domanda di marchio europeo <<Pasapalabra>>, del tutto confondibile con <<Passaparola>> (di cui è anzi la traduzuione in lingua spagnola). Diverrebbe quindi invocabile la clausola di salvezza, posta all’inizio dell’articolo 24 comma 3 cpi, ostativa alla sanatoria del marchio.

La Corte rigetta la controeccezione di ITV: e ciò a prescindere dalla sovrapponibilità di “Pasapalabra” a “Passaparola” e quindi dalla astratta idoneità  del primo a dar luogo a diritti sul secondo.

Il marchio “Pasapalabra” di ITV, infatti,  pur depositato nel 2009, è stato però registrato solo nel 2016: dunque successivamente agli utilizzi del marchio <<Passaparola>> in Italia, che lo hanno  sanato, evitandone la decadenza.

Per stabilire detto rapporto cronologico di anteriorità/posteriorità per i marchi UE, infatti, ciò che conta è la data di registrazione e non quella di deposito. Infatti, da un lato, secondo l’art. 9 c. 1 del reg. UE 2017/1001, è la registrazione a conferire il diritto esclusivo; dall’altro, secondo l’art. 11 c. 1 del medesimo Reg., tale  diritto <<è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio>>.

Pertanto l’acquisto del diritto sul marchio UE da parte di ITV ex art. 24 c. 3 cpi  ha avuto luogo solo con l’avvenuta registrazione (cioè nel 2016).

Quindi non può trovare applicazione il riferimento al deposito, presente nell’incipit dell’art. 24 c. 3 c.p.i., che sarà semmai riferibile ai depositi nazionali: per questi infatti l’art. 15 c. 2 CPI fa retroagire gli effetti della registrazione alla data della domanda.

In sintesi, dunque, la registrazione retroagisce alla data della domanda solo per i marchi nazionali, non per quelli UE (pag. 17-18, sub 3.8).