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Quando l’insegna del negozio vale uso del marchio sui prodotti ivi venduti

In tema di decadenza per non uso quinquennale del marchio, Trib UE 20.06.25, T-372/24, K-Way c. EUIPO – Gubbini , dà dei chiarimenti sulla particolare questione in oggetto.

<<33  Nel caso di specie, al punto 57 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che tutti i negozi presentavano lo stesso allestimento, con il marchio contestato «ben in vista». Essa ha considerato che l’uso del marchio contestato sulle insegne dei negozi monomarca servisse a corroborare le prove dell’uso del segno di cui trattasi sui prodotti interessati e dimostrasse l’uso non meramente simbolico di tale segno. Tuttavia, a suo avviso, l’uso del marchio contestato sulle insegne dei negozi monomarca non significava automaticamente che ogni singolo prodotto venduto in tali negozi contenesse detto marchio.

34 A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza cui fa riferimento la ricorrente, l’uso della denominazione sociale, del nome commerciale o di un’insegna può essere considerato come un uso effettivo del marchio registrato quando il segno è apposto sui prodotti commercializzati o quando, anche in assenza di apposizione, tale segno è impiegato in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l’insegna e i prodotti commercializzati o i servizi forniti [sentenza del 26 aprile 2023, Rochem Group/EUIPO – Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services), T‑546/21, non pubblicata, EU:T:2023:221, punto 61; v. anche, in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, punti 22 e 23].

35 Si deve altresì rilevare che, al punto 76 della sentenza dell’8 luglio 2020, Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL) (T‑686/19, non pubblicata, EU:T:2020:320), è stato dichiarato che era dimostrato un nesso tra un segno rappresentato su un’insegna e prodotti commercializzati con tale insegna, dato che le fotografie di insegne all’interno dei punti vendita servivano a designare le vendite di tali prodotti. In tale sentenza, il Tribunale ha tenuto conto, in particolare, del fatto che il titolare del marchio in questione vendesse i propri prodotti e li pubblicizzasse al fine di creare e mantenere una quota di mercato per i prodotti controversi.

36 Tuttavia, è palese che, nel caso di specie, la commissione di ricorso non ha disatteso la giurisprudenza citata al precedente punto 34, alla quale fa riferimento la ricorrente. Infatti, come risulta dal punto 57 della decisione impugnata, essa ha ritenuto che l’uso del marchio contestato nell’insegna dei negozi monomarca della ricorrente fosse pertinente in quanto serviva a corroborare l’uso di detto marchio.

37 A tal riguardo, si deve altresì rilevare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’8 luglio 2020, GNC LIVE WELL (T‑686/19, non pubblicata, EU:T:2020:320), le fotografie dell’insegna dei negozi che riproducevano il marchio interessato erano solo uno tra più elementi che consentivano di concludere nel senso dell’uso effettivo di detto marchio. Invece, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nel caso di specie, non se ne può dedurre che il fatto che alcuni prodotti siano venduti in negozi recanti un’insegna corrispondente a un marchio dell’Unione europea basti a dimostrare, in ogni caso, l’uso effettivo di tale marchio per tutti detti prodotti.

38 Peraltro, come risulta dal fascicolo (punti 45 e 46 della decisione impugnata) e come sostiene l’EUIPO, la ricorrente utilizza più marchi per i prodotti che commercializza. Ebbene, questa circostanza può essere tale da impedire che il consumatore percepisca un nesso tra l’uso del marchio rappresentato sull’insegna dei negozi e i prodotti, commercializzati in tali negozi, sui quali il marchio in questione non è stato apposto [v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, Decathlon/EUIPO – Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear), T‑349/19, non pubblicata, EU:T:2020:488, punto 73].

39 Tale valutazione non può essere messa in discussione dal fatto, dedotto dalla ricorrente in udienza come risposta a una domanda del Tribunale, che essa utilizzi taluni dei suoi marchi unicamente per prodotti specifici e altri, come il marchio contestato, genericamente, sulle confezioni e nella pubblicità, per identificare la sua attività nel complesso.

40 In proposito, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 24, l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio nel mercato interessato.

41 Ne consegue che la commissione di ricorso non è incorsa né in errori di diritto né in errori di valutazione nell’esame degli elementi di prova relativi ai negozi monomarca della ricorrente, per cui la presente parte del motivo unico deve essere respinta>>.

Decadenza per non uso del marchio registrato per servizi di consulenza sugli investimenti pubbliciatri

Trib. UE  T-1088/23  del 07.05.2025, RTL c. EUIPO:

Dai precedenti punti da 70 a 81 risulta che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, gli elementi di prova presentati dalla ricorrente, e ciò anche senza tener conto degli elementi di prova presentati con la memoria del 15 settembre 2023, esclusi dall’esame della commissione di ricorso (v. punto 42 supra), dimostrano che il gruppo al quale essa appartiene ha fornito ai terzi, sotto il marchio contestato e durante il periodo di riferimento, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, i quali non si limitavano a una diffusione di pubblicità, ma miravano a contribuire attivamente allo sviluppo di una strategia pubblicitaria di detti terzi, e ciò tenuto conto della conoscenza di cui disponevano le società del gruppo al quale essa appartiene per quanto riguarda il funzionamento del settore della pubblicità nei media.

83      In tale contesto, occorre altresì rilevare che dagli elementi di prova presentati dalla ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo risulta che i fatturati annui provenienti dalla pubblicità televisiva del gruppo al quale essa appartiene ammontavano a diversi miliardi di euro durante il periodo di riferimento e che tale gruppo disponeva di quote del mercato pubblicitario rilevanti in diversi Stati membri dell’Unione, in particolare in Germania. Nella misura in cui la ricorrente ha dimostrato di aver utilizzato il marchio contestato per i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali diversi dalla diffusione di pubblicità, una parte di detti introiti e di dette quote di mercato deve quindi essere considerata come proveniente dalla prestazione di tali servizi.

Interessanti poi altri punti:

– l’uso da parte della controllata è imputabile alla controllante, § 62

– l’inesistenza di abuso del diritto , che porterebbe alla irricevibilità della domanda di decadenza, § 23 ss

– soprattutto,  la differenza tra protezione estesa merceologicamente del marchio rinomato e la decadenza parziale per non uso, 85 ss e spt. 94/95: 94 Peraltro, gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno già dichiarato che le disposizioni relative alla protezione estesa conferita a un marchio dell’Unione europea che gode di notorietà o rinomanza nell’Unione perseguono un obiettivo diverso da quelle che imponevano la prova dell’uso effettivo del marchio dell’Unione europea, la quale potrebbe avere come conseguenza la decadenza del marchio (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, punto 53, e del 3 settembre 2015, Iron & Smith, C‑125/14, EU:C:2015:539, punto 21). Mentre l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 riguarda le condizioni che disciplinano la tutela estesa anche al di là delle categorie di prodotti e di servizi per cui un marchio dell’Unione europea è stato registrato, la nozione di «uso effettivo» denota il requisito minimo di uso che tutti i marchi devono soddisfare al fine di essere tutelati. Ne consegue che le disposizioni relative al requisito dell’uso effettivo del marchio dell’Unione europea e, in particolare, i criteri enucleati dalla giurisprudenza ai fini dell’accertamento di tale uso effettivo, si distinguono dalle disposizioni e dai criteri riguardanti la notorietà di un tale marchio. Occorre pertanto interpretare questi due tipi di disposizioni in modo autonomo [v. sentenza del 4 ottobre 2017, Intesa Sanpaolo/EUIPO – Intesia Group Holding (INTESA), T‑143/16, non pubblicata, EU:T:2017:687, punto 46 e giurisprudenza citata].

95      Pertanto, anche supponendo che il marchio contestato goda di notorietà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 nel settore dei media, tale circostanza non consente, di per sé, di dimostrare l’esistenza di un uso effettivo di quest’ultimo per i prodotti e i servizi di cui trattasi rientranti nelle classi 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 e 42.

(segnalazione di Marcel Pemsel in Ipkat)

L’uso di marchio leggermente modificato salva quello registrato dalla decadenza per non uso

Il Trib. UE 24.01.2024, T-562/22, Noah Clothing c. EUIPO-Yannick Noah, offre un esempio di applicazione dell’art. 18.1.a), reg. 2017/1001  (“sono inoltre considerate come uso: a) l’utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato”).

Marchio registrato:

marchio usato nei fatti:

Per il Trib. il secondo è poco diverso dal primo, per cui lo salva dalla decadenza.

<<61  In that regard, first, the upper-case letter ‘Y’ followed by a full stop before the word ‘noah’ constitutes a repetition of an element already present in the figurative element of the mark at issue, which is described by its proprietor as consisting, inter alia, of an upper-case letter ‘Y’ in black. Secondly, that letter is placed below the figurative element, which dominates the overall impression both of the mark as registered, in conjunction with the word ‘noah’, and the modified mark, with the result that, although it is not negligible, it occupies a secondary position in the perception of that mark.

62 In addition, the use of signs consisting of surnames is common in the clothing sector (judgment of 20 February 2013, Caventa v OHIM – Anson’s Herrenhaus (B BERG), T‑631/11, not published, EU:T:2013:85, paragraph 64). Therefore, as regards the conceptual meaning of the mark at issue, the word element ‘noah’ may be perceived, both in the registered form and the modified form, as a surname that refers to a specific person, namely the intervener.

63 In any event, the applicant itself acknowledges, in paragraph 56 of the application, that the word element ‘noah’, as it appears in the registered form and in the modified form of the mark at issue, may be perceived as a surname.

64 Lastly, it must be noted, as EUIPO did, that the addition of the first letter of the given name merely reinforces the reference to the intervener.

65 Consequently, it must be held that the mark at issue in its form used in the course of trade may be regarded as broadly equivalent to the mark at issue as registered, since the added element consisting of the upper-case letter ‘Y’ followed by a full stop is neither distinctive nor dominant in the configuration of the modified mark. In those circumstances, such an element cannot be perceived by the relevant public as capable of altering the distinctive character of the mark at issue>>.

Il ruolo del colore nei marchi figurativi semplici (chevrons zig-zag, strisce etc.)

Marcel Pemsel in IPKat dà notizia di un interssante ed analitica decisione di appello dell’ufficio di Alicante relativa ad un marchio composto da due freccette (chevrons) che però erano state poi usate a colori invertiti.

marchio depositato

Si tratta di EUIPO 2nd board of appel 10.03.2023,  case R 1422/2022-2, Barry’s Bootcamp Holdings, LLC v. HUMMEL HOLDING A/S .

L’ufficio svaluta il ruolo del colore e dice che l’inversione non altera la distintività (la domanda era di revoca per non uso) , sempre che la figura non sia banale o troppo semoplice.    Il rif. è all’art. 18.1.a) del reg. 1001 del 2017.

” § 53   However, the contested IR in the present appeal is not extremely simple unlike the aforementioned case with three parallel black lines, that did not even have the minimum degree of distinctive character. It is not denied that the distinctiveness of the two-chevron device is somewhat below average. Nevertheless, the sign in question consists of two identical chevrons, which are not basic geometric shapes (by analogy, 07/09/2022, R 615/2022-2, Gelber Strich mit linkem Knick (fig.), § 14). What characterises this sign is the outline of the two chevrons, their equal thickness and width and the equal distance between them. Chevrons or V-shaped marks can be presented in multiple ways showing different characteristics (as shown for instance in the examples of registered EUTMs provided by the IR holder on 18 June 2020: , , , , etc.). In contrast, the thickness of the lines and the space between them are the sole features that set a sign made of three vertical lines apart from others. Consequently, even minor changes are able to change the distinctive character of three vertical lines. Following from the above, the Board is of the opinion that the use of the sign does not alter the distinctive character of the contested IR . This is because the chevrons maintain the same outline, the same distance between them, they have an identical thickness and width”.

La posizione dell’Ufficio è di dubbia esattezza ,  stante l’importanza che il colore riveste nella moda di largo consumo: ma alla fine è forse esatto che il cunsumatore ricolleghi il segno nuovo (con colori invertiti) al precedente ed originario

Decadenza per non uso: conta l’uso anche pubblicitario in UE, pur se relativo a servizi offerti non in UE ma solo extraUE

Così si può sintetizzare l’insegnamento di  Trib. UE del 13.07.2022, T‑768/20, Standard International Management  c. EUIPO e Asia Standard Management,  sul sempre un pò scivoloso tema della individuazione degli usi che salvano dalla decadenza.

Norma azionata : art. 58.1.a del reg. ue 1001 del 2017.

Il marchio:

per servizi alberghiero-turistici , abbigliamento etc.

Il board di appello aveva deciso: <<10   In the first place, as regards the place of use of the contested mark, the Board of Appeal pointed out that a considerable amount of evidence concerned hotel services and ancillary services provided by the applicant in the United States. Among that evidence, the Board of Appeal noted various documents referring to advertisements, promotional campaigns aimed at customers located in the European Union, reservations made directly by customers and through travel agencies situated in the European Union, invoices addressed to customers resident in the European Union, a bookings portal accessible to European Union customers via the applicant’s website, figures issued by Google Analytics software concerning traffic on the applicant’s website, as well as printouts from such a website referring to various hotel services and equipment offered and used by customers, particularly in the European Union, or even articles focusing on awards and on prizes received. The Board of Appeal, in that regard, considered that such evidence was insufficient for a finding that the contested mark had been put to use in the European Union, given that the hotel and ancillary services in question were rendered outside the relevant territory of the European Union. It considered that the nationality or geographical origin of the customers was, in that regard, irrelevant, as also was the fact that the advertisements or the offers of service were intended for consumers in the European Union>>.

Ma il T. riforma:

<<As is apparent from the case-law referred to in paragraph 31 above, it is sufficient to state that there is genuine use of a trade mark where that mark is used in accordance with its essential function, which is to guarantee the identity of the origin of the goods and services for which it has been registered, in order to create or preserve an outlet for those goods or services. Even if the applicant were to supply goods or services outside the European Union, it is conceivable that the applicant would make use of that mark in order to create or preserve an outlet for those goods and services in the European Union.

39      Moreover, such an interpretation is supported by EUIPO guidelines. Those state that, where the goods or services covered by the contested mark are provided abroad, such as holiday accommodation or particular products, advertising alone may be sufficient to amount to genuine use (EUIPO Guidelines for examination of European Union trade marks, Part C Opposition, Section 6 Proof of use, paragraph 2.3.3.3 (use in advertising)).>>

Inoltre conta anche il puro uso pubbliciario e in matreriali di viatggio (v. dettagli al § 10 sopra riporatao)=, pur se i serivzi di questo tipo non sonreetistrati.

<<42   In that regard, it is sufficient to note that it follows from paragraph 35 above that advertisements and offers for sale constitute acts of use of a trade mark. Therefore, those are relevant in order to demonstrate use in respect of the services or goods for which the contested mark is registered, in so far as those services or goods are the subject of advertisements and offers for sale.

43      In the present case, it is common ground that the evidence adduced by the applicant is intended to demonstrate use of the contested mark for the services for which it was registered, namely hotel and ancillary services, in particular by means of advertisements and offers for sale.

44      Therefore, the Board of Appeal’s assessment set out in paragraph 41 above is clearly incorrect.

45      Thus it must be held that none of the grounds contained in the contested decision support the conclusion that the evidence of genuine use of the contested mark referring to advertisements and offers for sale of the applicant’s hotel and ancillary services in the United States and targeted at consumers in the European Union is excluded.>>

Think different: Apple perde la lite con Swatch sul marchio denominativo , venendo confermata la decadenza per non uso

Il Tribunale UE , confermando la decisione amministrativa EUIPO, con sentenza 08.06.2022, da T-26/21 a T-28/21 ribadisce la decadenza per non uso del marchio denominativo THINK DIFFERENT di Apple (in realtà erano tre i marchi contestati, tutti uguali).

Il caso è regolato ratione temporis dal reg. 207/2009, § 34.

L’appello amministrativo aveva deciso:

<< the Fourth Board of Appeal dismissed the appeals. In particular, first of all, it found that, the first contested mark having been registered on 6 September 1999, the second contested mark on 18 November 1999, the third contested mark on 8 May 2006 and the three applications for revocation having been filed on 14 October 2016, the applicant had to furnish proof of genuine use of those marks in the European Union during the five years preceding that date, that is to say, from 14 October 2011 to 13 October 2016. Next, it observed that the applicant distinguished two periods of use of the contested marks, namely, first, the use of the contested marks in a marketing campaign from 1997 to 2000 for iMac computers and, second, the use on the box packaging of iMac computers since 2009, and throughout the relevant period. With regard to the first period, it noted that the marketing campaign predated the relevant period by more than 10 years and could not therefore be taken into account. Moreover, the occasional use of the contested marks on the applicant’s website during the relevant period to commemorate famous people or special events was an isolated and ephemeral use. With regard to the second period, the Board of Appeal, after having specified that the evidence submitted by the applicant related only to computers and computer peripherals in Class 9, found that proof of genuine use of the contested marks for those goods had not been provided, since the images provided showed use of the contested marks in a single place on the box packaging, in rather small script next to the list of technical specifications. It added that, in view of the highly technical nature of the goods concerned as well as the length of the text on the packaging of the iMac computers, written in small letters, the relevant public would perceive the elements ‘think different’ as a promotional message inviting it to think differently, in other words, to ‘think outside the box’. Last, the Board of Appeal reached that conclusion without considering it necessary to assess whether the worldwide sales figures for iMac computers since 2009 were sufficient to demonstrate genuine use of the contested marks.>>, § 20.

Premesse le solite considerazioni generali, §§ 58-66, il T. rifiuta le dichiarazioni sulle vendite in quanto di parte e non provenienti da soggtto terzo, § 76 ss

Dice che è leigttimo considerare non sufficiente l’uso del segno che segua una serie di dettagli tecnici , collocati sul packaging, §§ 86-90

Inoltre nemmeno può essere considerato uso del segno , dato che era usato a fianco del  ben  più noto <macintosh>:

<<In the present case, as the photographs of the iMac computer packaging in the file illustrate, the word elements ‘think different’ do not appear on the labels affixed to the box packaging in a way which particularly draws the consumer’s attention. On the contrary, as the Board of Appeal correctly pointed out in paragraph 30 of the contested decisions, those word elements are placed under the technical specifications of the iMac computers, and just above the barcode in a relatively small character size. That expression is, moreover, accompanied by the word ‘macintosh’ of the same size and written in the same font.

94      It must therefore be concluded that the way in which the contested marks are used on iMac computer packaging does not ground the conclusion that they have been used as trade marks, that is to say, in accordance with their essential function of giving an indication of the commercial origin of the goods concerned>>, §§ 93-94

<< 95  By contrast, in the present cases, the expression ‘think different’ of the contested marks appears simply after a long list describing the technical specifications of the iMac product. In addition, it should be noted that the judgment of 30 November 2009, COLORIS (T‑353/07, not published, EU:T:2009:475) arose out of a context different from that of the present case, in that the term ‘coloris’, appearing on the labels to be affixed to metallic cans for colorants, was significantly larger than that of the other word elements. Last, unlike the present case, in the judgment of 15 December 2016, ALDIANO (T‑391/15, not published, EU:T:2016:741, paragraph 31), the earlier mark, which also constituted the applicant’s company name, was affixed to the packaging of the alcoholic beverages at issue. Moreover, the factual context of those three cases was different from that of the present case, in so far as it concerned products which were very different from the technological products in the present case, namely cosmetics, paint products and alcoholic beverages, sold in different shops and for a substantially lower amount>>.

iNOLTRE, l’Ufficio aveva trovato << that those marks, combined with the Macintosh mark, would be understood as a promotional message inviting consumers to think differently, in other words, to ‘think outside the box’. In paragraph 33 of those contested decisions, it stated that the inherent distinctiveness of the contested marks and hence its ability to perform the essential function of a mark – that of identifying the origin of the goods concerned – must be considered to be rather weak, which renders it even less plausible that English-speaking consumers will attribute to it a trade mark function>>, § 96

Istruzioni importanti per gli operatori (imprese e agenzia pubblicitarie e di comunciaizone) e per i loro consulenti giuridici circa le modalità di inserimento del segno nella progettazione dell’aspetto visivo del prodotto o del suo packaging.

Decadenza dal marchio per non uso quinquennale e relativo onere della prova

La Corte di Giustizia UE del 10.03.2022, C-183/21, Maxxus Group GmbH c. Globus Holding GmbH, inteviene sull’oggetto precisando che :

i) la questione dell’onere della prova del non uso decadenziale è armonizzata : quindi non è lasciata ai diritti nazionali, § 33.

ii) spetta al titolare della registrazione provare il proprio uso, non alla controparte provare il fatto negativo del non uso (quest’ultima quindi avrà solo l’onere di allegazione, però piuttosto semplice: basta letteralmente affermare il non uso protratto per cinque annu), §§ 35 ss.

Nessun ragionamento particolarmente interessante.

Nel caso specifico la Corte ha deciso quindi che osta a tale interpretazione la normativa nazionale che pone qualche onere probatorio anche in capo all’impugnante il marchio.

Da noi la questione è pacificamente disciplinata nello stesso senso, alla luce dell’attuale versione dell’art. 121 cod.propr. ind.

Oscuro tentativo di distinguere tra onere di allegazione e onere della prova da parte del giudice del rinvio (v. questione sollevata sub a), al § 23)

Deposito ripetuto del medesimo marchio (per evitare la decadenza da non uso quinquennale) costiutisce deposito in malafede e dunque causa di nullità

Interessante presa di posizione del Tribunale UE 21.04.2021, T-663/19, Hasbro inc. c. EUIPO – Kreativni Događaji d.o.o., sul deposito di marchio in malafede ex art. 52.1.b reg. 207/2009, costituto da depositi ripetuti per evitare la decadenza per non uso.

la sentenza analizza a fondo questo tema e quello della decadenza per non uso; è interessante perchè, sollecitata da attenta difesa del ricorrente, li esamina in modo analitico . Si pone dunque come precednte da studiare per chi si occuperà dei temi medesimi.

Si trattava del marchio denominativo MONOPOLY

Premesse generali: <<54  La ratio legis del requisito secondo cui un marchio deve aver formato oggetto di un uso effettivo per poter essere protetto ai sensi del diritto dell’Unione è che l’iscrizione di un marchio dell’Unione europea nel registro dell’EUIPO non può essere assimilata a un deposito strategico e statico che conferisce a un titolare inattivo un monopolio legale di durata indeterminata. Al contrario, tale registro dovrebbe rispecchiare fedelmente le indicazioni che le imprese utilizzano effettivamente sul mercato per distinguere i loro prodotti e i loro servizi della vita economica [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI – Recticel (λ), T‑215/13, non pubblicata, EU:T:2015:518, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].

55      Come evidenziato dalla commissione di ricorso al punto 35 della decisione impugnata, dai principi che disciplinano il diritto dei marchi dell’Unione europea e dalla norma relativa alla prova dell’uso, illustrati ai precedenti punti da 49 a 53, deriva quindi che, se è vero che al titolare di un marchio viene conferito un diritto esclusivo, tale diritto, tuttavia, può essere tutelato solo se, alla scadenza del periodo di tolleranza di cinque anni, detto titolare è in grado di dimostrare l’uso effettivo del suo marchio. Un simile regime opera un bilanciamento tra i legittimi interessi del titolare del marchio, da un lato, e quelli dei suoi concorrenti, dall’altro.

56      Sotto un secondo profilo, occorre ricordare che dalla giurisprudenza citata al precedente punto 36 risulta che l’assenza di un fattore che la Corte o il Tribunale avevano considerato pertinente al fine di accertare la malafede di un richiedente il marchio, nel particolare contesto di una controversia o di una questione pregiudiziale allora ad essi sottoposte, non osta necessariamente a che la malafede di un altro richiedente il marchio sia accertata in circostanze diverse. Come ricordato al precedente punto 37, la nozione di malafede, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non può, infatti, essere circoscritta a una categoria limitata di circostanze specifiche.

57      Sotto un terzo profilo, se è vero che i depositi reiterati di un marchio non sono vietati, resta nondimeno il fatto che un simile deposito effettuato al fine di evitare le conseguenze del mancato uso di marchi anteriori può costituire un elemento rilevante, atto a dimostrare la malafede dell’autore di tale deposito (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2012, Pelikan, T‑136/11, non pubblicata, EU:T:2012:689, punto 27)>>.

Applicate al caso specifico:

<<70 Al riguardo, occorre evidenziare che nessuna disposizione della normativa relativa ai marchi dell’Unione europea vieta il deposito reiterato di una domanda di registrazione di marchio e che, pertanto, un simile deposito non può, di per sé, dimostrare la malafede del richiedente, senza che sia accompagnato da altri elementi pertinenti invocati dal richiedente la dichiarazione di nullità o dall’EUIPO. Tuttavia, è necessario constatare che, nel caso di specie, dalle considerazioni della commissione di ricorso risulta che la ricorrente ha ammesso, e persino sostenuto, che uno dei vantaggi che giustificavano il deposito del marchio contestato si basava sul fatto di non dover fornire la prova dell’uso effettivo di tale marchio. Orbene, un simile comportamento non può essere considerato legittimo, ma deve essere considerato contrario agli obiettivi del regolamento n. 207/2009, ai principi che disciplinano il diritto dei marchi dell’Unione europea e alla norma della prova dell’uso, come ricordati ai precedenti punti da 49 a 55.

71      Stanti le specifiche circostanze del caso di specie, infatti, il deposito reiterato effettuato dalla ricorrente mirava segnatamente, per sua stessa ammissione, a non dover provare l’uso del marchio contestato, prolungando di conseguenza, per i marchi anteriori, il periodo di tolleranza di cinque anni previsto dall’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

72      Si deve pertanto necessariamente rilevare che la strategia di deposito praticata dalla ricorrente, diretta ad eludere la norma relativa alla prova dell’uso, non solo non è conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 207/2009, ma anche ricorda la figura dell’abuso di diritto, caratterizzata dal fatto che, in primo luogo, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da detta normativa non è raggiunto e che, in secondo luogo, sussiste una volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa stessa mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C‑515/03, EU:C:2005:491, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)>>.

per il T. poi è irrilevante che i) se ne sia o meno tratto vantaggio, § 79 ss , e ii) che si tratti di pratica commerciale diffusa, § 94 (comunque non provata in causa)

Sulla decadenza per non uso di marchio celebre

La Corte di Giustizia UE (poi: CG) risponde ad alcune questioni pregiudiziali sulla decadenza per non uso di marchio celebre (il TESTAROSSA di Ferrari) proposte da giudice di secondo grado di Dusseldorf.

Si tratta di GC 22.10.2020, C-720/18 e 721/18 cause riunite, Ferrari spa c. DU.

Il diritto pertinente è l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE.

Il marchio è:

Vi si leggono utili precisazioni su un istituto che appare sempre più utilizzato e dunque importante per motivi pratici.

Sulle questioni 1 e 3: è uso effettivo di un marchio, registrato per molti prodotti e per relativi pezzi di ricambio, anche l’uso solamente per alcuni di tali prodotti (auto sportive di alta gamma) e per i ricambi, § 53.

Sulla questione 2: è uso effettivo anche la rivendita di prodotto usato, se da parte del titolare e col marchio sub iudice, § 60.

Sulla questione 4: è uso effettivo del marchio per i prodotti registrati anche l’uso dello stesso nella prestazione di servizi , se direttamente relativi a tali prodotti, § 61-64 (punto impoorrtante perchè talora fonte di incertezze applicative).

Sulla questione 6:  l’onere della prova dell’uso effettivo grava sul titolare della registrazione. La dir. 2008/95 non contiene disposizione ad hoc, se non il cons. 6 che afferma la libertà nazionale circa le << disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi>> (la GFermania ha disposizioni specifiche).

Però, dice la CG, la disciplina dell’onere della prova non rientra in tale concetto, § 77: infatti bisogna che esista un regime europeo unitario e che questo gravi il titolare della prova dell’uso uso effettivo, §§ 79-82.

Si anticipa dunque il regime attuale: v. l’art. 121 c. 1  cpi (dopo la modifica apportata dal d. lgs. 15 /2019) , attuativo dell’art. 17  dir. 15/2436 (dal tenore però leggermente diverso, che induce a dubitare dell’esattezza della nostra attuazione).