Il Tribunale UE sul giudizio di confondibilità di due marchi denominativi uguali (quindi con esame della vicinanza merceologica)

Ripasso del diritto ue sul giudizio di somiglianza/affinità in tema di confondibilità di marchi in Trib. UE T-738/20 del 08.06.2022, Deutschtec GmbH, c. EUIPO.

Interessante è tra l’altro che il secondo depositante aveva sollevato l’eccezione di nullità del primo marchio perchè troppo vaga la descrizione dei prodotti o servizi in domanda (metal goods).

Eccezione insidiosa, a prima vista, che però il tribunale rigetta, § 29 ss, anche valoerizzando la precisazione “specialmente etc.” che seguiva la prima indicazione vaga (metal goods), § 36.. : << It has been held that, in so far as it is used in a description of goods, the expression ‘in particular’ is, in the first place, merely indicative of an example (judgments of 9 April 2003, NU-TRIDE, T‑224/01, EU:T:2003:107, paragraph 41; of 12 November 2008, Scil proteins v OHIM – Indena (affilene), T‑87/07, not published, EU:T:2008:487, paragraph 38; and of 14 December 2011, Völkl v OHIM – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, paragraph 119). Used in a list of goods, the expression ‘in particular’ serves to distinguish goods which have a specific interest for the proprietor of a mark without, however, excluding any goods from the list (judgment of 14 December 2011, VÖLKL, T‑504/09, EU:T:2011:739, paragraph 119). However, in the second place, still according to the case-law, the expression ‘in particular’ cannot be considered to be insignificant or devoid of any usefulness and may serve, above all in the case of a vague and imprecise indication, to clarify for traders and the competent authorities, the wishes of the trade mark proprietor regarding the extent of the protection which he or she intended to give to his or her mark when he or she filed the application for registration of that mark (judgment of 18 October 2018, Next design+produktion v EUIPO – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna), T‑533/17, not published, EU:T:2018:698, paragraphs 64 and 65). It follows that, if a vague term is followed by another term which expressly identifies the goods or services by way of example, it is then possible to carry out a comparison with that specific term (see, to that effect, judgment of 25 June 2020, Pavel v EUIPO – bugatti (B), T‑114/19, not published, EU:T:2020:286, paragraph 52)>>.

Il Trib. circa l’indicazione dei prodotti in domanda non cita Corte di Giustizia 29.01.2020, C-371/18, Sky c. SkyKick su cui mio post 29.01.2020.

Quanto al vero e proprio giudizio sulla vicinanza merceologica, così osserva in generale: << In order to address in a useful manner the applicant’s complaints alleging infringement by the Board of Appeal of Article 8(1)(a) of Regulation 2017/1001, it must be pointed out at the outset, in addition to what has been stated in paragraph 17 above, that, according to the case-law, where the goods covered by the earlier mark include the goods covered by the mark applied for, those goods are considered to be identical (see judgment of 24 April 2018, Kabushiki Kaisha Zoom v EUIPO – Leedsworld (ZOOM), T‑831/16, not published, EU:T:2018:218, paragraph 70 and the case-law cited). The same is true as regards services. However, it has been held that, where there is only some degree of overlap between certain services, those services cannot be considered to be identical but are similar (see, to that effect, judgment of 21 March 2013, Event v OHIM – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T‑353/11, not published, EU:T:2013:147, paragraph 44).

49      In so far as the applicant seeks to allege that the Board of Appeal infringed Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001, it must be stated, in addition to what has been pointed out in paragraphs 18 to 21 above, that, according to the case-law, in assessing the similarity of the goods and services at issue, all the relevant factors relating to those goods and services should be taken into account. Those factors include, in particular, their nature, their intended purpose, their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary (see, to that effect, judgment of 29 September 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, paragraph 23). Other factors may be taken into account such as the distribution channels of the goods concerned (see, to that effect, judgment of 11 July 2007, El Corte Inglés v OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, paragraph 37 and the case-law cited). As regards, in particular, the complementarity of the goods and services, it must be borne in mind that complementary goods or services are those between which there is a close connection, in the sense that one is indispensable or important for the use of the other with the result that consumers may think that the same undertaking is responsible for manufacturing those goods or for providing those services (see judgment of 22 September 2021, Sociedade da Água de Monchique v EUIPO – Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH), T‑195/20, EU:T:2021:601, paragraph 46 and the case-law cited)>>.

Ninete di nuovo ma un ripasso, appunto.

Poi applica i criteri generali alle singole classi sub iudice.

La Corte di Giustizia su domanda di marchio, indicante in modo impreciso i beni o servizi, e su domanda depositata in malafede

La Corte europea interviene su una importante questione in tema di marchi, relativa alla possibilità di qualificare come causa di invalidità la troppo generica o imprecisa descrizione dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione.

Si tratta di Corte di Giustizia 29.01.2020, C-371/18, Sky c. SkyKick .

La lite era nata tra Sky e SkyKick relativamente ad un marchio figurativo e denominativo (ma per lo più denominativo): lo si vede bene nella decisione del giudice inglese a quo, la High Court (Chancery Division) del 06.02.2018, [2018] EWHC 155 (Ch),  del giudice Arnold (§ 2).

La sentenza applica ratione temporis la disciplina di cui al regolamento 40 del 1994

Il primo punto importante era la cit. questione attinente al se l’indicazione dei beni o servizi non sia sufficientemente chiara e precisa.

La corte, dicendo che i motivi di nullità sono solo quelli espressamente indicati, risponde negativamente:  <<58   Ne consegue che, al pari dell’articolo 3 della prima direttiva 89/104, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che essi forniscono un elenco esaustivo delle cause di nullità assoluta di un marchio comunitario.   59 Orbene, né l’articolo 3 della prima direttiva 89/104 né le summenzionate disposizioni del regolamento n. 40/94 prevedono, tra i motivi ivi elencati, la mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti o i servizi coperti dalla registrazione di un marchio comunitario.  60 Dalle considerazioni che precedono risulta che la mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti o i servizi coperti dalla registrazione di un marchio nazionale o di un marchio comunitario non può essere considerata come un motivo o una causa di nullità del marchio nazionale o comunitario di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 3 della prima direttiva 89/104 o degli articoli 7 e 51 del regolamento n. 40/94>>

Nè è possibile far rientrare la fattispecie in un’altra in una causa espressamente prevista (§§ 62 ss.) .

Da ultimo nemmeno è possibile ritenere la mancanza di chiarezza e precisione come domanda disegno contraria all’ordine pubblico (§ 65 ss).  Su questo punto era stato di opposto avviso l’avvocato generale Tanchev nelle sue conclusioni 16.10.2019, §§ 60-79 (v. poi al §§ 82-86 i criteri per stabilire se ricorra la chiarezza e precisione).

La Corte affronta poi un altro aspetto non meno importante, relativo al se una domanda di registrazione fatta senza intenzione di usare il marchio costituisca domande in malafede secondo l’articolo 51.1.b del reg. 40 del 1994

In caso positivo, chiede se sia possibile la nullità solo parziale qualora l’intenzione di non usare riguardi solo alcuni prodotti o servizi tra quelli richiesti.

Il concetto di domanda in malafede  è indicato nel § 75 e cioè ricorre quando : <<emerga da indizi rilevanti e concordanti che il titolare di un marchio ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale alle vicende della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine, rammentata al punto precedente della presente sentenza (sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punto 46)>> (§ 75).

Pertanto il richiedente non è tenuto a indicare e nemmeno a sapere esattamente <<alla data di deposito della propria domanda di registrazione o dell’esame della stessa, l’uso che farà del marchio richiesto ed esso dispone di un termine di cinque anni per dare inizio ad un uso effettivo conforme alla funzione essenziale del suddetto marchio [v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C‑541/18, EU:C:2019:725, punto 22]>>, § 76.

La Corte ricorda che secondo l’avvocato generale <<la registrazione di un marchio senza che il richiedente abbia intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto di tale registrazione può costituire malafede, una volta che la domanda di marchio è priva di giustificazione rispetto agli obiettivi previsti dal regolamento n. 40/94 e dalla prima direttiva 89/104. Una siffatta malafede può tuttavia essere ravvisata solo se sussistono indizi oggettivi, rilevanti e concordanti volti a dimostrare che, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio interessato, il richiedente quest’ultimo aveva l’intenzione o di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio. >> , § 77.

Era stato in realtà  più lasco nel concedere la causa di nullità l’A. G., dicendo che << qualora non abbia intenzione di utilizzare il marchio, è irrilevante se il ricorrente ha intenzione di impedire l’utilizzo del marchio ad un determinato terzo o a tutti i terzi. Nelle circostanze in parola, il richiedente sta illegittimamente tentando di ottenere un monopolio per impedire a potenziali concorrenti di utilizzare il segno che egli non ha intenzione di utilizzare. Ciò equivale ad un abuso del sistema dei marchi>>, § 114 .   Non rileva dunque per lui lo scopo dell’intenzione di non uso: basta l’intenzione in sè (purchè provata -anche qui- da indizi).

Servono dunque <<indizi oggettivi, rilevanti e concordanti>> della predetta intenzione di non uso.  Pertanto la malafede <<non può … essere presunta sulla base della mera constatazione che, al momento del deposito della sua domanda di registrazione, tale richiedente non aveva un’attività economica corrispondente ai prodotti e servizi indicati nella suddetta domanda.>>, § 78

In fine, se l’intenzione di non usare esiste solo per alcuni beni o servizi La nullità sarà dichiarata solo per questi (§ 80).