procedura di brevettazione – Lorenzo Albertini

Estensione del brevetto, interpretazione delle rivendicazioni, contraffazione per equivalenti (c.d. triple test e teoria del nucleo inventivo)

Un pò di insegnamenti di diritto brevettuale in Cass. sez. I, 17/01/2025 n. 1.160, rel. Campese:

<<3.1. Come rimarcato in dottrina, uno degli aspetti più controversi della normativa interna in materia di brevetti concerne il ruolo della Descrizione e dei Disegni nell’interpretazione delle Rivendicazioni. Ad oggi, può dirsi che l’unico elemento strutturale del brevetto è rappresentato dalle Rivendicazioni in quanto, solo grazie ad esse, l’inventore ne definisce l’oggetto e, conseguentemente, delinea il perimetro di protezione della propria privativa. Invero, l’ordinamento italiano, nel tempo e sotto le influenze del diritto internazionale, ha riconosciuto autonomia alle Rivendicazioni che, in origine, erano collocate ai margini della Descrizione: tanto trova conferma nell’attuale formulazione dell’art. 52, comma 1, c.p.i. (D.Lgs. n. 30 del 2005), ove se ne evidenzia il ruolo autonomo e preminente (“Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto”). Descrizione e Rivendicazioni, dunque, vengono distinte, con funzione di preminenza riconosciuta a queste ultime: la prima è una dichiarazione di scienza; le seconde sono dichiarazioni di volontà, tese a determinare “l’oggetto ed il contenuto dell’esclusiva richiesta”. Le Rivendicazioni, allora, con preminenza assolvono ad una duplice funzione: strutturale ed interpretativa. Nella specie, interessa proprio quest’ultima.

3.2. Va osservato, poi, che il codice della proprietà industriale, all’art. 52, comma 2, individua i principi interpretativi del brevetto nazionale, parificandoli alla legislazione Europea e statuisce che “i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni”. Nessuna norma stabilisce, in maniera puntuale, come vanno effettivamente interpretate le Rivendicazioni. La dottrina e la giurisprudenza, dopo anni di opinioni contrastanti, sono giunte ad affermare che le Rivendicazioni hanno criteri di interpretazione propri, diversi da quelli previsti dal nostro ordinamento in materia di contratti, in quanto, se l’inventore venisse qualificato come parte contrattuale ed il brevetto dovesse essere interpretato alla luce della propria volontà, vi sarebbe uno squilibrio eccessivo rispetto agli interessi dei terzi, contrariamente a quanto stabilito a livello internazionale (cfr. Cass. 10 maggio 2023, n. 12499, in cui si afferma che la Rivendicazione va interpretata alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione e dai disegni allegati, senza necessità che la relativa valutazione sia operata da un soggetto esperto del ramo).>>

Poi:

<<3.3.1. La Corte d’Appello, dopo aver esaminato le due tipologie di contraffazione – letterale e per equivalenti -, evidenziandone le differenze, ha riconosciuto configurabile, nella specie, quest’ultima.

3.3.2. In particolare, la presenza di una variante rispetto al modello originario l’ha indotta ad escludere l’ipotesi di contraffazione letterale. A suo avviso, il prodotto in contraffazione non riproduce in forma identica il brevetto e, pertanto, non attua una contraffazione cd. primaria. Successivamente, la stessa corte ha proceduto alla valutazione dell’ipotesi della contraffazione per equivalenti (fattispecie che si configura quando il prodotto in contraffazione, pur formalmente diverso dall’invenzione brevettata, può essere comunque a quest’ultima equiparato e così ricondotto nell’ambito di protezione della privativa e mira, in tal modo, a tutelare i diritti del titolare ed a garantirgli una protezione effettiva, non subordinata alla riproduzione integrale e letterale di tutti gli elementi dell’invenzione. Ne deriva un ampliamento delle ipotesi contraffattive rilevabili, con un passaggio da una impostazione letterale ad un approccio più sostanziale, che tenga conto di tutti gli elementi descrittivi rappresentati in sede di domanda volta tenimento del titolo di privativa).

3.3.3. Come spiegato dalla dottrina, il concetto di equivalenza origina e prende forma nell’ambito dell’esperienza giurisprudenziale statunitense degli anni ’50 che, per vagliarne la sussistenza, ricorre al metodo del cd. triple identity test. Secondo tale metodo, se un elemento svolge la medesima funzione di altro elemento oggetto di tutela, se tale funzione viene attuata attraverso le medesime modalità e se, infine, essa produce lo stesso risultato, allora si configura contraffazione per equivalenti. La giurisprudenza italiana, invece, ha privilegiato il diverso metodo di matrice tedesca della ovvietà (in base al quale l’equivalenza deve ravvisarsi ogni qual volta il trovato in contraffazione costituisca, in virtù della tecnica nota e per il tecnico medio del ramo, un’ovvia variante rispetto a quanto rivendicato). Essa, peraltro, per lungo tempo, ha continuato ad ancorare il giudizio di equivalenza all’invenzione complessivamente intesa, tentando di risalire alla medesima idea inventiva o cuore del brevetto e finendo, in tal modo, per distinguere – nell’ambito delle caratteristiche rivendicate – quelle “essenziali”, che devono, pertanto, essere riprese dall’invenzione in contraffazione, da quelle “non essenziali” che, contrariamente, possono anche mancare. Nelle pronunce più recenti, tuttavia (cfr., ed esempio, Cass. n. 120 del 2022; Cass. n. 12499 del 2023), si è sottolineato il ruolo fondamentale delle Rivendicazioni, tanto in sede di valutazione dei requisiti di brevettabilità quanto in sede di accertamento della contraffazione, superando l’approccio precedente.

3.3.4. Nella specie, la Corte d’Appello ha censurato la valutazione del giudice di prime cure per aver ravvisato la peculiarità inventiva del brevetto nella sola funzione di protezione dell’utente dall’aumento della temperatura delle pareti laterali del portacandela e non anche in quella, principale, di autopulizia ed è giunta a ritenere sussistente la contraffazione per equivalenti poiché il prodotto in contraffazione persegue entrambe le funzioni dell’invenzione brevettata: tanto la funzione “primaria” di autopulizia, con le medesime modalità, quanto quella di protezione dell’utente dall’esposizione del calore e dalla fiamma.

3.4. Va rimarcato, poi, che la corte capitolina, da un lato, ha dichiarato di avvalersi del criterio del cd. triple test per accertare la contraffazione per equivalenti; dall’altro, sembra avere continuato a rifarsi ad impostazioni (ormai superate) quali, appunto, il riferimento al nucleo inventivo del brevetto.

3.4.1. Il contrasto, tuttavia, è solo apparente. La corte, infatti, attribuisce un ruolo primario alle Rivendicazioni e ricostruisce l’esame della contraffazione per equivalenti secondo l’approccio elemento per elemento, determinando previamente l’ambito di protezione conferito dal brevetto, individuando analiticamente le singole caratteristiche del trovato, come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e verificando, infine, se ogni elemento così rivendicato si ritrovi nel prodotto accusato di contraffazione, anche solo per equivalenti. In altri termini, benché abbia parlato di nucleo inventivo (funzione di autopulizia del candelabro), il criterio qualificante dalla stessa utilizzato è stato, in realtà, quello della modesta variante, data dalla realizzazione di un’unica componente mediante una saldatura attraverso una piastra dei supporti descritti nella rivendicazione. Lo stesso riferimento al nucleo inventivo non è stato argomentato in modo astratto dalla rivendicazione, ma sottolineando la coincidenza di soluzione espressiva, che si distingue solo per il profilo della saldatura. Pertanto, grazie proprio all’utilizzo del cd. triple test, che implica un raffronto tra funzioni, modalità di realizzazione e risultati citati nelle Rivendicazioni, la corte distrettuale si è riappropriata di un’idea oggettiva di equivalenza pur facendo riferimento, in apparenza, a concetti superati (nucleo inventivo)>>.

Rivendicazioni e descrizione nell’interpretazione del brevetto

Europeran Patent Office, Board of appeal, 28.-09.2023, case numeber T 0447/ 22 – 3.2.05, Patent Proprietor: Picote Solutions Oy Ltd , § 13.1 Reasons, p. 43 ss:

<<There is an extensive body of case law of the Boards of
Appeal according to which, within certain limits, a
claim may be interpreted with the help of the
description and the drawings for understanding the
subject-matter to be assessed under the requirements of
the EPC.
It is a general principle applied throughout the EPC
that a term of a claim can be interpreted only in
context. The claims do not stand on their own, but
together with the description and the drawings they are
part of a unitary document, which must be read as a
whole (see e.g. T 556/02, Reasons 5.3; T 1646/12,
Reasons 2.1, T 1817/14, Reasons 7.3, and T 169/20,
Reasons 1).
The extent to which description and drawings can
provide an aid to interpret the claims is however
subject to certain limitations.
A decision often cited in this context is T 190/99,
which in point 2.4 of the Reasons states that the
skilled person when considering a claim should rule out
interpretations which are illogical or which do not
make technical sense. He should try, with synthetical
propensity i.e. building up rather than tearing down,
to arrive at an interpretation of the claim which is
technically sensible and takes into account the whole
disclosure of the patent; the patent must be construed
by a mind willing to understand not a mind desirous of
misunderstanding.
The present board concurs with T 1408/04 (Reasons 1)
that this statement must be understood to mean only
that technically illogical interpretations should be
excluded (see also T 1582/08, Reasons 16, and T 169/20,
Reasons 1.3.3). A claim can thus be interpreted in the
light of the description and the drawings to the extent
that they contain logical and technical sensible
information.
Furthermore, interpreting the claims in the light of
the description and the drawings does not make it
legitimate to read into the claim features appearing
only in the description or the drawings and then
relying on such features to provide a distinction over
the prior art. This would not be to interpret claims
but to rewrite them (see T 881/01, Reasons 2.1). In this context, it is important to differentiate between a claim consisting of terms with a clear technical
meaning and an unclear claim wording. The preparatory
material available on the discussions leading up to the
European Patent Convention shows that even in the
framework of Article 69 EPC and its Protocol on
Interpretation (see for instance Armitage, “Die
Auslegung europäischer Patente”, in GRUR Int. 1983,
242; Decker in Stauder/Luginbühl, “Europäisches
Patentübereinkommen”, 9th edition, Art 69, marginal no.
22, with reference to Stauder, “Die
Entstehungsgeschichte von Art 69(1) EPÜ und Art 8(3)
StraßbÜ über den Schutzbereich des Patents”, GRUR Int.
1990, 793, 799), it was never the scope to exclude what
on the clear meaning was covered by the terms of the
claims. Accordingly, many decisions of the Boards of
Appeal have concluded that a discrepancy between the
claims and the description is not a valid reason to
ignore the clear linguistic structure of a claim and to
interpret it differently (see, for example, T 431/03,
Reasons 2.2.2; T 1597/12, Reasons 3.2.1; T 1249/14,
Reasons 1.5). The description cannot be used to give a
different meaning to a claim feature which in itself
imparts a clear, credible technical teaching to the
skilled reader (T 1018/02, Reasons 3.8; T 1391/15,
Reasons 3.5). On a similar note, the board in T 197/10
(Reasons 2.3) held that, in the event of a discrepancy
between the claims and the description, those elements
of the description not reflected in the claims are not,
as a rule, to be taken into account for the examination
of novelty and inventive step>>.

(segnalazione di Rose Hughes in IPKat)

Interpretazione del brevetto

Cass. sez. I, ord. 10/05/2023 n. 12.499, rel. Nazzicone:

Premessa processuale:

<<3.1. – Occorre premettere che l’interpretazione del brevetto per invenzione industriale, a qualunque effetto sia resa, si risolve in un accertamento di fatto circa la determinazione della portata dell’invenzione e la volontà del soggetto che domanda il brevetto in ordine al contenuto del diritto di esclusiva, il quale è rimesso al giudice del merito e non è soggetto a controllo da parte della Corte di cassazione in via diretta e primaria, ma solo mediatamente, attraverso la verifica della correttezza logica e giuridica delle ragioni poste a fondamento del convincimento espresso dal giudice>>.

Poi il profilo sostanziale:

<<3.3.2. – I criteri interpretativi del brevetto, dalla ricorrente invocati, prevedono che alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbano unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza, dovendo l’invenzione essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla (art. 51, commi 1 e 2), e che la descrizione e i disegni servano ad interpretare le rivendicazioni (art. 52, comma 2); essi aggiungono, altresì, che occorre garantire, nel contempo, un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi (art. 52, comma 3).

Dunque, la descrizione ed i disegni assolvono alla funzione di interpretare le rivendicazioni, il che deve avvenire secondo una regola di contemperamento, ossia in modo da garantire, nel contempo, un’equa protezione al titolare dell’invenzione e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi (cfr. Cass. 4 gennaio 2022, n. 120).

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la rivendicazione va interpretata alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione (Cass. 4 settembre 2017, n. 20716, non massimata; Cass. 28 luglio 2016, n. 15705; Cass. 8 febbraio 1999, n. 1072) e, dunque, anche dai disegni, espressamente richiamati dall’art. 52, comma 2, cod. propr. ind. (Cass. n. 20716 del 2017, cit.).

Ne’ tali criteri impediscono naturalmente che tale valutazione sia compiuta da soggetto diverso dal tecnico del ramo, secondo i canoni ermeneutici della lettera della rivendicazione, dei dati tecnici descritti e dei disegni allegati.

Come prevede la legge, nell’interpretazione del brevetto si deve fare, invero, riferimento alle cognizioni ed al linguaggio di un tecnico esperto del ramo; ma ciò non implica che solo questi sia in grado di comprendere le descrizioni, né, in particolare, che solo un sarto sia idoneo a comprendere le descrizioni di tagli e cuciture, salva la prova di situazioni eccezionali, nella specie neppure prospettate.

Del resto, l’interpretazione del brevetto va compiuta secondo il nucleo di principi di razionalità ermeneutica, utilizzabili nell’ambito delle interpretazioni anche di atti diversi dal negozio giuridico, alla cui stregua occorre tenere in considerazione il tenore letterale delle parole tecniche usate nelle rivendicazioni ed il significato logico delle stesse, secondo il senso complessivo del contenuto del brevetto, riportato nelle rivendicazioni e nella descrizione, nonché alla luce del criterio esposto del contemperamento tra protezione al titolare e sicurezza giuridica per i terzi. Ne deriva un’evidente contiguità tra le regole speciali e quelle generali di corretta interpretazione degli atti.

3.3.3. – Nella specie, la Corte d’appello non ha esorbitato da tali criteri, come lamentato dalla ricorrente, ma ha, da un lato, affidato le valutazioni ad un tecnico ingegnere, adeguatamente giustificando tale scelta, e, dall’altro lato, proceduto all’interpretazione delle rivendicazioni anche alla luce dei disegni.

Pertanto, la Corte territoriale non ha affatto violato il metodo indicato dalla legge, atteso che questa consente l’ausilio interpretativo delle prime (le rivendicazioni) per mezzo delle seconde (descrizione e disegni), né impone al giudice, ogni volta che sia coinvolto un brevetto nell’ambito merceologico dell’abbigliamento, di consultare un esperto di sartoria, spettando poi sempre al giudice del merito apprezzare le concrete capacità del consulente da lui nominato>>.

Brevettabilità delle AI-assisted inventions

Le invenzioni solo “AI assisted” (cioè non totalmente generate da AI) e quindi con seriio contributo umano sono brevbettabuili se quest’ultimo è significativo.

L’ufficio brevettuale usa ha appena diffuso stimolanti guidelines (DEPARTMENT OF COMMERCE Patent and Trademark Office [Docket No. PTO–P–2023–0043]
Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions) (v. qui la pag. web e qui il pdf).

Ne danno notizia varie fonti tra cui Anna Maria Stein in IPKat.

L’ufficio si riferisce al precedente Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed.
Cir. 1998) e diuce che la significance contribution ricorre quando ciascun coinventore: << (1) contribute in some significant manner to the conception or reduction to practice of the invention, 32 (2) make a contribution to the claimed invention that is not insignificant in quality, when that contribution is measured against the dimension of the full invention, and (3) do more than merely explain to the real inventors well-known concepts and/or the current state of the art’’ (Pannu factors)>>.

Regole applicabili anche alle AI assisted inventions: <<Although the Pannu factors are generally applied to two or more people who create an invention (i.e., joint inventors), it follows that a single person who uses an AI system to create
an invention is also required to make a significant contribution to the invention, according to the Pannu factors, to be considered a proper inventor>>.

Ed ecco alllora i suggerimenti dell’ufficio:

<< 1. A natural person’s use of an AIsystem in creating an AI-assisted invention does not negate the person’scontributions as an inventor. The natural person can be listed as theinventor or joint inventor if the natural person contributes significantly to theAI-assisted invention.

2. Merely recognizing a problem orhaving a general goal or research plan topursue does not rise to the level ofconception. A natural person whoonly presents a problem to an AI systemmay not be a proper inventor or jointinventor of an invention identified fromthe output of the AI system. However,a significant contribution could beshown by the way the person constructsthe prompt in view of a specificproblem to elicit a particular solutionfrom the AI system.

3. Reducing an invention to practicealone is not a significant contributionthat rises to the level of inventorship. Therefore, a natural person who merelyrecognizes and appreciates the output ofan AI system as an invention,particularly when the properties andutility of the output are apparent tothose of ordinary skill, is not necessarily an inventor. However, a person whotakes the output of an AI system andmakes a significant contribution to theoutput to create an invention may be a proper inventor. Alternatively, incertain situations, a person whoconducts a successful experiment usingthe AI system’s output coulddemonstrate that the person provided asignificant contribution to the inventioneven if that person is unable to establish conception until the invention has been reduced to practice.

4. A natural person who develops an essential building block from which theclaimed invention is derived may beconsidered to have provided asignificant contribution to theconception of the claimed inventioneven though the person was not presentfor or a participant in each activity thatled to the conception of the claim ed invention. In some situations, thenatural person(s) who designs, builds,or trains an AI system in view of aspecific problem to elicit a particular solution could be an inventor, where thedesigning, building, or training of the AIsystem is a significant contribution tothe invention created with the AIsystem.

5. Maintaining ‘‘intellectual domination’’ over an AI system does not, on its own, make a person an inventor of any inventions createdthrough the use of the AI system. Therefore, a person simply owning or overseeing an AI system that is used in the creation of an invention, without providing a significant contribution to the conception of the invention, does not make that person an inventor.>>

L’intelligenza artificiale DABUS del dr. Thaler non può essere inventore secondo il patent act inglese

La Supreme Court con sentenza 20 dicembre 2023 ne caso [2023] UKSC 49 , Thaler v. Comptroller dell’Ufficio (v. qui pure il Press Summary) conferma che DABUS non può essere titolare delle invenzini, non potendo qualificarsi come “inventor”.

A cascata, nemmeno dr. Thaler può esserlo. A parte ciò, nemmeno può vantare in titolo di acquisto derivativo da chicchessia, secondo la dettagliatqa formulazine della legge UK.

<<In my judgment, the position taken by the Comptroller on this issue is entirely correct. The structure and content of sections 7 and 13 of the Act, on their own and in the context of the Act as a whole, permit only one interpretation: an inventor within the meaning of the 1977 Act must be a natural person, and DABUS is not a person at all, let alone a natural person: it is a machine and on the factual assumption underpinning these proceedings, created or generated the technical advances disclosed in the applications on its own. Here I use the term “technical advance” rather than “invention”, and the terms “create” or “generate” rather than “devise” or “invent” deliberately to avoid prejudging the first issue we have to decide. But it is indisputable that DABUS is a machine, not a person (whether natural or legal), and I do not understand Dr Thaler to suggest otherwise.

Section 130 of the 1977 Act provides that the term “inventor” has the meaning ascribed to it by section 7. As we have seen, section 7(3) provides that “inventor” in relation to an invention means the actual deviser of the invention. There is no suggestion that “deviser” here has anything other than its ordinary meaning, that is to say, a person who devises a new and non-obvious product or process (the invention) which is capable of industrial application and may be protected under the patent system.

This interpretation is also consistent with the scheme of section 7 to which I have already referred. Hence an application for a patent may be made by any person (section 7(1)). And there is a rebuttable presumption that the person making the application is entitled to be granted the patent (section 7(4)).

A patent may be granted only to a person falling in one of the three categories of persons set out in section 7(2), however. The primary person to whom a patent may be granted is the inventor (section 7(2)(a)). But in preference to the inventor, it may be granted to a person or persons mentioned in section 7(2)(b), or to the successor or successors in title of any person mentioned in paragraph (a) or (b) (section 7(2)(c)) – again being persons with legal personality, although not necessarily natural persons – for they may include, for example, a corporate employer>> (§§ 56-59).

(notizia e link di Henry P Yang su IPKat)

Anche da noi il cpi menziona l'<inventore> e l'<autore dell’invenzione> (art. 62-63-64 e spt. il 63.2, 83, 160.3.c) etc.)

Precisazioni della Cassazione sull’interpretazione dei brevetti

– I –

Principio di diritto enunciato in tema di contraffazione brevettuale per equivalenti da Cass. n. 120 del 04.01.2022, rel. Ioffrida:

“”In tema di brevetti per invenzioni industriali e della loro contraffazione per equivalente, ai sensi dell’art. 52, comma 3 bis, del Codice Proprietà Industriale, di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, come modificato ad opera del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, il giudice – chiamato a valutare l’esistenza di un illecito contraffattorio deve preliminarmente determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, poi individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e quindi verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato””.

Precisazione (quella in rosso) non da poco: il riferimento è alla element by element approach , corollario della all elements rule (come talora si osserva, mentre invece non è necessitato a livello logico: conf. Rossi F., Teoria degli <<equivalenti>> ed <<element by element approach>> in EPC 2000 e nel nuovo art. 52, comma 3-bis, C.P.I., in Riv. dir. ind. 2010, 261).

– II –

Diverso aspetto colto da Cass. sez. I del 01.02.2023 n. 3013, rel. Catallozzi sul rapporto tra rivendiocazioni da un lato e descrizione/disegni dall’altro:

<< – ciò posto, si osserva che, come osservato anche nello stesso precedente giurisprudenziale di questa Corte richiamato dalle ricorrenti, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinarne l’ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione (cfr. Cass. 9 aprile 2019, n. 22079);

– infatti, l’individuazione dell’ambito di protezione brevettuale e dei relativi limiti è enucleabile anche attraverso la descrizione e i disegni del brevetto stesso, che assolvono a una funzione esplicativa delle rivendicazioni (cfr. Cass. 16 dicembre 2019, n. 33232; Cass. 5 marzo 2019, n. 6373; Cass. 28 luglio 2016, n. 15705);

– pertanto, pur riconoscendo la validità della regola che pone la sufficiente descrizione dell’invenzione quale requisito per il rilascio del brevetto e la centralità del ruolo delle rivendicazioni nell’individuazione dell’ambito della tutela, deve ritenersi che l’interpretazione di queste ultime non si limita al testo letterale delle stesse, pur non potendosi estendere a tutto ciò che può essere dedotto da un esperto del ramo dalla considerazione della descrizione e dei disegni;

– in particolare, non può disconoscersi la valenza interpretativa della descrizione e dei disegni nei casi, quale quello in esame, in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l’oggetto della rivendicazione, formulata in termini ampi e caratterizzati da inevitabile genericità, partecipando alla dichiarazione di volontà del titolare circa il perimetro della tutela richiesta;

– in tali casi, l’utilizzo delle descrizioni e dei disegni, lungi dall’estendere l’ambito della protezione oltre quella espressa dalle rivendicazioni, permette che la concessione della privativa sia maggiormente aderente alla volontà del titolare e, coerentemente con quanto disposto dall’art. 52, comma 3, cod. prop. ind., realizza un’equa protezione del titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi, potenzialmente avvantaggiati dalla limitazione dell’ambito di protezione;>>

Affermazione non condivisibile , svalutando troppo il ruolo delle rivendicazioni e valorizzando troppo quello di descrizione e disegni: in contrasto con la “peripheral definition theory” , assai più coerente con la ratio dell’esclusiva brevettuale (su cui Cass. 120/2022 : v. mio post).

Sul rapporto tra rivendicazioni e descrizione nella domanda brevettuale

Precisazioni sul tema dal Board of Appeal dell’ufficio europeo EPO 23.01.2023 , caso T 0169/ 20 – 3.3.06, application n° 13750929.5, Patent Proprietor: Reckitt Benckiser Vanish B.V. , Opponent: Henkel AG & Co. KGaA.

V. qui la pagina in epo.org nonchè il link diretto alla decisione.

Grazie a Rosie Hughes di IPKat per segnalazione e link.

Ruolo della descrizione e dei disegni nell’interpretazione della domanda brevettuale

Cass. sez. I del 01.02.2023 n. 3013, rel. Catallozzi:

<<- ciò posto, si osserva che, come osservato anche nello stesso precedente giurisprudenziale di questa Corte richiamato dalle ricorrenti, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinarne l’ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione (cfr. Cass. 9 aprile 2019, n. 22079);

La sentenza, poi , esamina pure l’art. 64 cpi (invenzione dei dipendenti)

Due Cassazioni sulla contraffazione per equivalenti

Cass. sez. I del 4 gennaio 2022 n. 120 , rel. Iofrida, sull’interpretazione dell’art. 52 cod. propr. ind. (e soprattutto sul suo co. 3 bis)

Premessa:

<<Come già rilevato da questa Corte (Cass. 2977/2020), nelle disposizioni della CBE e dell’art. 52 c.p.i. viene colto unanimemente “il superamento del risalente approccio cosiddetto della “central definition theory””, incentrato sulla valutazione dell’invenzione nel suo complesso, quale ricostruita sulla base delle caratteristiche essenziali della soluzione inventiva attribuita al trovato, non rilevando elementi accessori e secondari, anche se riprodotti (si pensi all’orientamento improntato, ai fini del giudizio sull’equivalenza, alla individuazione, nell’invenzione e nel prodotto contraffattorio, della medesima “idea inventiva” o “idea di soluzione” o “nucleo inventivo protetto” o “cuore dell’invenzione brevettata”: Cass. 2848/1960; Cass. 257/2004; Cass. 12545/2004; Cass. 22495/2006); modalità di ricostruzione che aveva incontrato critiche perché prescindeva dal ruolo centrale svolto dalle rivendicazioni e frustrava le esigenze di certezze dei terzi in ordine all’ampiezza dell’esclusiva brevettuale, e “l’approdo alla cosiddetta “peripheral definition theory”, fondata sulla chiara e precisa identificazione dei limiti e dei confini della protezione brevettuale, funzionali alla determinazione del perimetro della privativa”, sulla base delle caratteristiche del trovato espressamente rivendicate nel testo brevettuale, secondo il c.d. esame “elemento per elemento”, fatto proprio dal legislatore Europeo e italiano, che aveva già trovato applicazione nel sistema statunitense (c,d. “element by element rule”, a sua volta corollario della “all elements rule”, secondo cui, perché si abbia contraffazione, ogni elemento rivendicato deve ritrovarsi nell’oggetto o letteralmente o per equivalenti).

Si è quindi rafforzato il ruolo centrale e autonomo delle rivendicazioni, sia nella valutazione dei requisiti di brevettabilità dell’invenzione, in quanto solamente le caratteristiche, come effettivamente rivendicate, debbono essere prese in considerazione per stabilire la differenza tra l’oggetto del brevetto e l’arte nota, sia nella fase di accertamento della contraffazione letterale o per equivalenti>>.

Poi sull’equivalenza come di solito inerpretata:

< 2.4. Vi sono due principali metodologie per valutare l’equivalenza: a) il triple test o metodo FWR (function, way, result), di matrice statunitense, secondo cui, in un’analisi di ogni parte dell’invenzione, nella contraffazione per equivalenti rientrano solo quelle soluzioni che realizzano lo stesso risultato dell’invenzione (result), con le stesse modalità (way) e che svolgono sostanzialmente la stessa funzione (function); b) il criterio dell’ovvietà, di derivazione tedesca, secondo cui rientrano nella contraffazione del brevetto per equivalenti tutte le realizzazioni che, in virtù della tecnica nota, costituiscono, per il tecnico del ramo, un’ovvia variante ovvero una risposta banale e ripetitiva rispetto a quanto rivendicato, salvo che il trovato oggetto di contestazione non risolva un problema tecnico diverso, potendo allora rientrare nel campo delle invenzioni dipendenti, di cui all’art. 68, comma 2, c.p.i..

Questa Corte ha aderito prevalentemente alla seconda teoria (Cass. 257/2004; Cass. 9549/2012 Cass. 24658/2016).

Si è poi rilevato che, al fine di escludere la contraffazione per equivalenza, non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore, occorrendo, in tal caso, l’autorizzazione all’utilizzo da parte del titolare del brevetto antecedente (Cass. 30234/2011).

E’ stato nuovamente ribadito (Cass. 22351/2015, caso Omac-Galli, riguardante un brevetto relativo ad una macchina per carico e scarico e accoppiamento di strisce di pelle) che “una riproduzione solo parziale del dispositivo brevettato non è idonea ad escludere, di per sé, la contraffazione laddove la parzialità non impedisca, secondo un accertamento che costituisce una questione di fatto, affidata all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici, di ritenere l’utilizzazione del brevetto, nella sua struttura generale, anteriore”.

Si è invece esclusa la contraffazione per equivalenti quando un prodotto o procedimento in contestazione sia significativamente diverso rispetto a quello brevettato, tanto che, presentando una differenza tecnica strutturale, qualitativamente apprezzabile e che investe il nucleo inventivo protetto, non possa essere considerata un mero equivalente (Cass. 9548/2012).

Nella pronuncia già citata n. 2977/2020, si è chiarito in motivazione che, tuttavia, al fine di dare, oggi, effettiva applicazione alla regola di contemperamento, contemplata dell’art. 52 c.p.i., commi 3 e 3 bis, l’ambito di tutela del brevetto non può sempre essere determinato sulla base del solo contenuto letterale delle rivendicazioni, che esprimono dichiarazioni di volontà dell’inventore, in quanto “vi sono indubbiamente casi in cui la non coincidenza fra il prodotto e il contenuto oggettivo delle rivendicazioni brevettuali non esclude la contraffazione, allorché la modesta variante incida su di un elemento della rivendicazione che non abbia importanza centrale nell’economia dell’idea inventiva (eliminandolo, o sostituendolo in una diversa soluzione espressiva della stessa idea fondamentale); o allorché il prodotto accusato di contraffazione per equivalenti assolve alla stessa funzione del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via e pervenendo allo stesso risultato; o, ancora quando la soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata appaia ovvia e non originale, tenuto conto, quale parametro di valutazione, delle conoscenze medie del tecnico del settore” >>.

Principio di diritto: ““In tema di brevetti per invenzioni industriali e della loro contraffazione per equivalente, ai sensi dell’art. 52, comma 3 bis, del Codice Proprietà Industriale, di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, come modificato ad opera del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, il giudice – chiamato a valutare l’esistenza di un illecito contraffattorio deve preliminarmente determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, poi individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e quindi verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato”“.

Passiamo a Cass. sez. I del 20.10.2022 n. 30.943, rel. Falabella:

<< La banalità delle soluzioni tecniche alternative che sono state adottate si traduce, del resto, nella contraffazione per equivalente che la Corte di merito ha positivamente accertato: infatti, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta (Cass. 2 novembre 2015, n. 22351; Cass. 13 gennaio 2004, n. 257; cfr. pure Cass. 7 febbraio 2020, n. 2977, circa il rilievo che assume, ai fini dell’equivalenza della soluzione inventiva, il fatto che la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema)>>.

Brevettazione di invenzioni generate da AI: l’inventore deve essere un umano, conferma la Corte Suprema USA

Si legge su techdirt.com del 28 aprile 2023 che la Corte Suprema USA ha rigettata l ‘istanza di esaminare la sentenza di appello, che aveva respinto la domanda di brevettazione in oggetto , posta dal famoso ormai Stephen Thaler,.

V. qui la pag. di SCOTUS (Apr 24 2023 Petition DENIED)-

V. qui la pag. di techdirt sulla sentenza di appello 8 maggio 2022 e il link diretto al testo in pdf della stessa.

Curioso è che il noto giurista Larry Lessig si sia espresso in un parere come Amicuc Curiae in senso opposto.

Il link diretto al pdf del suo parere , come si legge in altra pag. di techdirt .