Due aspetti significativi quando si rivendica una priorità :
1) che si tratti della stessa invenzione;
2) che sia relativa a domande estere designanti l’italia e per le quali siano state pagare le realtive tasse.
Se il primo aspetto manca e quindi la priorità non opera, bisogna vedere se -passando al punto 2)- la mancata designazione e pagamento rendano dette domande delle anteriorità distruttive: e la risposta è negativa, alla luce dell’art. 46,3 cpi.
Si veda Trib. Milano n. 1523 del 21.02.2022, RG 34246/2017, rel. Barbuto, Tuttoespresso srl c. Illycaffè spa:
<<B.3. Ciò posto, reputa il Collegio che occorra esaminare, anzitutto, l’eccezione di nullità della porzione italiana del brevetto di parte attrice, sollevata dalla convenuta incidenter tantum.
B.3.A L’eccezione in parola risulta svolta sotto un duplice profilo, l’uno attinente a dedotta mancanza di novità, per insussistenza di valida rivendicazione di priorità, con riguardo alle due precedenti domande di brevetto europeo del 28.3.06 e del 3.8.06, ricomprese tra le priorità rivendicate nel brevetto Tuttoespresso EP ‘343; l’altro, attinente a mancanza di novità ed altezza inventiva, rispetto allo stato della tecnica.
Ritiene il Collegio che lo scrutinio dei predetti profili, così come svolto dal CTU in relazione, sia interamente da condividere e possa, perciò, essere qui recepito.
Con riguardo al profilo della novità cd estrinseca, cioè della differenza formale tra l’invenzione e lo stato della tecnica rilevante -ex art.54 della Convenzione sul brevetto europeo, del 5.10.1973, secondo l’Atto di revisione adottato dalla Conferenza OEB il 29.11.00 -cd EPC 2000 -entrato in vigore in Italia il 13.12.07, cui corrisponde l’art.46 CPI -il CTU muove dal rilievo per cui le domande di priorità EP 06006430.0 ed EP 06016214.6 non designano l’Italia, poiché non risultano pagate le tasse di esame e designazione, e, non essendo domande di brevetto europeo a tutti gli effetti, denominate Euro-PCT, non possono dirsi regolarmente pubblicate, sicché non appartengono allo stato della tecnica, ex art.46 terzo comma CPI, ed ex art.54, terzo comma, EPC 2000 -nel testo in vigore dopo la modifica introdotta con l’art.26, secondo comma, del D.Lgs.n.131/2010.
Le due domande di brevetto, del marzo ’06 e dell’agosto ’06, descrivono un procedimento, nella fase di pre-immersione, in cui è raggiunta una pressione compresa tra intervalli specifici, mentre in nessun punto vi compare esplicitamente l’insegnamento relativo al fatto che la pressione nella capsula nell’intervallo di mantenimento dev’essere di almeno 3 bar.
Osserva a tal riguardo il CTU che al riguardo si hanno nei brevetti di priorità indicazioni relative ad intervalli che hanno come limite inferiore non sempre e solo almeno i 3 bar, ma anche i 2 bar (EP 541, col. 4, par. [0032] ove si legge: che la prima pressione a cui la pompa viene interrotta può essere compresa tra 2 e 20 bar, preferibilmente tra 3 e 17 bar: con pressioni nell’intervallo tra 3 e 8 bar i risultati sono eccellenti) (relazione, pag.31). Poiché -prosegue il CTU -l’intervallo 3-17 bar è contenuto nel più ampio intervallo di “almeno 3 bar”, ovverosia da 3 bar in su, l’intervallo 3-17 priva di novità l’intervallo di “almeno 3 bar”, sicché, qualora EP ‘343 non godesse del diritto di priorità, la rivendicazione 1 di EP ‘343, e con essa le rivendicazioni dalla 2 alla 8, sarebbero nulle per mancanza di novità.
Ma, appunto, tali due domande di priorità non fanno parte dello stato della tecnica rilevante ai fini del giudizio di novità, poiché non validamente pubblicate, rispetto alla data di deposito del brevetto EP ‘343 -cioè, il 28.3.2007 -e non sono, perciò, opponibili per novità alla rivendicazione 1 di EP ‘343>>