Barilla vs. Bauli: contraffazione di brevetto di procedimento e di nuovo uso

Ordinanza cautelare di Trib. Venezia 25.11.2022, RG 4779/2021, rel. Tosi, su un metodo di produzione di brioches e simili, idoneo a conferire maggior sofficità.

<<L’invenzione si propone quindi di permettere la produzione di un prodotto da forno soffice,
conservabile a temperatura ambiente, senza l’ausilio di additivi alimentari, che mantenga quanto più
possibile inalterate le sue caratteristiche di sofficità per un periodo di conservazione a temperatura
ambiente di almeno una settimana, preferibilmente di almeno due mesi, anche senza ricorrere ad un
confezionamento in atmosfera modificata.
Per ottenere questo risultato, l’invenzione (si fa qui riferimento al solo brevetto italiano per la parte
valida) si basa sull’iniettare nel prodotto uscito dal forno di cottura una soluzione idroalcolica, così
da far aumentare il contenuto di umidità del prodotto. Questa è la caratteristica di base, a cui, come
argomentano i CTU, si aggiungono poi altre caratteristiche, presentate inizialmente come opzionali
e poi confluite in diverso modo nelle rivendicazioni indipendenti dei tre brevetti. Appare evidente
che la frazione alcolica ha anche funzione di protezione da muffe e batteri.
IT’062 riguarda nella riv. 1 un procedimento per la produzione, in 15 l’ uso di una definita soluzione
idroalcolica nella produzione del prodotto da forno>>.

La giurisprudenza delle corti di appello dell’EPO (citano G2/88 o G6/88)
stabilisce che <<in generale un uso nuovo di una sostanza nota è in linea di principio brevettabile anche quando appunto l’unica caratteristica nuova è il diverso uso di una sostanza nota, purché tale uso implichi un nuovo effetto tecnico descritto nel brevetto in esame e non prima riconosciuto. In
tal caso la rivendicazione è da considerarsi nuova anche se l’effetto tecnico avrebbe potuto intrinsecamente essere ottenuto quando si fossero seguiti gli insegnamenti già noti.
Al contrario di quanto accade per i brevetti di procedimento, dunque, per quanto riguarda una  rivendicazione d’uso come la rivendicazione 17 (ora 15), l’effetto tecnico da raggiungere deve essere considerato parte dell’ambito di protezione della rivendicazione. È proprio tale effetto tecnico alla base della ragion d’essere di una rivendicazione d’uso. Nel caso di specie l’effetto tecnico è quello della sofficità, la quale è correlata alla umidità, quest’ultima determinata dal brevetto in un valore massimo>>.

Nel merito la descrizione precedente, confermata dal giudice cautelare,  aveva accertato che il metodo e il nuovo uso brevttati corrispondono alla prassi produttiva di Bauli.

Non c’è menzione della disposizione sul nuovo uso (art. 46.4. c.p.i.) nè di quella sul procedimento (art. 67cpi, spt. c.1 sub b)

Il giudice nega l’ordine del ritiro dal commercio.

E’ di interesse l’analiticità della penale.

Condanna alle spese di lite contenuta (€ 3.000), tenuto conto della complessità della materia.

Brevetto negato per un product-by-process claim: decisione del Board of Appeal

Rose Hughes su IPKat dà oggi conto di una interessante decisione del Board of appeal dell’EUIPO su un product by process patent (titolo dell’invenzione: Ocular implant obtained by double extrusion process ), non frequenti.

E’ la decisione 7 giugno 2022 , caso n° T 1869/ 19 – 3.3.07 , Allergan Inc. c. Generics ltd .

Concesso in prima istanza, poi revocato dalla Opposition division con decisione ora confermata dall”Appello

Il motivo è la mancanza di novità per insufficiente descrizione della novità apportata dal process asseritamente nuovo  (le caratteriostioche del prdotto, invece, erano già note)

<< With regard to these product-by-process features, such
features can only contribute to the novelty of the
claimed implant insofar as they give rise to a distinct
and identifiable characteristic of the product.
Accordingly, in order to establish novelty, it has to
be verified that the process features of the “productby-process” claim are such that the resulting product
is influenced by them in a way that it can be
distinguished from the products of the prior art
produced by a different process.
>>, § 1.3.

<< In the absence of any limitation in claim 1 as to the
conditions of the milling steps (a) and (b), and
considering that the size of dexamethasone in D1 is
identical to the claimed size, namely a diameter of
less than 10 μm, and the size of PLGA in D1 is
comprised between 9-12 μm in diameter while undefined
in claim 1 of the main request, it must be concluded
that the milling steps (a) and (b) cannot impart any
identifiable differentiating feature to the implant.
This conclusion was not disputed by the appellant.
>>, § 1.3.1

<< Consequently, the Board concurs with the opposition
division that a double extrusion as claimed in claim 1
of the main request does not inevitably cause the
obtainable product to have distinctive properties and
to be distinguishable from a bioerodible PLGA/
dexamethasone ocular implant made by single extrusion
as disclosed in D1 (see Decision of the opposition
division, point 2.5)
>>, § 1.4