Categoria: INVENZIONI

Ruolo della descrizione e dei disegni nell’interpretazione della domanda brevettuale

Cass. sez. I del 01.02.2023 n. 3013, rel. Catallozzi:

<<- ciò posto, si osserva che, come osservato anche nello stesso precedente giurisprudenziale di questa Corte richiamato dalle ricorrenti, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinarne l’ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione (cfr. Cass. 9 aprile 2019, n. 22079);

– infatti, l’individuazione dell’ambito di protezione brevettuale e dei relativi limiti è enucleabile anche attraverso la descrizione e i disegni del brevetto stesso, che assolvono a una funzione esplicativa delle rivendicazioni (cfr. Cass. 16 dicembre 2019, n. 33232; Cass. 5 marzo 2019, n. 6373; Cass. 28 luglio 2016, n. 15705);

– pertanto, pur riconoscendo la validità della regola che pone la sufficiente descrizione dell’invenzione quale requisito per il rilascio del brevetto e la centralità del ruolo delle rivendicazioni nell’individuazione dell’ambito della tutela, deve ritenersi che l’interpretazione di queste ultime non si limita al testo letterale delle stesse, pur non potendosi estendere a tutto ciò che può essere dedotto da un esperto del ramo dalla considerazione della descrizione e dei disegni;

– in particolare, non può disconoscersi la valenza interpretativa della descrizione e dei disegni nei casi, quale quello in esame, in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l’oggetto della rivendicazione, formulata in termini ampi e caratterizzati da inevitabile genericità, partecipando alla dichiarazione di volontà del titolare circa il perimetro della tutela richiesta;

– in tali casi, l’utilizzo delle descrizioni e dei disegni, lungi dall’estendere l’ambito della protezione oltre quella espressa dalle rivendicazioni, permette che la concessione della privativa sia maggiormente aderente alla volontà del titolare e, coerentemente con quanto disposto dall’art. 52, comma 3, cod. prop. ind., realizza un’equa protezione del titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi, potenzialmente avvantaggiati dalla limitazione dell’ambito di protezione;>>

La sentenza, poi , esamina pure l’art. 64 cpi (invenzione dei dipendenti)

Due Cassazioni sulla contraffazione per equivalenti

Cass. sez. I del 4 gennaio 2022 n. 120 , rel.  Iofrida, sull’interpretazione dell’art. 52 cod. propr. ind. (e soprattutto sul suo co. 3 bis)

Premessa:

<<Come già rilevato da questa Corte (Cass. 2977/2020), nelle disposizioni della CBE e dell’art. 52 c.p.i. viene colto unanimemente “il superamento del risalente approccio cosiddetto della “central definition theory””, incentrato sulla valutazione dell’invenzione nel suo complesso, quale ricostruita sulla base delle caratteristiche essenziali della soluzione inventiva attribuita al trovato, non rilevando elementi accessori e secondari, anche se riprodotti (si pensi all’orientamento improntato, ai fini del giudizio sull’equivalenza, alla individuazione, nell’invenzione e nel prodotto contraffattorio, della medesima “idea inventiva” o “idea di soluzione” o “nucleo inventivo protetto” o “cuore dell’invenzione brevettata”: Cass. 2848/1960; Cass. 257/2004; Cass. 12545/2004; Cass. 22495/2006); modalità di ricostruzione che aveva incontrato critiche perché prescindeva dal ruolo centrale svolto dalle rivendicazioni e frustrava le esigenze di certezze dei terzi in ordine all’ampiezza dell’esclusiva brevettuale, e “l’approdo alla cosiddetta “peripheral definition theory”, fondata sulla chiara e precisa identificazione dei limiti e dei confini della protezione brevettuale, funzionali alla determinazione del perimetro della privativa”, sulla base delle caratteristiche del trovato espressamente rivendicate nel testo brevettuale, secondo il c.d. esame “elemento per elemento”, fatto proprio dal legislatore Europeo e italiano, che aveva già trovato applicazione nel sistema statunitense (c,d. “element by element rule”, a sua volta corollario della “all elements rule”, secondo cui, perché si abbia contraffazione, ogni elemento rivendicato deve ritrovarsi nell’oggetto o letteralmente o per equivalenti).

Si è quindi rafforzato il ruolo centrale e autonomo delle rivendicazioni, sia nella valutazione dei requisiti di brevettabilità dell’invenzione, in quanto solamente le caratteristiche, come effettivamente rivendicate, debbono essere prese in considerazione per stabilire la differenza tra l’oggetto del brevetto e l’arte nota, sia nella fase di accertamento della contraffazione letterale o per equivalenti>>.

Poi sull’equivalenza come di solito inerpretata:

< 2.4. Vi sono due principali metodologie per valutare l’equivalenza: a) il triple test o metodo FWR (function, way, result), di matrice statunitense, secondo cui, in un’analisi di ogni parte dell’invenzione, nella contraffazione per equivalenti rientrano solo quelle soluzioni che realizzano lo stesso risultato dell’invenzione (result), con le stesse modalità (way) e che svolgono sostanzialmente la stessa funzione (function); b) il criterio dell’ovvietà, di derivazione tedesca, secondo cui rientrano nella contraffazione del brevetto per equivalenti tutte le realizzazioni che, in virtù della tecnica nota, costituiscono, per il tecnico del ramo, un’ovvia variante ovvero una risposta banale e ripetitiva rispetto a quanto rivendicato, salvo che il trovato oggetto di contestazione non risolva un problema tecnico diverso, potendo allora rientrare nel campo delle invenzioni dipendenti, di cui all’art. 68, comma 2, c.p.i..

Questa Corte ha aderito prevalentemente alla seconda teoria (Cass. 257/2004; Cass. 9549/2012 Cass. 24658/2016).

Si è poi rilevato che, al fine di escludere la contraffazione per equivalenza, non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore, occorrendo, in tal caso, l’autorizzazione all’utilizzo da parte del titolare del brevetto antecedente (Cass. 30234/2011).

E’ stato nuovamente ribadito (Cass. 22351/2015, caso Omac-Galli, riguardante un brevetto relativo ad una macchina per carico e scarico e accoppiamento di strisce di pelle) che “una riproduzione solo parziale del dispositivo brevettato non è idonea ad escludere, di per sé, la contraffazione laddove la parzialità non impedisca, secondo un accertamento che costituisce una questione di fatto, affidata all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici, di ritenere l’utilizzazione del brevetto, nella sua struttura generale, anteriore”.

Si è invece esclusa la contraffazione per equivalenti quando un prodotto o procedimento in contestazione sia significativamente diverso rispetto a quello brevettato, tanto che, presentando una differenza tecnica strutturale, qualitativamente apprezzabile e che investe il nucleo inventivo protetto, non possa essere considerata un mero equivalente (Cass. 9548/2012).

Nella pronuncia già citata n. 2977/2020, si è chiarito in motivazione che, tuttavia, al fine di dare, oggi, effettiva applicazione alla regola di contemperamento, contemplata dell’art. 52 c.p.i., commi 3 e 3 bis, l’ambito di tutela del brevetto non può sempre essere determinato sulla base del solo contenuto letterale delle rivendicazioni, che esprimono dichiarazioni di volontà dell’inventore, in quanto “vi sono indubbiamente casi in cui la non coincidenza fra il prodotto e il contenuto oggettivo delle rivendicazioni brevettuali non esclude la contraffazione, allorché la modesta variante incida su di un elemento della rivendicazione che non abbia importanza centrale nell’economia dell’idea inventiva (eliminandolo, o sostituendolo in una diversa soluzione espressiva della stessa idea fondamentale); o allorché il prodotto accusato di contraffazione per equivalenti assolve alla stessa funzione del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via e pervenendo allo stesso risultato; o, ancora quando la soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata appaia ovvia e non originale, tenuto conto, quale parametro di valutazione, delle conoscenze medie del tecnico del settore” >>.

Principio di diritto: ““In tema di brevetti per invenzioni industriali e della loro contraffazione per equivalente, ai sensi dell’art. 52, comma 3 bis, del Codice Proprietà Industriale, di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, come modificato ad opera del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, il giudice – chiamato a valutare l’esistenza di un illecito contraffattorio deve preliminarmente determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, poi individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e quindi verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato”“.

Passiamo a Cass. sez. I del 20.10.2022 n. 30.943, rel. Falabella:

<< La banalità delle soluzioni tecniche alternative che sono state adottate si traduce, del resto, nella contraffazione per equivalente che la Corte di merito ha positivamente accertato: infatti, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta (Cass. 2 novembre 2015, n. 22351; Cass. 13 gennaio 2004, n. 257; cfr. pure Cass. 7 febbraio 2020, n. 2977, circa il rilievo che assume, ai fini dell’equivalenza della soluzione inventiva, il fatto che la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema)>>.

Brevettazione di invenzioni generate da AI: l’inventore deve essere un umano, conferma la Corte Suprema USA

Si legge su techdirt.com del 28 aprile 2023 che la Corte Suprema USA ha rigettata l ‘istanza di esaminare la sentenza di appello, che aveva respinto la domanda di brevettazione in oggetto , posta dal famoso ormai Stephen  Thaler,.

V.  qui la pag. di SCOTUS (Apr 24 2023 Petition DENIED)-

V. qui la pag. di techdirt sulla sentenza di appello 8 maggio 2022 e il link diretto al testo in pdf  della stessa.

Curioso è che il noto giurista Larry Lessig si sia espresso in un parere come Amicuc Curiae in senso opposto.

Il link diretto al pdf del suo parere   , come si legge in altra pag. di techdirt .

Per determinare l’ambito coperto dalle rivendicazioni, non conta la descrizione (secondo il Board of Appeal dell’EPO)

Dalla decisione del BoA dell’ufficio europeo, 16 marzo 2023, caso n° T 1924/ 20 – 3.5.03  (ne dà notizia Rose Hughes il 10 aprile u.s su IPKat):

<< 2.7     The respondent’s line of argumentation regarding E1’s
disclosure and inventive step concerning claim 8 hinged
upon a claim construction that was based on the
description of the opposed patent. The board holds such
a line of argumentation to be not convincing, given its
conviction that a skilled reader of a patent claim
would, for many reasons, interpret the claims based
essentially on their own merits (see e.g. T 2764/19,
Reasons 3.1.1; T 1127/16, Reasons 2.6.1). This is
because the “subject-matter of the European
patent” (cf. Article 100(a) EPC) is defined by the
claims and only by them. The description and drawings
are, however, typically used by the deciding body to
determine the above-mentioned “skilled reader” and,
hence, the view point from which the claims are
interpreted. This means that, when interpreting the
claims, the description and drawings cannot be relied
on as a sort of fall-back or supplementary-guidance
tool for filling up gaps or for resolving
inconsistencies in a claim to the patent proprietor’s
advantage. Such a reliance on the description and the
drawings by the patent proprietor will normally fail to
convince>>.

Qui il link diretto al pdf della decisione.

SEcondo il ns. art.  52.2 c.p.i. e il 69 della Conv. Europea (EPC), il ruolo della descrizione è solo interpretativo: <<The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims >>.

Barilla vs. Bauli: contraffazione di brevetto di procedimento e di nuovo uso

Ordinanza cautelare di Trib. Venezia 25.11.2022, RG 4779/2021, rel. Tosi, su un metodo di produzione di brioches e simili, idoneo a conferire maggior sofficità.

<<L’invenzione si propone quindi di permettere la produzione di un prodotto da forno soffice,
conservabile a temperatura ambiente, senza l’ausilio di additivi alimentari, che mantenga quanto più
possibile inalterate le sue caratteristiche di sofficità per un periodo di conservazione a temperatura
ambiente di almeno una settimana, preferibilmente di almeno due mesi, anche senza ricorrere ad un
confezionamento in atmosfera modificata.
Per ottenere questo risultato, l’invenzione (si fa qui riferimento al solo brevetto italiano per la parte
valida) si basa sull’iniettare nel prodotto uscito dal forno di cottura una soluzione idroalcolica, così
da far aumentare il contenuto di umidità del prodotto. Questa è la caratteristica di base, a cui, come
argomentano i CTU, si aggiungono poi altre caratteristiche, presentate inizialmente come opzionali
e poi confluite in diverso modo nelle rivendicazioni indipendenti dei tre brevetti. Appare evidente
che la frazione alcolica ha anche funzione di protezione da muffe e batteri.
IT’062 riguarda nella riv. 1 un procedimento per la produzione, in 15 l’ uso di una definita soluzione
idroalcolica nella produzione del prodotto da forno>>.

La giurisprudenza delle corti di appello dell’EPO (citano G2/88 o G6/88)
stabilisce che <<in generale un uso nuovo di una sostanza nota è in linea di principio brevettabile anche quando appunto l’unica caratteristica nuova è il diverso uso di una sostanza nota, purché tale uso implichi un nuovo effetto tecnico descritto nel brevetto in esame e non prima riconosciuto. In
tal caso la rivendicazione è da considerarsi nuova anche se l’effetto tecnico avrebbe potuto intrinsecamente essere ottenuto quando si fossero seguiti gli insegnamenti già noti.
Al contrario di quanto accade per i brevetti di procedimento, dunque, per quanto riguarda una  rivendicazione d’uso come la rivendicazione 17 (ora 15), l’effetto tecnico da raggiungere deve essere considerato parte dell’ambito di protezione della rivendicazione. È proprio tale effetto tecnico alla base della ragion d’essere di una rivendicazione d’uso. Nel caso di specie l’effetto tecnico è quello della sofficità, la quale è correlata alla umidità, quest’ultima determinata dal brevetto in un valore massimo>>.

Nel merito la descrizione precedente, confermata dal giudice cautelare,  aveva accertato che il metodo e il nuovo uso brevttati corrispondono alla prassi produttiva di Bauli.

Non c’è menzione della disposizione sul nuovo uso (art. 46.4. c.p.i.) nè di quella sul procedimento (art. 67cpi, spt. c.1 sub b)

Il giudice nega l’ordine del ritiro dal commercio.

E’ di interesse l’analiticità della penale.

Condanna alle spese di lite contenuta (€ 3.000), tenuto conto della complessità della materia.

Come valutare le anteriorità in Internet nel giudizio di validità di un brevetto per modello di utilità

Interssanticonsideraizoni sull’oggetto in Trib. Bologna sez. spec. impr. sent. n° 1898/2019 del 3 settembre 2019, RG 15050/2016, rel. Salina .

<< Al fine di stabilire l’appartenenza allo stato della tecnica di informazioni
contenute in internet, il CTU ha correttamente fatto proprio l’approccio
adottato dall’Ufficio Europeo Brevetti, come codificato nelle “Guidelines for
Examination in the European Patent Office” al paragrafo G-IV, 7.5, intitolato
“Divulgazioni su internet” (Allegato 16).
Tale paragrafo così recita : “Le informazioni divulgate su internet o in banche
dati online sono considerate come pubblicamente disponibili a partire dalla
data in cui l’informazione è stata pubblicamente postata”.
Le “Guidelines” proseguono affermando, al paragrafo G-IV, 7.5.1: “Infine, è
teoricamente possibile manipolare la data e il contenuto di una divulgazione
internet (come lo è con i documenti tradizionali).
Tuttavia, in considerazione della grande dimensione e ridondanza del
contenuto disponibile su internet, si considera molto improbabile che una
divulgazione internet trovata da un esaminatore sia stata manipolata.
Di conseguenza, a meno che non vi siano specifiche indicazioni in senso
contrario, la data può essere accettata come corretta”.
Inoltre, al paragrafo G-IV, 7.5.2 delle Guidelines, viene chiarito che “In molti
casi, le divulgazioni su internet contengono un’esplicita data di pubblicazione
che è generalmente considerata affidabile.
Tali date sono accettate come buone, e l’onere della prova di dimostrare il
contrario ricade sul richiedente”.
Infine, nel terzo capoverso del paragrafo G-IV, 7.5.3, si legge che “Se un
titolare rifiuta la data di pubblicazione di una divulgazione tramite internet
senza alcun ragionamento o solamente con generiche affermazioni circa
l’affidabilità delle divulgazioni tramite internet, a questo argomento verrà dato
un peso minimo ed è quindi improbabile che ciò influenzi l’opinione
dell’esaminatore” >>

Nel caso specifico: << Nella fattispecie in esame, la convenuta Budri s.r.l. ha sollevato generici dubbi
circa l’effettiva accessibilità al pubblico di D1 e D2 prima della data di
deposito del modello di utilità di cui è causa, sulla base di ragionamenti che
potrebbero applicarsi a qualsiasi documento reso disponibile tramite internet.
Non è invece stata fornita alcuna prova specifica sul perché le particolari date
indicate sui documenti D1 e D2 non siano da considerarsi attendibili.
Si ritiene pertanto che parte convenuta non abbia ottemperato all’onere di
provare che la data indicata nei documenti D1 e D2 non è attendibile e che, di
conseguenza, sulla base della prassi codificata nelle Guidelines for
Examination in the European Patent Office, tali documenti siano da
considerarsi come facenti parte dello stato della tecnica opponibile al modello
di utilità di cui è causa.
Firmato Da: MAZ >>

E poco dopo:

<< Al fine di confutare le conclusioni rassegnate dal CTU, la convenuta Budri
s.r.l. ha fatto anche riferimento alla decisione T1553/06 della Camera dei
Ricorsi dell’Ufficio Europeo Brevetti.
Orbene, al paragrafo 6.7.3, tale decisione descrive un test per stabilire se un
documento internet forma parte dello stato della tecnica.
Secondo tale test, se prima della data di deposito o di priorità, un documento
salvato sulla rete internet ed accessibile attraverso uno specifico URL poteva
essere trovato con l’aiuto di un motore di ricerca pubblico utilizzando una o
più parole-chiave tutte relative all’essenza del contenuto di quel documento e
rimaneva accessibile a quell’URL per un periodo di tempo sufficientemente
lungo affinché un membro del pubblico, ossia qualcuno che non avesse alcun
obbligo di mantenere segreto il contenuto del documento, potesse avere
accesso diretto e non ambiguo al documento.
Ove soddisfatte le condizioni postulate dal test, il documento va considerato
come stato della tecnica reso disponibile al pubblico.
Con riferimento alla prima condizione del test, il CTU, in sede di bozza di
relazione peritale, aveva affermato che il documento D1 era stato individuato
dall’esaminatore dell’Ufficio Europeo Brevetti utilizzando parole-chiave su un
motore di ricerca ed è rimasto accessibile a quell’URL (a cui è ad oggi tuttora
accessibile) per un più di tre settimane prima della data di deposito della
domanda del modello “Budri”, sostenendo che, in conformità a quanto
enunciato al paragrafo 6.7.5(b) della citata decisione, un periodo di tre
settimane sia da ritenersi sufficientemente lungo affinché un membro del
pubblico potesse avere accesso diretto e non ambiguo a D1.
A seguito delle osservazioni tecniche svolte dalla convenuta, il CTU ha
riesaminato le conclusioni inizialmente formulate, rilevando il mancato
soddisfacimento della prima condizione prevista dal test di cui sopra con
riferimento ai documenti D1 e D2.
Infatti, tali documenti sono stati trovati dall’esaminatore dopo la data di
deposito del modello di utilità di cui è causa >>

Esame di originalità nel giudizio di validità brevettuale (sul metodo c.d a mosaico)

Trib. Bologna sez. spec. mat. impr. 4 novembre 2021 n. 2589/2021  , RG 19.508/2017, rel. Serra, (v.la in giurisprudenzadelleimprese.it) , sull’oggetto (solo utile ripasso, nessun approfondimento ):

<< 1. Come noto, ai fini del giudizio di attività inventiva è consentito combinare le classi di conoscenze anteriori ed effettuare una ricostruzione attraverso varie fonti, ancorché scollegate, dello stato della tecnica, secondo il cosiddetto procedimento “a mosaico”.  

È anche noto che il giudizio sulla non evidenza presuppone che lo stato della tecnica sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione >>

E’ significativo piuttosto che il Tribunale non abbia concordato con il giudizio di sufficiente salto inventivo espresso dal ctu e abbia ritenuto il trovato non orignale. Discordia che capita raramente.

La novità nelle c.d purity inventions

Il miglioramento del grado di purezza di un composto chimico è una invenzione brevettabile? Astrattamente si, non c’è dubbio: probabilmente è anzi cosa non infrequente nella storia delle invenzioni farmaceutiche.

E come si colloca il giudizio di novità (distacco dallo stato della tecnica) nel caso specifico? Lo spiega il Bord of appeal dell’EPO 01 giugno 2022, caso T 0043/ 18 – 3.3.02, ” Pharmaceutical dosage form comprising oxycodone hydrochloride
having less than 25 ppm 14-hydroxycodeinone “, titoalre del vrevetto comntetao EURO-CELTIQUE S.A..

Il Board si basa sulla decisione T 1085/13 di cui riporta i passaggi conclusivi fatti propri:

<< 2.4   “A claim defining a compound as having a certain purity
therefore lacks novelty over a prior-art disclosure
describing the same compound only if the prior art
discloses the claimed purity at least implicitly, for
example by way of a method for preparing said compound,
the method inevitably resulting in the purity as
claimed.
Such a claim, however, does not lack novelty if the
disclosure of the prior art needs to be supplemented,
for example by suitable (further) purification methods
allowing the skilled person to arrive at the claimed
purity.
3.8 The question of whether such (further) purification
methods for the prior-art compound are within the
common general knowledge of those skilled in the art
and, if applied, would result in the claimed purity, is
not relevant to novelty, but is rather a matter to be
considered in the assessment of inventive step.”
(emphasis added by the present board) >>

E quindi aplicandolo al caso sub iudice:

<< 2.6  As stated above, it was accepted in the contested
decision that D1-D3 and D15 [cioè le anteriortà dedotte] did not, even implicitly,
disclose the purity recited in claim 1. Furthermore,
the opposition division concluded a lack of novelty
despite accepting that the evidence on file
demonstrated, at the effective date of the patent, that
there was “no specific [oxycodone hydrochloride]
preparation available on the market which would have
met the claimed purity criteria” (contested decision,
3.3.3, second paragraph, final sentence).

It is abundantly clear therefore that in the present case,
the prior art D1-D3 and D15 would need to be
supplemented with suitable further purification methods
in order to (potentially) arrive at the claimed purity,
which, as stated in the second and third paragraph
cited from T 1085/13 above, cannot lead to a lack of
novelty of the claimed subject-matter, but is rather a
matter to be considered in the assessment of inventive
step >>.

Soluzione convincente.

Si v.no le Guidelines dell’EPO al § 6.2.4 Achieving a higher degree of purity.

(notizia dal post di Rose Hughes in IPKat del 30 agosto u.s.)

Istruttiva sentenza bolognese sulla disciplina brevettuale , rimedi compresi

Trib. Bologna n. 258/2021, RG 20004/2013, del 03 febbraio 2021, rel. Rimondini, offre un’utile panoramica delle questioni da trattare nei giudizi brevettuali.

– p. 17-19:  ripasso dei requisiti di brevettabilità

– modalità del rinvio alle ctu: < Il Tribunale non ha pertanto
motivi per discostarsi dalle considerazioni del consulente, in quanto frutto di un
iter logico ineccepibile e condotto in modo accurato, in aderenza ai documenti,
agli atti e allo stato di fatto analizzato >, p. 23

– limitazione delle rivendicaizoni ex 76/3 cpi: senpre ammessa,   <purchè la stessa non sia posta in modo
abusivo e reiterato e rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di
brevetto originaria (cfr. Tribunale Bologna, Sezione Specializzata in materia di
Impresa, 21.3.2018, n. 1223, in www.giuraemilia. >, p. 26

– la descrizione può essere anche più più ampia della rivendicaizone dipendente: p. 27

– esclusa l’assegnazione in proprietà perchè inibitoria e ritiro dal commercio, disposte, son sufficienti per adeguata tutela, p. 32: questione interessante (in effetti la legge dà discrezionalità al giudice)

– concorrenza sleale ex 2598 n. 3 cc: esclusa per genericità della domanda: < Al riguardo va osservato che l’azione di contraffazione e quella di
concorrenza sleale sono certamente cumulabili, ma nel caso in esame l’azione ex
art. 2598 c.c. deve ritenersi infondata. Parte attrice, infatti, si è limitata a dedurre
tempestivamente solo che la realizzazione e commercializzazione di macchinari in
contraffazione con i diritti di privativa di Projecta integrava l’illecito
concorrenziale. Tale indicazione deve ritenersi troppo generica, non individuando
i fatti costitutivi alla base della domanda di concorrenza sleale >. Affermazione assai perplessa, dato che la slealtà è in re ipsa dopo accertata la contraffazione. Semmai il problema è che il comando da c.p.i. copre quello emanabile da conc. sleale ex c.c., senza dare nulla in più : ma andava detto e motivato.

– negato il risarcimento del danno patrimoniale ex 125 c.1 cpi: < Nel caso in esame Projecta non ha tempestivamente compiuto alcuna
allegazione, neppure a livello generico, riguardo alla suscettibilità della
contraffazione a determinarle un danno, essendosi limitata – in tutti i tre i giudizio
– a dedurre che la contraffazione aveva per ciò solo procurato un danno, da
ragguagliare al valore complessivo del prodotto in contraffazione. La genericità di
tale allegazione non consente di apprezzare se vi sia stato, anche solo
potenzialmente, un danno, tenuto conto che – come eccepito da parte convenuta
fin dalla comparsa di risposta – Projecta non ha neppure allegato di sfruttare
commercialmente i propri titoli di privativa. >>

– negato anche il danno non patriminiale sempre ex 125 c. 1 cpi: < L’attrice ha inoltre invocato l’art. 125, I comma, c.p.i. per il risarcimento
del danno non patrimoniale, che la norma in esame riconosce solo “nei casi
appropriati”. Il danno non patrimoniale, dunque, non sussiste in ogni ipotesi di
violazione di diritti di proprietà industriale, ma solo se la reputazione aziendale sia
stata pregiudicata dalla circolazione di prodotti contraffatti. Tale circostanza –
neppure dedotta specificamente dall’attrice – non pare ricorrere nell’ipotesi in
esame e, conseguentemente, la relativa richiesta va respinta. >. Da segnalare: il d. non patrimoniale coincide con la lesione della reputazione.

– negato il danno, è negata anche la pubblicità alla sentenza: < Projecta ha domandato la pubblicazione della presente sentenza. L’art. 126
c.p.i. consente all’autorità giudiziaria di ordinare che la sentenza di accertamento
della violazione dei diritti di proprietà industriale di pubblicare la sentenza a spese
del soccombente. La pubblicazione della sentenza ha funzione di risarcimento in
forma specifica del danno (cfr. Cass., sez. I, 14.10.2009, n. 21835) e,
conseguentemente, l’infondatezza della domanda risarcitoria non consente di fare
applicazione dell’art. 126 c.p.i >