Trib. UE T-1088/23 del 07.05.2025, RTL c. EUIPO:
Dai precedenti punti da 70 a 81 risulta che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, gli elementi di prova presentati dalla ricorrente, e ciò anche senza tener conto degli elementi di prova presentati con la memoria del 15 settembre 2023, esclusi dall’esame della commissione di ricorso (v. punto 42 supra), dimostrano che il gruppo al quale essa appartiene ha fornito ai terzi, sotto il marchio contestato e durante il periodo di riferimento, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, i quali non si limitavano a una diffusione di pubblicità, ma miravano a contribuire attivamente allo sviluppo di una strategia pubblicitaria di detti terzi, e ciò tenuto conto della conoscenza di cui disponevano le società del gruppo al quale essa appartiene per quanto riguarda il funzionamento del settore della pubblicità nei media.
83 In tale contesto, occorre altresì rilevare che dagli elementi di prova presentati dalla ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo risulta che i fatturati annui provenienti dalla pubblicità televisiva del gruppo al quale essa appartiene ammontavano a diversi miliardi di euro durante il periodo di riferimento e che tale gruppo disponeva di quote del mercato pubblicitario rilevanti in diversi Stati membri dell’Unione, in particolare in Germania. Nella misura in cui la ricorrente ha dimostrato di aver utilizzato il marchio contestato per i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali diversi dalla diffusione di pubblicità, una parte di detti introiti e di dette quote di mercato deve quindi essere considerata come proveniente dalla prestazione di tali servizi.
Interessanti poi altri punti:
– l’uso da parte della controllata è imputabile alla controllante, § 62
– l’inesistenza di abuso del diritto , che porterebbe alla irricevibilità della domanda di decadenza, § 23 ss
– soprattutto, la differenza tra protezione estesa merceologicamente del marchio rinomato e la decadenza parziale per non uso, 85 ss e spt. 94/95: 94 Peraltro, gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno già dichiarato che le disposizioni relative alla protezione estesa conferita a un marchio dell’Unione europea che gode di notorietà o rinomanza nell’Unione perseguono un obiettivo diverso da quelle che imponevano la prova dell’uso effettivo del marchio dell’Unione europea, la quale potrebbe avere come conseguenza la decadenza del marchio (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, punto 53, e del 3 settembre 2015, Iron & Smith, C‑125/14, EU:C:2015:539, punto 21). Mentre l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 riguarda le condizioni che disciplinano la tutela estesa anche al di là delle categorie di prodotti e di servizi per cui un marchio dell’Unione europea è stato registrato, la nozione di «uso effettivo» denota il requisito minimo di uso che tutti i marchi devono soddisfare al fine di essere tutelati. Ne consegue che le disposizioni relative al requisito dell’uso effettivo del marchio dell’Unione europea e, in particolare, i criteri enucleati dalla giurisprudenza ai fini dell’accertamento di tale uso effettivo, si distinguono dalle disposizioni e dai criteri riguardanti la notorietà di un tale marchio. Occorre pertanto interpretare questi due tipi di disposizioni in modo autonomo [v. sentenza del 4 ottobre 2017, Intesa Sanpaolo/EUIPO – Intesia Group Holding (INTESA), T‑143/16, non pubblicata, EU:T:2017:687, punto 46 e giurisprudenza citata].
95 Pertanto, anche supponendo che il marchio contestato goda di notorietà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 nel settore dei media, tale circostanza non consente, di per sé, di dimostrare l’esistenza di un uso effettivo di quest’ultimo per i prodotti e i servizi di cui trattasi rientranti nelle classi 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 e 42.
(segnalazione di Marcel Pemsel in Ipkat)